NFT商标侵权的法律思考

一、案情简介

爱马仕（Hermès）是奢侈品Birkin手提包的生产企业，拥有Hermès和Birkin标志的商标权。Rothschild是一位数字艺术家，于2020年12月创作了一组人造皮草的Birkin手提包数字图像，将其命名为“MetaBirkins”，并通过NFT的形式在四个平台上出售，整个销售额大约为100万美元。

2022年1月，Hermès向纽约南区法院提起诉讼，称Rothschild使用Birkin名称的行为会使消费者错误地认为“MetaBirkins”系列与Hermès有关，指控其构成商标侵权、商标淡化以及域名抢注。Rothschild辩称，“Meta Birkins”系列NFT是一种合理使用，是对Hermès以动物皮革作为手提包原材料行为的批判，受美国宪法第一修正案的保护，不属于商标侵权。[1]

2023年2月，法院作出裁决，Rothschild侵犯了Hermès的商标权，需赔偿Hermès共计13万美元的损失。法院认为，Rothschild的NFT不受美国宪法第一修正案的保护，而更类似于受严格商标法约束的消费品。法律将会保护品牌免受模仿者和利用其商誉的人的侵害。[2]

二、案件评析

（一）商标合理使用与NFT铸造的关系

商标合理使用发源于美国《兰哈姆法》，指的是为了平衡公共利益与商标专用权的冲突，他人可以未经商标权人许可，以善意方式使用其商标而不构成商标侵权的行为。[3]在学理上，商标合理使用被类型化地分为叙述性合理使用与指示性合理使用。同时也有学者指出,如新闻报道、戏仿、艺术表达等合理使用方式可归类为表达性合理使用。[4]在“Hermès”案中，Rothschild声称自己铸造并发行“MetaBirkins”系列NFT是以此表达对Hermès公司的讽刺，属于艺术表达，即系一种表达性的合理使用方式，并希望因此获得美国宪法第一修正案的保护。合理使用与商标权之间存在着一定的冲突，而这种冲突需要法院在审理中进行平衡。虽然美国《兰哈姆法》及相关修正案中已经列举了多数的商标合理使用类型，但在涉及具体案件符合哪一类合理使用类型，判定标准又该如何选择时，美国司法实践并未给出标准答案。如在经典的“Louis Vuitton”案中，法院认为，即使被告的商标戏仿行为不构成合理使用，但这种行为既没有造成消费者混淆，也没有对品牌价值造成贬损，因此驳回原告上诉。[5]由此可见，在美国司法实践中，未经许可使用商标的行为是否构成合理使用需要在个案中根据案件细节予以确定。

NFT铸造指的是将实物或者数字文件通过计算机代码编译的方式转化为NFT的行为。目前，使用商标铸造为NFT的情况分为两种：

第一种为直接使用，即原封不动地使用包含商标的图像铸造为NFT。如在另一件涉及NFT商标侵权的案件中，电子商务平台Stock X在其铸造的NFT中就直接使用了包含Nike商标的球鞋图像。[6]

第二种为间接使用，即在对原商标进行二次创作后再将其铸造为NFT。如Rothschild就是根据Birkin手提包的外形进行了再创作，设计了一组覆盖人造皮毛的Birkin手提包，随后再将其铸造为NFT。从技术上来说，使用商标铸造为NFT的行为不是直接将商标转化为电子数据使用，而是通过编码使之成为一种证明拥有商标图像的凭证。在此意义上，原商标与NFT存在着一定区别。[7]但从工具论的角度观察，若仅将NFT铸造视作一种商标使用方式，那么NFT铸造从本质上与商标戏仿类似，都是在原商标的基础上进行的再运用。因此，在Hermès案中，法院基于对NFT技术的正确认识，并没有径直认定合理使用与NFT铸造行为之间的关系。

总的来说，在判定商标合理使用本就需要构成要件及相关标准辅助的前提下，仅凭NFT技术本身不能成为侵权抗辩事由，但同样也无法直接否定其作为一种言论表达的可能。在“Hermès”案中，法院就技术本身未能直接判定Rothschild间接利用商标铸造NFT的行为是否构成艺术表达，决定根据“罗杰斯测试”作出进一步判定。

（二）“罗杰斯测试”下的判定

在“罗杰斯测试”法则中，法院在案件中根据“言论自由的公共利益”与“避免混淆的公共利益”之间的平衡作出判定，要求使用商标进行的艺术表达须具有最低限度的艺术关联性，同时商标的使用不能明确误导作品的来源或内容。

首先，需要检视使用商标的行为是否具有艺术相关性。艺术相关性确保了被告未经允许使用他人商标的行为是为了与商标之间建立一种非商业的、具有艺术性的关联，而不是打算利用该商标的知名度和商誉。虽然符合艺术相关性是首要条件，但在司法实践中该项检测却很容易获得通过。如在“IOW,LLCv.Breus.”案中，法院认为在“罗杰斯测试”下，对商标的使用只需要具有最轻微的艺术相关性即可，因为法院和陪审团不应该进行广泛的艺术分析。[8]而在2008年的“Facenda”案中，法院也认为只有在被告的演讲完全属于商业言论的情况下，对商标的使用才不具有艺术相关性。[9]在“Hermès”案中，法院在考虑了Rothschild的一系列采访与“MetaBirkins”的项目描述之后，拒绝在立案阶段判定“MetaBirkins”是否符合公认的最低艺术相关性标准。不难看出，即使是在认定标准较为宽松的艺术相关性上，Rothschild的行为也无法直接解释为一种艺术表达。

随后需要检视使用商标的行为是否明显具有误导性。值得注意的是，在美国司法实践中，仅存在混淆可能性是不够的。其强度必须特别引人注目，使“避免混淆的公共利益”超过美国宪法第一修正案所保护的“言论自由的公共利益”的程度时，才能判定其行为属于商标侵权。[10]在判断混淆可能性时，Hermès案的法院采用了“Polaroidfactors”进行判定。该因素为第二巡回上诉法院首创，是美国法院判断混淆可能性采用的方法之一，具体包含商标持有者的商标强度；争议商标之间的相似程度；产品在市场上的竞争接近度；原告进入被告市场领域的可能性；实际混淆的证据；被告使用商标的恶意程度；各自产品的质量；消费者的仔细辨认程度。[11]Hermès作为全球知名的奢侈品品牌，与一些合作者提供联合品牌的虚拟产品符合当下趋势。而Rothschild在宣传NFT时提到自己的行为是一种“致敬”，不仅让消费者误以为“MetaBirkins”是Hermès与其联合推出的虚拟产品系列，连专业的媒体亦被误导。[12]Rothschild使用Birkin商标的目的是为了商业性质的宣传，在多个互联网平台上使用了相关的标签，造成了消费者的实际混淆。最终陪审团认定消费者被误导了产品的来源，通过使用相关的“MetaBirkin”域名销售作品，Rothschild的行为属于“域名抢注”（Cybersquatting）。

三、对我国规制NFT商标侵权行为的启示

（一）明确NFT的商品分类

自我国加入《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》以来，商标管理机关和评审机关习惯在此基础上，结合《商标注册用商品和服务国际分类》（下称《尼斯分类》）制定《类似商品和服务区分表》（下称《区分表》），以划分商品或服务类别。2023年1月1日，第12版《尼斯分类》正式生效，增加了虚拟商品和有关NFT的表述。其中在第9类中包含了术语“经NFT认证的可下载数字文件”，以及“使用区块链技术管理加密资产交易的可下载计算机软件”。在此之前，欧盟知识产权局（EUIPO）和美国专利商标局（USPTO）也均为涉及NFT的术语提供了表述指南，如美国专利商标局就在第9类中表述：“可下载的虚拟商品，即包含鞋类、服装、运动器材、艺术品、玩具和配件的计算机程序，可在网络虚拟世界中在线使用。”

国家知识产权局商标局在《尼斯分类》新版本的基础上对《区分表》作了相应调整，但新版《区分表》并未增加有关NFT的商品或相关表述。虽然面对不断更新的商品和服务项目，《区分表》无法保持最完善的状态，但《区分表》既是权利人申请商标的指南，也是行政管理机关进行审查和管理的依据。在司法实践中，法院也一般以《区分表》为商品归类的认定标准。[13]在《区分表》中明确NFT的商品和服务分类既能为相关权利人申请商标提供清晰的指示，为行政与司法机关提供审查依据，也能在商标分类中与国际趋势保持同步。

（二）明确商标合理使用的判断标准

目前，我国《商标法》只是在五十九条第一款与第二款以列举的形式对叙述性合理使用与功能性合理使用的情形作了规定。对涉及商标戏仿、言论表达以及NFT等新技术下的商标合理使用方式都缺乏相关规定。同时，在司法实践中，各地法院对商标合理使用的把握也出现标准不一的情况，如北京市高级人民法院发布的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条规定：“构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。”而在江苏省高级人民法院公布的《侵害商标权民事纠纷案件审理指南》中第6.1条规定：正当使用抗辩包括描述商品或服务特点的叙述性使用与指示商品或服务特点、来源等的指示性使用。由此可见，上述地方性司法意见虽然都概括性地规定了商标合理使用的判定标准，但在细节上仍然存在差别。而且，地方性的司法意见适用范围有限，无法有效适用于其他地区判定商标合理使用案件。

目前来说，商标合理使用规制不足的问题存在两条解决进路：

一是修改《商标法》第五十九条关于合理使用的规定，以列举式的方法增加关于表达性合理使用的规定，并在《商标法实施条例》中对判定标准予以详细说明；

二是在综合地方性司法意见的基础上，通过最高人民法院发布关于商标合理使用判定标准的司法解释。

NFT技术属于新兴产业的应用成果，产业发展既需要法律制度的保障，有关侵权行为亦需要得到及时地遏制。因此，相对较长时间的立法修改来说，短时间内以最高人民法院发布司法解释的形式作为指导意见是较为合适的。在综合北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》、四川省高级人民法院《侵害商标权案件审理指南》以及江苏省高级人民法院《侵害商标权民事纠纷案件审理指南》中关于判定商标合理使用的规定，可以总结出以下四个判定标准：

（1）使用商标的主观意图；

（2）被使用商标的影响力；

（3）使用商标的方式；

（4）使用商标造成的影响。

针对使用商标铸造NFT的行为具体而言，在判定使用商标的主观意图时，区别使用商标是“商业性的”还是“非商业性的”；在判定被使用商标的影响力时，区别是驰名商标还是普通商标；在判定使用商标的方式上，区别是原封不动地直接使用还是进行了二次创作使用；在判定使用商标造成的影响时，检视是否造成了消费者混淆。

（三）适用驰名商标反淡化理论规制侵权行为

传统商标保护理论以消费者为中心，注重保护商标的识别来源功能，这也是上文所述商标合理使用判定标准的重要因素之一。而商标反淡化理论则是为了保护驰名商标所有权人的商誉。从一定意义上说，消费者保护与商誉保护如同车之双轮，鸟之双翼，共同形成完善的商标保护体系。由“Hermès”案可知，实体奢侈品手提包与线上虚拟物品分属不同商品品类，Rothschild的行为实际上已经引起了消费者的误解，对品牌造成了淡化影响。因此，针对在NFT铸造中使用商标造成的驰名商标淡化后果，我国理应在驰名商标反淡化理论上有所回应。

从立法上看，我国《商标法》第十三条第三款对驰名商标反淡化作出了原则性规定，但在适用中缺乏具体的执行细则。而随着我国司法实践的进步，最高人民法院在2009年出台的《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》与2017年出台的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中为驰名商标反淡化理论的适用提供了总的路线和框架。[14]在此影响下，法院开始在商标侵权案件中适用驰名商标反淡化理论。在“美孚”商标侵权案中，原告美孚公司在润滑油商品上拥有“MOBIL/美孚”商标，拥有广泛知名度。被告在农药、化肥类商品上使用了“美孚”商标。法院认为，虽然美孚公司并无证据证明其曾在化肥或农药产品上使用过“美孚”或“MOBIL”商标，但鉴于大型企业进行多产业经营的情形十分常见，且被控侵权产品与美孚公司的润滑油类产品均属于化工类产品，有一定关联程度，故在被控侵权商品上及包装上使用的“美孚”“MOBIL”商标构成相同或近似商标的情况下，被控侵权行为会使部分相关公众认为被控侵权产品系由美孚公司提供或与其有关，从而产生跨类混淆。同时相对于部分相关公众而言，则可能会产生淡化的后果。据此，被告的行为破坏“美孚”和“MOBIL”与美孚公司在润滑油商品上的唯一对应关系，足以减弱驰名商标的显著性，已构成对美孚公司驰名商标的损害。[15]

对NFT商标铸造而言，各企业为自己的实际产品铸造NFT或注册相关NFT商标已十分常见，在使用驰名商标铸造的NFT与驰名商标存在相似的情况下，部分相关公众会自然联想驰名商标与相关NFT的关系。综上，尽管在目前的商标侵权规制司法实践中对是否适用驰名商标反淡化理论仍存有争议，但结合国外经验与国内实践来看，NFT商标侵权案件中已经体现出驰名商标商誉维护的强烈需求。因此，在NFT商标侵权案件中适用驰名商标反淡化理论并不失为一种合理的理论尝试。

注释：

[1]No.22-CV-384(JSR),2022WL1564597(S.D.N.Y.May18,2022).

[2]Hermes International SAv.Rothschild,S.D.N.Y.,No.1:22-cv-00384,verdict2/8/23.

[3]熊文聪.商标合理使用:一个概念的检讨与澄清——以美国法的变迁为线索[J].法学家,2013(05):148.

[4]王正中.商标合理使用理论探究与制度完善[D].武汉：中南财经政法大学，2020:84-89.

[5]Louis Vuitton MaletierS.A.v.Huate Diggity Dog,LLC.Etal.,507F.3d252(2007).

[6]Nike,Inc.v.StockXLLC,1:22-cv-00983(S.D.N.Y.February3,2022).

[7]黄玉烨,潘滨.论NFT数字藏品的法律属性——兼评NFT数字藏品版权纠纷第一案[J].编辑之友,2022(09):104-111.

[8]IOW,LLCv.Breus,425F.Supp.3d1175(D.Ariz.2019).

[9]Facendav.N.F.L.Films,Inc.,542F.3d1007(3dCir.2008).

[10]AMGen.LLCv.Activision Blizzard,Inc.,450F.Supp.3d467(S.D.N.Y.2020).

[11]Polaroid Corp.v.PolaradElecs.Corp.,287F.2d492(2dCir.1961).

[12]Hermes Int'lv.Rothschild,No.22-CV-384(JSR),2022WL1564597(S.D.N.Y.May18,2022).

[13]马伟阳.《尼斯协定》在中国的实践——兼析我国商标法的修改[J].中华商标,2010,No.153(05):16-20.

[14]马孟驰飞.我国驰名商标反淡化理论的法律实践[J].中华商标,2022(03):12-13.

[15]北京市高级人民法院（2016）京民终544号民事判决书.