商标许可合同到期后包装装潢权益的保护问题

作者：刁舜 北京师范大学法学院

一、问题的提出

在商标许可合同履行期间，被许可人设计了包装装潢并与商标标识结合后投入市场使用，但却无相关的合同对包装装潢权益的归属进行约定，在商标许可合同到期后，谁享有包装装潢的权益？在商标标识与包装装潢已经融为一体的情况下，是为了避免使消费者混淆将包装装潢的权益判归商标许可人？还是在遵循诚实信用原则和尊重消费者认知并不损害他人合法权益的前提下，包装装潢可由之前的商标许可人与商标被许可人共同享有？抑或根据添附规则按照价值或者贡献大小由一方所有，并给予另一方补偿？对此，广药集团与加多宝公司包装装潢案给予了笔者以反思和启发。

二、广药集团与加多宝公司包装装潢案简介

1995年3月28日，广州羊城药业与香港鸿道集团签订了《商标许可使用合同》，约定羊城药业即日起独占许可鸿道集团至2003年1月在红色纸包装清凉茶饮料使用“王老吉”商标。1997年2月13日双方重新签订许可协议，约定鸿道集团及其投资公司已于1995年起可以在红色纸包及红色铁罐凉茶饮料独占使用“王老吉”商标。陈鸿道于1997年6月14日获得“罐贴”外观设计专利，并独家许可加多宝公司（鸿道集团的全资子公司）实施，羊城药业未经授权不得使用红罐包装凉茶。1997年8月28日，羊城药业将“王老吉”商标转让给广药集团。2000年5月2日，广药集团与鸿道集团签订许可协议，“王老吉”商标的许可使用期限变更为自2000年5月2日至2010年5月2日。2002年11月27日，双方签订《“王老吉”商标许可补充协议》，将2000年许可协议的许可期限延长至2020年5月1日。2012年5月，中国国际经济贸易仲裁委员会裁定广药集团与鸿道集团2002年11月27日签订的许可协议无效，责令鸿道集团自2010年5月2日以后停止在中国大陆继续使用“王老吉”商标。广药集团收回“王老吉”商标后，于2012年6月3日在八达岭举行红罐“王老吉”凉茶新装上市庆典，公开销售其生产的红罐“王老吉”凉茶，广药集团生产的红罐凉茶与加多宝公司生产的红罐凉茶在包装装潢方面非常近似。

2012年7月6日，加多宝公司和广药集团分别在北京、广东法院提起诉讼，双方均认为自己为知名商品，并指出对方侵犯自己的红罐包装装潢权，同时对方都对管辖权提出了异议。最终最高人民法院在2012年指定两起案件的一审在广东省高级人民法院进行。一审法院驳回原告加多宝公司的全部诉讼请求。加多宝公司不服一审判决，向最高人民法院上诉。

三、商标许可合同到期后包装装潢权益保护的法律适用

（一）《商标法》适用的排除

包装装潢是指商品的包装物或其附着物上的装饰设计。使用商品装潢的目的是宣传、美化商品，刺激消费者的购买欲望。[1]在广药集团与加多宝公司包装装潢案中，红罐包装装潢的内容包括使用在红罐王老吉凉茶产品罐体之上、包括黄色“王老吉”文字、红色底色等色彩、图案及其排列组合等组成部分在内的整体内容。也就是说，一方面，红罐包装装潢与商标标识具有密切联系，既包括该案的争议纠纷是由商标许可合同引起的，也包括包装装潢的内容包含“王老吉”的商标标识；另一方面，包装装潢也具有一定的识别作用，消费者通过商品或者服务的装潢也可以区分不同商品或者服务的提供者。既然在该案中包装装潢权益纠纷与商标标识的关系如此密切，是否就意味着该案可以适用《商标法》的规则来化解涉案纠纷呢？

在域外，比如美国，包装装潢一般被商品外观（tradedress）所包括，商品外观一般是指商品的包装和产品本身的外形或外观设计，包括尺寸、形状、颜色和颜色组合、图案，甚至营销技巧等。[2]而商品外观在美国商标法中被视为广义的商标类型之一。在美国的司法实践中，在商品外观具有内在显著性的情况下，包装性商品外观并不需要证明第二含义就能获得保护。

而我国的《商标法》保护的对象是“商标”，包括但不限于注册商标，也包括一部分未注册商标。申请注册商标须向商标局提出申请，并经核准注册后才能取得商标专有权。从加多宝公司和广药集团的包装装潢权益纠纷案的案例资料来看，未向商标局提出过红罐包装装潢的注册申请，它并不属于注册商标，在这一点上是明确的，问题的关键在于，红罐包装装潢是否具备未注册商标资格的可能性呢？

我国现行《商标法》保护未注册商标的情形仅仅限于未注册驰名商标、被代理人或者被代表人商标、他人已经使用并有一定影响的商标等，这与我国在商标的取得制度方面采用注册取得体制为主，使用取得体制为辅有关。虽然包装装潢具有识别功能，也能区分不同商品或者服务的提供者，但是包括《商标法》在内的知识产权法与物权法类似，都应遵循法定主义原则，即知识产权的种类和内容都应由法律明文规定，不允许当事人根据自己的意志而自行创设。因此尽管包装装潢与未注册的商标近似，二者都具有一定的区分以及识别功能，但根据法定主义的原则，我国的《商标法》无法对包装装潢的权益加以规制。所以在该案中选择适用《商标法》的规范并不适宜，而法院最终也没有采用《商标法》的规则来解决这一纠纷。

（二）《反不正当竞争法》的适用

我国《反不正当竞争法》第5条第2项对包装装潢的权益进行了规定，即“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的，构成不正当竞争。”在该案中，法院也是主要围绕着《反不正当竞争法》第5条第2项及其相关规定来处理纠纷的。按照《反不正当竞争法》第5条第2项的思维进路，法院首先判断涉案红罐包装装潢是否特有、包装装潢所依附的商品是否为知名商品，以确定涉案红罐包装装潢是否为《反不正当竞争法》意义上的知名商品特有的包装装潢，以确定涉案包装装潢的权益是否有保护的必要；其次，在论证涉案红罐包装装潢已具备法律保护的权益时，再查明包装装潢的权属；最后，在确定包装装潢权属后，最终得以判断广药集团使用涉案包装装潢是否侵权。

首先，在判断涉案包装装潢是否具备《反不正当竞争法》规定的包装装潢权益时，法院围绕着《反不正当竞争法》第5条第2项这一条款分析了涉案包装装潢的内容及其是否具备特有性、涉案包装装潢依附的商品及其知名度等问题，对于二审法院[3]在这一方面的认定思路及其说理笔者是赞同的。（1）在特有性问题方面，王老吉红罐凉茶产品的罐体上包括黄色王老吉文字、红色底色等色彩、图案及其排列组合等组成部分在内的整体内容，涉案包装装潢通过对色彩、文字、图案等设计要素的选择和组合，呈现出了具有一定独特性并与商品的功能效果无关的视觉效果与显著特征，并通过经营者长时间及较大范围的宣传和实际使用行为，使涉案包装装潢所发挥的商品来源的指示作用得以不断加强，因此具有特有性。（2）在关于涉案包装装潢依附的商品及其知名度方面，法院认为该案界定“知名商品”的目的，是为了判断附着于其上的、特定的包装装潢形式，是否符合反不正当竞争法对商业标识性权益提供保护的条件，因此，该“知名商品”应当与涉案包装装潢形式具有明确的指向关系。一审法院[4]脱离了商品与包装装潢所应具有的依附关系，将指代并不唯一的商品名称“王老吉凉茶”认定为该案的“知名商品”，缺乏事实与法律依据。二审法院认为“王老吉凉茶”作为一种商品名称，在双方纠纷发生之时，至少可以指代由广药集团生产的绿色纸盒及加多宝公司生产的红色罐装等不同包装装潢形式的凉茶商品。关于加多宝公司生产经营的红罐王老吉凉茶是否具备知名度，综合考虑“王老吉”品牌的历史渊源、加多宝公司生产经营的红罐王老吉凉茶商品的销售、宣传、受到保护的记录，以及相关公众在此基础上对商品形成的知晓程度，应当认定其为该案中的知名商品。

其次，在认定包装装潢的归属问题方面，笔者赞同最高人民法院从利益平衡的视角来化解纠纷的思路，但笔者不太赞同最高人民法院将其判归广药集团与加多宝公司共同享有的结论。理由有以下几点：（1）在知识产权领域共有规则不健全的情况下，判令二者共有红罐包装装潢是否真的会定纷止争？这里的“共同享有”指的应该是“按份共有”，因为共同共有关系一般与身份有关，比如夫妻或者其他家庭关系、合伙关系等，而广药集团与加多宝公司并不具备这样的关系，因此笔者认为二审法院判决书中所指的“涉案包装装潢归广药集团与加多宝公司共同享有”应为按份共有。但是在这按份共有关系中，加多宝公司和广药集团所占的份额各是多少？将来广药集团或者加多宝公司一方许可第三方使用红罐包装装潢的时候该如何行使共有规则，而又不会损坏他人的合法权益？这又埋下了一颗不定时炸弹。（2）判令广药集团与加多宝公司共同享有红罐包装装潢真的就是实现利益平衡的最佳方式吗？笔者认为在知识产权领域，为了促进知识产品的流通与转化，应当鼓励对知识产品的单独所有，限制共有的状态。笔者认为换一种思路，判令其中一方取得红罐包装装潢的专有权，并根据另一方对红罐包装装潢的贡献，弥补他的损失。这或许相较于二审判决更加能够平衡广药集团、加多宝公司以及消费者之间的权益。

四、商标许可合同到期后包装装潢权益保护的新路径

不同知识产权交叠后导致的权益冲突现象日益频繁，现有研究中已经有学者尝试以添附理论为视角来探讨知识产权与物权结合后产品的权属状态[5]，借助添附理论以诠释ebay案“侵权不停止”的法理基础[6]，并对他人技术方案再创新形成新物的事实进行制度回应[7]，以及对诸如商标侵权纠纷案一味保护在先权利造成的利益失衡现象进行反思[8]。在司法实务领域，比如陈柏安、陈敏等法官曾撰文建议在知识产权司法领域中引入添附规则。[9]添附规则是指不同所有人的物或者劳动因附合、混合或者加工而形成不可分离的物或有新质的物，由于恢复原状之不可能或者不合理而由一个所有人取得或数个所有人共同取得该物所有权，并由该人对他方因此所受的损失予以补偿。我国在《物权法》《民法通则》《民法总则》中并未规定添附规则，但在我国其他民事规范中可窥见有关它的规定[10]。

就加多宝公司和广药集团的包装装潢权益纠纷案而言，看似是包装装潢与商标标识的结合，其实际上是商誉与商誉的结合。按照符号理论，或许能更好地说明这一问题。作为符号,商业标识是由能指、所指和对象组成的三元结构，其中，能指就是有形或可以感知的标志，所指为商品的出处或商誉，对象则是所附着的商品。[11]商业标识的财产价值主要体现为能指中的商誉部分，广药集团和加多宝公司无论是之前的商标之争，还是现在的包装装潢权益之争，他们争夺的绝非仅仅是可感知的商业标识即能指这部分，而是所指中的商誉这一财产价值，因此该案中包装装潢与商标紧密结合而成为不可分离的一部分，这也是表象，它们不可分离的应该是商誉。究竟包装装潢与商标是否可以分离，或许还存在不同的观点，笔者认为，这需要看包装装潢与商标结合的紧密程度，应结合个案具体分析。就该案而言，包装装潢和商标是可以分离的，但分离后商品的价值会受到严重贬损，如果商标被分离后，“红罐包装装潢”在长期的一段时间内将无法发挥识别商品来源的作用，消费者也无法仅凭“红罐包装装潢”区分特定凉茶的提供者是加多宝公司还是广药集团抑或其他凉茶服务提供者；而至于“商标”呢，如果它失去与原有“红罐包装装潢”的结合，改为黄罐或者其他颜色的装潢或者其他设计，那么消费者凭借他们之前对特有凉茶商业标识的固有印象，会误认为该商品是在模仿原有商品，从而会流失一部分消费者，商品服务提供者要想重新建立起该商标与其他包装装潢的结合，就需要进行大量的广告宣传等，使消费者对“商标标识+其他包装装潢”的结合与商品原有服务提供者的联系重新再建立起来。因此在该案中，包装装潢虽然和商标可以分离，但分离后商品的价值将会受到较大的贬损，因此，涉案的包装装潢权益纠纷符合添附规则的构成要件。

按照添附理论，现行司法实践中的通行做法是根据添附物各组成部分的价值大小或者贡献程度来确定添附物的归属。在该案中，商标在商誉形成与积累的过程中发挥的价值一般要大于包装装潢，其原因主要体现为以下几点：（1）在该案中商标投入市场使用的时间要早于包装装潢。早在陈鸿道设计出红罐的包装装潢并许可给加多宝公司使用之前，王老吉商标就已经是广东地区的著名商标了，积累了广泛的商誉。（2）在广告宣传或者消费者认牌购物的过程中，商标发挥的识别作用要大于红罐包装装潢。首先在广告的宣传过程中，包装装潢主要是通过视觉的方式在商业标识与商品服务提供者之间建立联系，而商标除了视觉方式外，还包括听觉的方式，消费者在听到“王老吉凉茶”这几个字时，就能与特定的凉茶商品提供者联系起来，因此在广告的宣传过程中，通过商标这一能指更能够将其与所指（商品服务提供者或者商誉）结合起来；同理，在消费者认牌购物的过程中，对于商誉的形成与积累而言，商标发挥的作用也更大，其原理与上述广告宣传过程中形成的机理相似。因此，在商誉的形成过程中，商标发挥的价值要大于包装装潢的价值，根据价值较大者取得添附物的规则，只有二者价值相同或者相当的时候才共有添附物，笔者认为应由商标专有权人取得包括包装装潢在内的整个添附物的专有权。在该案中，之前中国国际经济贸易仲裁委员会裁决案已经确认了广药集团是“王老吉”商标的专有权人，因此应由广药集团取得红罐包装装潢的专有权，而加多宝集团不断扩大生产经营规模，不断加强红罐王老吉凉茶的宣传推广力度，对于整个添附物价值的增加也作出了自己的贡献，因此广药集团应该补偿加多宝公司相应的贡献。

因此，运用添附规则，将红罐包装装潢判给广药集团，并给予加多宝公司相应的补偿，不仅可以在一定程度上平衡广药集团和加多宝公司的利益，相较于一审判决仅仅是确认包装装潢的权益属于商标许可人而未弥补另一方的损失，具有一定的进步性；另一方面，运用添附规则，能够更大程度地只确认一方主体取得专有权，而避免共有问题给包装装潢权益的动态行使规则带来的阻碍，也避免给消费者带来混淆的可能性，因此相较于二审判决添附规则也更具有一定的合理性。

五、广药集团与加多宝公司包装装潢案的启示

我国有必要在知识产权领域引入添附规则。添附规则允许权利人对知识产品结合物的归属进行约定，在没有约定或者约定不明之时，法律一般根据权益人的贡献大小或者添附物各组成部分的价值来确定添附物的归属，并给予受损失方以补偿，添附规则能够促进知识产品的流通与转化。在立法上，如今主要的大陆法系国家立法以及英美法系国家判例中都确立了添附规则；在理论界，中国和美国都有部分学者开始主张知识产权的添附规则。但我国目前在《民法通则》《民法总则》《物权法》等法律中尚未确立添附规则，因此我国有必要在民法典分则的编撰过程中正式确立添附理论的一般规则，遵循当事人约定优先的任意性法律规范，再根据贡献较大的一方取得含包装装潢在内的商业标识的专有权，并弥补另一方相应的投入与收益，以完善财产的归属制度，促进物尽其用。