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专利禁止反悔原则体系化解释

——法律基础、定位与完善

日期:2023-11-17 来源:《知识产权》杂志 作者:李洁琼 浏览量:
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内容提要


专利禁止反悔原则以诚实信用原则作为法理基础,在法律定位上属于等同侵权的限制原则。禁止反悔原则适用于限缩性修改或陈述,其适用的首要条件是存在技术方案放弃的客观事实。专利申请人、专利权人对于技术方案的放弃在外观上应当满足明确性要求,其标准是本领域普通技术人员能够合理相信其通过修改或陈述放弃了某一技术方案。只有以满足授予专利权的实质性要求为目的的限缩性修改或陈述才能够适用禁止反悔原则,但该原则的适用不以限缩性修改或陈述与专利权授予或维持之间存在因果关系为前提。禁止反悔原则的适用受到“明确否定”例外的限制,“明确否定”应当是裁判者对限缩性修改或陈述本身的明示性不予认可。我国司法实践中禁止反悔原则属于“弹性禁止规则”,对于专利审查过程中未被放弃的技术内容,专利权人仍可主张等同侵权。


关 键 词


禁止反悔原则 等同原则 明确否定 弹性禁止规则


引 言


专利法中的禁止反悔原则是指在满足一定条件的情况下,专利权人不得将其在专利审查过程中已经放弃的技术特征重新纳入专利权的保护范围。在专利侵权判定中,为实现对专利权的充分保护,等同原则将专利权的排他效力范围扩大到与权利要求记载的技术特征相等同的代替技术。然而,将未落入权利要求文义范围的等同技术纳入专利权的保护范围,一定程度上减损了权利要求的公示功能,不利于社会公众利益的保护。为提高专利权保护范围的明确性,实现专利权公平保护与社会公众利益之间的合理平衡,美国法院在19世纪末的司法实践中确立了禁止反悔原则。


2001年我国以司法解释的形式引入等同原则,与此同时禁止反悔原则也开始在司法实践中得到适用。在《专利法》第三次修改过程中,立法者曾试图将等同原则和禁止反悔原则正式纳入《专利法》,但最终未被采纳。2010年施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《专利侵权司法解释一》)第6条首次以司法解释的形式正式确立禁止反悔原则。2016年施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《专利侵权司法解释二》)第13条设立禁止反悔原则适用的“明确否定”例外。


上述两个司法解释构筑了我国专利禁止反悔原则适用的整体框架,然而由于相关条文仅对禁止反悔原则作出原则性规定,司法实践中该原则的适用一直存在诸多分歧和模糊之处。我国将禁止反悔原则的理论基础笼统归于诚实信用原则,在社会公众的信赖利益问题上存在逻辑链条的空缺。关于禁止反悔原则的法律定位,一直存在“等同侵权限制说”与“独立说”之争。在禁止反悔原则的适用条件方面,司法实践中关于技术方案放弃的具体认定、限缩性修改或陈述的理由限制、修改或陈述与专利权授予或维持之间因果关系的判断、“明确否定”例外的判断等问题都存在很大程度的分歧和混乱。关于禁止反悔原则适用的法律效果,我国法院对“放弃的技术方案”的具体范围并未形成统一的认定标准,禁止反悔的具体范围难以确定。适用标准的不明确性和适用结果的不稳定性致使权利人和社会公众无法对专利权的保护范围产生稳定统一的预期。职是之故,本文对禁止反悔原则的法理解释、法律地位和属性、适用的具体条件和范围,以及适用的法律效果展开系统的梳理和讨论,以期对禁止反悔原则的体系化适用和规则完善有所裨益。


一、禁止反悔原则的法理基础


禁止反悔原则的正当性解释需要回答以下问题:两个专利权的权利要求书和说明书的文字描述完全相同,并且二者是基于同样的现有技术而获得授权,区别仅在于其中一个是未经修改的原始权利要求,而另一个是对具有更宽保护范围的原始权利要求进行减缩修改后而形成的权利要求,为何二者在保护范围上产生差异,即后者的保护范围要受到限制?事实上,自禁止反悔原则确立以来,学界一直未就其性质和理论基础达成一致。禁止反悔原则在适用条件和范围以及法律效果等方面存在诸多争议,其根源正是该原则在理论解释上所存在的困难和分歧。


禁止反悔原则由19世纪末美国法院的判例法发展而来,其产生受到衡平法上禁反言原则的影响。之后大陆法系国家在司法实践中逐步引入等同原则及其限制理论,大陆法系国家普遍将禁止反悔原则的理论基础归为诚实信用原则。日本在司法实践中将禁止反悔原则作为等同原则第五要件,即“有意识排除”要件的适用情形之一。根据第五要件的要求,等同侵权的成立须“不存在诸如被诉侵权产品在专利申请过程中被有意识地排除在专利权利要求之外之类的特别事由”。关于该要件的理论依据,日本最高法院认为“在专利审查过程中专利申请人将被诉侵权产品有意识地排除在权利要求之外等,一旦专利权人一方承认被诉侵权产品不属于专利发明的技术范围或者从外观上采取了可作出上述解释的行动,按照禁反言原则,专利权人此后再作出相反主张是不被允许的”。日本学界多数意见也认为第五要件的理论依据是诚实信用原则。德国法院同样依据诚实信用原则阻止专利权人在侵权诉讼中作出与其在授权确权程序中的限制性修改或陈述不一致的主张。


我国学界亦将禁止反悔原则作为民法诚实信用原则在专利侵权诉讼中的具体体现。最高人民法院在司法实践中明确指出禁止反悔原则的法理基础为作为民法基本原则的诚实信用原则,其目的在于阻止专利权人在行政授权确权程序和侵权民事诉讼中对权利要求作出不一致的解释。诚实信用原则“要求民事主体信守承诺,不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待,以衡平权利自由行使所可能带来的失衡”,基于此,禁止反悔原则适用的目标是防止专利权人“通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权,但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围”的“两头得利”行为。


禁反言原则是英美法系的概念,理论上一般认为大陆法系国家的诚实信用原则蕴含了禁反言的要求。在大陆法系国家,与先行行为相矛盾的行为属于当事人违反诚实信用原则的类型之一,禁反言原则被视为“诚实信用原则规范当事人行为的具体形式,主要用于排除当事人在诉讼过程中的矛盾行为”。因此,可以认为大陆法系国家将诚实信用原则作为禁止反悔原则的法理基础与英美法系国家利用传统禁反言理论解释禁止反悔原则在理论进路上是一致的。


与此同时,二者所面临的困境也是相似的:无论是英美法系的禁反言理论还是大陆法系的诚实信用原则,在解释禁止反悔原则方面都存在缺乏逻辑过渡的问题。传统禁反言原则的适用须以“产生不利益的信赖”(detrimental reliance)为前提。将诚实信用原则作为禁止反悔原则的法理基础,其中一个重要的内容也是强调第三人对权利人所作出的限缩性修改或陈述的合理信赖。我国《专利侵权司法解释一》的起草者在对禁止反悔原则进行说明时曾特别强调当事人一方的行为被他人信赖。最高人民法院多次强调禁止反悔原则对“社会公众的信赖利益”的保护,明确指出“禁止反悔原则的适用应以行为人出尔反尔的行为损害第三人对其行为的信赖和预期为必要条件”。然而事实上,专利侵权诉讼中禁止反悔原则的适用并不以被诉侵权人对专利审查档案产生实际信赖为前提,法院并不要求被告一方证明其对专利审查档案进行过查阅并对之产生合理信赖。事实上,很难想象市场主体会在实施某一技术之前详细调查可能构成侵权的专利的审查档案,从经济效率的角度来讲,法律也不应对市场主体施加这一额外负担。


由此可见,不论是英美法系的禁反言原则还是大陆法系的诚实信用原则,都难以对禁止反悔原则的适用缺乏信赖要件作出合理解释。本文认为,为填补逻辑链条上“信赖”因素的空缺,一个合理的解释是在专利授权确权过程中将裁判者视为社会公众的代表,裁判者接受权利人的修改或陈述也就意味着社会公众对该修改或陈述产生了信赖。由此,被诉侵权人在专利侵权诉讼中有权主张适用禁止反悔原则,且不必再证明其对权利人的修改或陈述产生信赖。相反,如果权利人的修改或陈述被裁判者所否定,禁止反悔原则因信赖利益的缺失而丧失适用的法理依据。这种解释路径与我国禁止反悔原则适用的司法实践相一致,即在专利授权确权过程中被裁判者“明确否定”的修改或陈述不导致禁止反悔原则的适用。


部分学者认为将禁止反悔原则的理论基础笼统归于诚实信用原则忽视了禁止反悔原则在专利法中的独特作用,应当从专利制度的内在价值和经济、哲学基础出发对禁止反悔原则进行法理解释。其中比较有代表性的是权利放弃理论和行政救济穷尽理论。依据权利放弃理论,权利人在专利授权确权过程中所作出的限缩性修改或陈述是对减缩内容部分的权利放弃,因而不能再对之主张专利侵权。与以诚实信用原则作为法理基础的情形不同,依据权利放弃理论,禁止反悔原则的适用仅对权利人一方的行为进行评价即可,无须考虑社会公众的信赖利益。然而该理论解释同样存在缺陷:权利放弃理论之下,禁止反悔原则的适用须以权利人存在放弃的意图为前提,然而在司法实践中该原则的适用并不考虑专利申请人或专利权人作出修改或意见陈述的主观意图。恰恰相反,法院应当基于权利人行为的外观——本领域普通技术人员通过阅读专利审查档案就被放弃的技术内容所得出的合理结论——客观判断是否适用禁止反悔原则。


依据行政救济穷尽理论,权利人不能在专利侵权诉讼中就减缩的技术内容获得专利保护,否则就等同于权利人规避了专利审查授权的行政程序。该理论强调权利人与裁判者须在专利授权确权阶段就专利权的保护范围达成一致,并且上述“共识”应当在专利侵权判定阶段得到遵守,如此才能避免因“判断机构分化”——专利授权确权判断与专利侵权判断的主体不一致——所可能产生的矛盾。禁止反悔原则的目的正是防止专利权的技术内容逃脱专利行政部门的审查。在专利授权确权阶段,针对裁判者的意见或者拒绝理由,权利人本可以进行争辩或者获得行政救济甚至是司法救济,然而权利人却选择作出限缩性修改或陈述,这表明权利人为与裁判者达成共识而放弃了获得救济的机会。如此,在之后的专利侵权诉讼中,权利人不得再就减缩的技术内容主张权利。权利放弃理论和行政救济穷尽理论分别从不同角度为禁止反悔原则的法理解释提供了有益补充,前者侧重对权利人放弃行为本身的评价,而后者则注重维护专利审查授权程序的价值。


二、禁止反悔原则的法律定位


我国学界和司法实践历来对禁止反悔原则的法律定位莫衷一是。一种观点将禁止反悔原则视为对等同原则的限制,只有在等同侵权判定中才能适用禁止反悔原则。另一种观点则认为,禁止反悔原则是与等同原则相并列的、具有独立法律地位的权利要求解释原则,同时适用于相同侵权和等同侵权。本文认为,后者混淆了基于专利审查档案的权利要求文义解释与作为等同侵权限制的禁止反悔原则。诚然,二者在依据专利审查档案限制专利权的保护范围方面功能相似,并且权利人在专利授权确权过程中的同一行为可能既被用于权利要求解释,也被用作禁止反悔原则适用的依据,然而二者在以下方面存在明显区别。


第一,性质和功能。利用专利审查档案解释权利要求属于文义解释的范畴,在性质上属于权利要求解释的一般规则。权利要求解释是相同侵权判断的首要步骤,其目的是探究申请人在专利申请时赋予权利要求中某一技术限定的具体含义,从而准确划定专利权的文义保护范围。法院可以利用内部证据和外部证据对权利要求作出解释,其中专利审查档案是重要的内部证据。利用专利审查档案解释权利要求类似于基于立法历史解释法律或者利用谈判资料对合同条文作出解释,申请人在专利审查过程中的修改或陈述能够帮助厘清专利侵权诉讼中产生争议的技术限定的含义和范围。禁止反悔原则是对等同侵权的限制,法院只有在完成权利要求解释并且认定不构成相同侵权之后才能适用该原则。禁止反悔原则的功能是在等同侵权判断中对超出权利要求文义范围的技术范围(等同范围)进行合理限制,既不属于权利要求文义解释,也并非对权利要求的重新解释。等同原则在定位上属于相同侵权的例外和补充,作为等同原则限制理论的禁止反悔原则则应是“例外中的例外”。


第二,裁判者的信赖。在权利要求解释中专利审查档案仅作为一种证据而存在,用以查明权利人赋予权利要求中某一技术特征的具体含义,其中不涉及裁判者的主观因素。无论裁判者是否对权利人的修改或陈述产生信赖,均不影响该修改或陈述在权利要求解释中的作用。比如对于专利申请人为与现有技术相区别而作出的陈述,即使审查员并未对之产生信赖,也不意味着该陈述在权利要求解释中无关紧要——该陈述体现了专利申请人对某一技术限定的理解。然而,以诚实信用原则为法理基础的禁止反悔原则,其适用须以存在信赖利益为前提。权利人为获得专利授权或维持专利权有效而作出限缩性修改或陈述,若该修改或陈述为裁判者所接受,则权利人不得就此作出反悔。在此过程中裁判者被视为社会公众的代表,权利人的修改或陈述被裁判者接受或采纳即意味着社会公众对之产生信赖。相反,若前述修改或陈述并未被裁判者所信赖,则不导致禁止反悔原则的适用。


第三,专利审查档案的范围。根据我国法律规定,专利审查档案的范围具体包括专利授权确权过程中专利申请人或专利权人提交的书面材料,以及国家知识产权局制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。上述所有书面文件都可作为解释权利要求的参考资料。审查员在专利审查过程中所作出的单方陈述——并非针对专利申请人的具体陈述而作出、专利申请人也并未对之表明意见或者作出回复——也可以用于解释权利要求,原因在于审查员的单方陈述体现了专利申请时本领域普通技术人员对权利要求中的技术限定的理解。


然而,并非所有的专利审查档案都能够作为禁止反悔原则适用的依据。只有专利审查档案中专利申请人或专利权人对专利(申请)文件所作出的修改或意见陈述才能导致禁止反悔原则的适用。国家知识产权局的审查意见通知书等文件以及其他当事人的意见陈述并非由专利申请人或专利权人作出,不能作为专利申请人或专利权人的意思表示,因而也就不存在“反悔”的可能。在中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案中,原专利复审委员会判定独立权利要求无效并在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,最高人民法院基于此事实阐述禁止反悔原则适用的条件,认为“不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制”。法院在该案中错误地将专利权无效宣告请求审查决定书作为适用禁止反悔原则的依据。权利要求被宣告无效并非专利权人通过修改或陈述作出的自我放弃,该案不存在适用禁止反悔原则的事实基础。同样的道理,审查员的单方陈述显然也无法导致禁止反悔原则的适用。专利申请人的沉默不能被理解为权利放弃,也不能阻止其在之后的侵权诉讼中作出与审查员单方陈述相反的主张。


第四,法律效果。依据专利审查档案进行权利要求解释,通常情况下其结果是限制权利要求中某一技术限定的具体范围,其原因在于多数情况下专利申请人或专利权人的修改或陈述都是为了克服驳回申请理由或无效理由而进行的保护范围减缩。然而某些情形下,法院也可依据专利审查档案对技术限定作出含义较宽的解释。由于语言的滞后性和有限性,专利申请人可能使用自创的技术术语,或者在与其通常含义不同的意义上使用某一技术术语。在这种情况下,法院应当按照专利申请人在专利申请时对该技术术语的定义或说明解释权利要求。如果专利审查档案能够证明专利申请人对权利要求中某一技术限定的定义比其通常范围更加宽泛,法院也应当对该技术限定作出宽泛解释。与之相对,禁止反悔原则的核心在于禁止专利权人将其在专利审查过程中已经放弃的技术方案再纳入专利权保护范围,因此该原则仅适用于限缩性修改或陈述,其适用的结果也只能是限制专利权的保护范围。另外,虽然二者都具备限制专利权保护范围的功能,但是各自所限制的“保护范围”有着根本差异:利用专利审查档案进行权利要求解释,是对依据权利要求文字记载本应享有的文义保护范围进行限制;而禁止反悔原则是对超出权利要求文义范围的“额外”保护范围(等同范围)加以限制。


综上,与利用专利审查档案解释权利要求相比较,禁止反悔原则在性质与功能、裁判者的信赖