“申请日后补交实验数据”相关审查规则诠释（四）

01 法律规则

《专利法》第9条规定，两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予优先申请的人。由此明确了我国专利授权原则是先申请制，专利申请需要立足于申请日的时间点来判断技术方案的公开程度以及相对于当时的现有技术具有何种贡献。《专利审查指南》的规定明确了申请日后补充实验数据能够证明技术效果的前提在于“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。实践中，如何认定“专利申请公开的内容能够得到的技术效果”成为了判断补充实验数据能否接受的焦点问题。对于无效案件中补充实验数据的审查，需要考量哪些证据的证明事实能够被接受，即哪些证据证明的事实属于申请日时能够从申请公开的内容得到的事实，对此需要作出合理、审慎的判断。

02 案例简介

本文涉及的无效宣告请求案，权利要求1保护吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，即恩格列净化合物及其异构体，并且进一步要求保护药物组合物和制药用途。

在一系列无效案件中，专利权人主张，本案应该适用2021年01月15日起施行的新审查指南，并适用其第二部分第10章第3.5节中的“例1”，所以反证中恩格列净具体化合物的技术效果--对于SGLT-2高选择性抑制及对SGLT-1显著降低的抑制效果应该属于申请文件公开的内容。请求人主张，本专利的说明书和引证文献中记载的是通式化合物的活性，并没有具体到恩格列净化合物的活性数据，并且本专利说明书中仅提及SGLT-2活性高，并没有提及SGLT-2的选择性是由于对SGLT-1特别差的抑制活性带来的，所以并不属于上述“案例1”的情况。

双方关于创造性的争议焦点在于，根据本专利说明书的记载，专利权人主张的技术效果是否属于《专利审查指南》中规定的“所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”的技术效果，以及是否属于“案例1”规定的情况。

合议组从内部证据和外部证据对于恩格列净具体化合物以及该化合物明确的技术效果进行综合考量和判断。

首先，判断申请文件中是否聚焦于恩格列净这一具体化合物。在本案以及恩格列净晶型专利中，说明书中仅记载了“ 根据本发明的通式I化合物具有低于1000nM、优选低于200nM的EC50，最优选的通式I化合物具有低于50nM的EC50”，除此之外，本专利说明书并未给出任何针对具体化合物的活性实验数据。然而，对于具体化合物的公开程度仅为列举了17个具体化合物的化学名称，其中具体化合物（3）为恩格列净化合物；且说明书中提供了57个具体化合物的制备方法，其中包括恩格列净化合物的制备方法。由此可见，根据申请文件的内容，本领域技术人员得到的技术信息是通式I化合物具有SGLT-2抑制活性，无法聚焦到恩格列净化合物这一个具体化合物是具有高选择性的SGLT-2/SGLT-1这一显著效果的优选化合物。

其次，判断申请文件是否聚焦由于SGLT-1抑制活性极低而导致SGLT-2/SGLT-1极高选择性这一个具体的活性。申请文件中对于技术效果的记载如下：“吡喃糖基取代的苯衍生物，特别是对钠依赖葡萄糖协同转运蛋白SGLT，特别是SGLT-2具有活性。……根据本发明的通式I的化合物及其生理上可接受的盐类具有有价值的药理性质，特别是对于钠依赖型葡萄糖协同转运蛋白SGLT，特别是SGLT-2 具有抑制效果。另外，根据本发明化合物对于钠依赖型葡萄糖协同转运蛋白SGLT-l具有抑制效果。与对于SGLT-l的可能的抑制效果进行比较时，本发明化合物优选选择性地抑制SGLT-2”。由此可见，申请文件对于活性的描述不难看出，该通式I化合物对SGLT各种亚型都具有抑制活性，如SGLT-1和SGLT-2，但相对比两种亚型，其希望具有更加优异的SGLT-2抑制活性，在说明书中并未排除其对于SGLT-1的抑制活性；并且，说明书记载的活性试验也是针对于SGLT-1和SGLT-2的活性试验，其中未提供具体化合物进行测定的模型。据此，公众面对申请文件时，无法得出本专利的恩格列净化合物具有比现有技术中类似化合物更低的SGLT-1抑制活性从而导致显著提高的SGLT-2/SGLT-1选择性的技术效果。

综上，申请文本并未明确恩格列净为效果显著提高的化合物，也没未明确该化合物对SGLT-1具有不期望的抑制活性，从而导致SGLT-2/SGLT-1选择性高这一具体的活性。事实上，恩格列净对于SGLT-2抑制活性并不优于现有技术，其特点恰恰在于对SGLT-1的抑制活性出人意料地低，这一效果是根据申请文本无法获知的。

基于以上分析，本案的补充实验证据能用以证明的事实应是优先权日时根据现有技术水平和申请文件确定的事实，即恩格列净具有现有技术水平类似的SGLT-2活性以及选择性；不能用来证明优先权日时并不能确定的由于SGLT-1抑制极低而引起的SGLT-2/SGLT-1选择性出乎意料的高的这一技术效果。

最后，结合申请文本、现有技术和补充实验证据确定本申请的技术效果。就本案而言，尽管本专利说明书中并未提供任何具体的实验数据，然而现有技术中已经公开了活性相同且结构类似的化合物，由此本领域技术人员能够基于上述现有技术预期本专利的吡喃葡萄糖取代的苯衍生物也具有类似水平的SGLT-2抑制活性。如果专利权人坚持认为本专利的化合物与现有技术中披露的类似化合物相比具有无法预期的SGLT-1抑制效果显著降低的技术效果，则由于本专利说明书对于上述专利权人主张的技术问题没有明确记载且未提供任何实验数据，本领域技术人员根据说明书记载的内容并不能确定本专利申请日前已完成并在申请文件公开了其在后主张的具体化合物具有上述特定技术效果。

03 案例评析

通过本案的审理可以看到，比照适用审查指南中例举的“案例1”之情形，应当满足以下两个条件：（1）化合物A是具体公开的化合物，并且在申请文件中已经制备得到，这个条件排除了包含多个化合物的通式的情况，也排除了众多表格化合物中通过申请日后实验进一步筛选出的优选化合物；（2）另一个条件是化合物A的某一种具体活性已经公开，而并非众多可能追求的活性中通过申请日后实验确认选择一种特定活性，或者从含糊不清的对活性的描述中，选择出一种具体的优选活性，这一点排除了对于跑马圈地式的可能活性或者机理罗列，再日后筛选特定活性或用途这一情况。由此可见，对“案例1”的理解、演绎与适用，也要基于遵守专利法上“先申请制”这一基本原则，对申请日后对于优选化合物的筛选以及优选活性的筛选的情况应该明确排除。

然而，本专利说明书并未记载任何效果实验以及效果实验数据，并且本专利申请文本中保护通式化合物，在说明书中对于通式范围内如此众多化合物并没有公开任何一个具体化合物的效果实验数据，仅采用上述描述其SGLT抑制性能的语句对于通式化合物活性进行描述。专利权人既然主张本专利具体的一个化合物达到了申请日前现有技术无法预期的技术效果，那么需要在说明书中公开相关的技术效果，而专利权人并未在本案中完成申请日时对于其技术方案相对现有技术具有其主张的技术效果的举证责任。