非典型性商标使用研究

一、问题的提出

2009年8月13日，北京德善智业企业策划有限公司申请了申请号为7617873的商标1和申请 号为7617884的商标2，并于2010年9月6日获得 商标局的初步审定公告。路易威登马利蒂（下简 “路易威登”）及时对上述两件商标提出了异议及异议复审，均未获得支持后向法院提出了行政诉讼。北京高级人民法院认为该引证商标不是驰名商标，主要理由是是其在宣传和使用引证商标时，其将引证商标作为箱包商品的整体外包装予以使用，在视觉上引证商标与箱包商品的外包装设计混同。[1]最终异议商标被核准注册，本案尘 埃落定，但是本案涉及的相关问题仍值得我们深 思。将图形商标以重复出现的方式覆盖到商品表 面，是否属于该图形商标有效的使用方式？该使用方式与商品外包装设计有何关系？与相关的权 利商品装潢、外观设计有何关系?笔者试图对这些 问题提出看法。 

当今商标使用已成为商标法领域的一个研究 热点。商标表现形式的多样性，使用方式的丰富性，使得商业实践中出现了许多非传统意义上的 商标使用行为，这些使用行为是否属于商标的使用，是否可以得到商标法的保护，诚然不可机械 地套用商标法有关商标使用行为的列举，而应该 从商标功能及商标使用的本质去看待问题，结合具体情况具体分析。

二、图形商标重复出现的商标使用行为分析 

（一）图形商标重复出现符合商标识别来源的 功能与本质 

在法律层面，凡是实际起到或能起到将某 种商品或服务的某个提供者与其他提供者相区分 的功能的标识都是法律意义上的商标。[2]商标最 基础和最核心的功能就是识别区分功能。识别区分功能不仅是商标法保护的价值目标所在，更是 认定商标保护范围、确定权利边界的标准。实际上，商标的功能可以深化为信息的传递，作为消 除信息不对称的工具，商标的本质就是商标标志与商标标志所代表的特定生产者或服务者之间的稳定联系，而商标使用就是建立和公示这种联系的必要条件。 

商标使用具体可分为“商标”和“使用”两个方面。就“商标”而言，商标法对其的保护是宽泛的，法律状态包括注册和非注册两种情形， 具体表现形式包括文字、图形、字母、数字、三 维标志和颜色组合，以及上述要素的组合等。就 “使用”而言，其在字典中的一般含义是指“使 人员、器物、资金等为某种目的服务”，在商标使用中即指使符合商标法保护的标识为识别商品 或服务来源的使用。实践中虽然不同法律状态、 不同表现形式的商标与具体商业形式的结合增加了商标使用行为判断的复杂性，但识别来源仍是 判断商标使用行为的本质要求，只要达到了识别来源的作用，我们应该允许并鼓励不同类型的商标根据不同的标识形式、使用特点与使用需求进 行符合其特点的使用，更好地结合各类型商标的 特点与优势发挥商标的作用，达到商标法“促进 自由竞争和经济发展”的重要目标。 

法律对商标使用的规定体现在《商标法》第48条及对其的释义和相关判定中。《商标法》第 48条采取列举加概括的方式，一方面，列举了典型的商标使用形式；另一方面，强调“用于识别 商品来源”才是本条法律的根本要求。商标局与商标评审委员会在对第48条的释义中也明确，适用该条法律时，应该从识别来源这一基本功能出 发，结合商标使用方式、对相关公众产生的使用 效果等方面综合分析。[3]对于具体判定，《商标 审查及审理标准》规定可以“采取直接贴附、刻 印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商 品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加 标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上”， 但该规定是对覆盖方式的进一步明确，如贴附、 刻印等，对具体的使用位置、使用个数法律并没 有明确说明。 

所以，本案中，判断图形商标以重复出现 的方式覆盖在商品表面是否构成商标的有效使用 时，应该从本质上看商标使用是否达到了识别来 源的功能与作用，商标重复出现的具体使用方 式仅是判断的参考因素。从“Damier”图形商 标的实际使用情况来看，各大报纸、期刊中都有 对使用“Damier”图形商标的箱包商品的广告 宣传和新闻报道，路易威登也在北京、上海等各 大城市开设专卖店售卖“Damier”箱包商品，“Damier”图形商标在中国进行了大量的使用， 消费者已经建立起“Damier”图形商标与路易威登的联系。在相关的司法判例中，法院也对其识别来源的作用予以肯定。[4]“Damier”图形商标 已经实际上起到了识别商品来源的作用。 

（二）图形商标重复出现是图形商标的一种使用方式 

不同类型的商标有不同的特点，对应着不 同的表达诉求，在具体的商标使用过程中就相应 地产生了不同的判断要求。比如文字商标和图形 商标，文字商标由文字构成，具有易于呼叫、表 达意思明确、易认易记等特点，所以在具体使用 过程中只要通过叙述能达到识别商品来源的目的 就符合商标使用的基本要求。图形商标则一般由 记号、几何图形、自然图形等来表达，具有较强 的直观性、艺术性和设计性，所以在具体的使 用过程中，不能忽视其本身的美感与设计，这也 给其使用方式增加了更多的创造性与可能性。一 方面，基本的设计原则就要求设计要在详尽明了 设计对象的使用目的、使用范畴和深刻领会其功 能性要求的前提下进行，充分考虑其使用的具体 手段；另一方面，图形商标在不改变注册商标同 一性的基础上，结合图形本身的艺术性、美感和 设计感来具体使用商标，使基本的图形商标与具 体的商业实践结合形成新的使用方式也是符合常 理的。所以，从设计上讲，图形商标的设计本身 并不排斥将其重复使用的可能性，甚至可能基于 特定设计，重复使用是符合其特点的基本使用方 式。从法律上讲，实际使用的商标要求是核准注 册的商标，具体使用方式除了规定可以“贴附、 刻印、烙印或编织等”外，没有具体使用位置和 个数的限制。基于市场的自由竞争，在法律没有 特殊规定时，对图形商标的使用就不应该限制具 体的位置及详细的个数，诸如部分覆盖商品、全 部覆盖商品、商标重复出现、商标单独出现等使 用方式都不应该限制。

所以，在“Damier”图形商标本身设计的基 础上，重复使用更多的是由其本身“棋盘格”的 艺术特点带来的使用空间的体现，不能因为路易威登对其创新性的使用方式而否认商标性使用， 否则这与商标法保护私权、促进自由竞争的理念 不符，在保证与注册商标的同一性，符合法律规 定的前提下，“Damier”商标重复出现覆盖在商 品表面是图形商标的有效使用方式。 

（三）图形商标重复出现属于奢侈品行业商标 使用惯例 

商标案件中商标使用的判断应该以消费者 为中心，真实地“还原”该商标在市场上使用 的情况，并根据“合理谨慎的消费者”的眼光 来评判消费者的心理感受。[5]就市场上的使用 情况而言，不可忽视的是对行业惯例的注意。 “Damier”图形商标所适用的箱包等商品属于奢 侈品行业，在该领域为了更好地突出品牌文化， 最大限度地利用品牌标识进行商品宣传与设计， 加强消费者的认知度与忠诚度，权利人通常在商 品设计中将图形商标重复覆盖在商品表面，一方 面，作为商标的有效使用方式，让消费者可以认 牌购物；另一方面也将品牌标识的利用最大化， 更好地建立品牌的知名度。[6]同时从“合理谨慎 的消费者”角度出发，消费者的注意力与具体的 商品也是有关系的，对于高消费的奢侈品，人们 在购买使用时的注意力必然与普通价格的商品是 不同的，在此赋予符合其消费水平的注意义务是 合理的。所以，即使一种使用方式没有成为全部 商标使用的典型形式，只要其符合特定的行业惯 例，在相关消费者心中可以识别来源，都属于商 标的有效使用，不能以全行业的使用标准来限制 不同行业特有的商标使用行为。 

本案中路易威登将“Damier”图形商标重复 出现覆盖在商品表面是奢侈品行业商标使用的一 个行业惯例，消费者在看到这些重复出现的诸多 图形时，更多地是想到该品牌背后所代表的特定 生产者和商业信誉、商品声誉等一系列信息，这 种使用方式已经在消费者心目中起到了识别来源 的目的。此时，商业标志与商业标志所代表的商 品信息已经发生了结合。

综上，图形商标以重复出现的方式覆盖在商 品表面属于有效的商标使用形式，即使其不符合通常的商标使用形式，在达到商标识别来源的作用，符合相应的图形商标使用特点及行业惯例的情况下，我们即认为该使用是真实的、有效的。

三、图形商标重复出现与相关知识产权的关系

（一）与商品外包装设计的关系

商品的包装设计包括商品包装和商品装潢。 装潢附加于商品之上时，成为商品本身的组成部 分；附加于商品的包装上时，成为包装的组成部 分，此时包装与装潢融为一体。[7]本案中提到的 商品外包装设计指的就是商品外部的装潢。随着 市场经济的发展，商品装潢的重要性越来越大， 其逐渐从传统的装饰美化作用上升为协助品牌效 应的工具，综合反映品牌的理念、商品的属性及 消费的档次。而进行品牌营销、品牌定位最重要 的就是借助商标的使用，现代商业实践中设计师 通常都会将商标在商品装潢中合理利用。 

路易威登在包上添加“Damier”图形商标将 其作为识别与美化商品的工具重复出现覆盖在商 品表面，正是一种品牌设计策略，是一种商品的 装潢，一种外包装设计。此行为事实上同时符合 商标使用与商品外包装设计的情况，但法律上并 不矛盾，该行为仍然属于有效的商标使用，具体 可以从我国对知名商品特有包装、装潢的保护来 说。我国商标法对知名商品特有包装、装潢的保 护不是直接的，而是通过将其转化为商标的方式 予以间接保护的。从功能上来看，商品的包装装 潢与商标都可以区分商品来源，承载商品商誉， 从构成要素上来看，其都可以由文字、图形、颜 色等构成。所以，如果商品包装、装潢已经发挥 识别来源的功能，当然可以在法律意义上归于商 标之列，作为未注册商标予以保护，不受使用人 的主观认识和名称上的差别所影响。此时既然没 有注册为商标的商品包装、装潢在一定情况下都 可以作为商标来进行保护，已经申请为商标的图形再次用作商品的包装、装潢来美化商品，却以此行为属于外包装设计而否认商标的使用岂不是本末倒置。 

实践中，商品装潢和商标有时分的并没有那 么清楚，消费者往往不能清楚地区分商标之上的 标识究竟是作为商标还是商品装潢来使用，同时 这也是不必要的。消费者只要在相应的商品或服 务上看到特定的商标标识，就不会细究其是商标 还是商品装潢，而是直接以此来判断商品或服务 的来源。但是，这并不影响对权利人商标使用的 判断。从立法角度看，我国《商标法》第48条 是对商标权人主观目的的考察，在商标权人自我 使用商标的情境下，只要其真实有效地使用了商 标，就达到了商标法的规定，而不论消费者的具 体感受及是否与商品外包装设计混同。同时就权 利的稳定性而言，如果权利人在现有商标权的基 础上符合法律的规定进行了商标使用，在没有达 到显著性丧失等的情况下，也不应该舍近求远， 认为该商标使用属于其他行为。 

（二）与外观设计的关系

“Damier”图案最初是作为外观设计被路 易威登创造并保护的。1888年路易威登之子乔 治·威登为了杜绝不法者的模仿，特别设计了 “Damier”图案，推出棕色和米色的“Damier” 帆布，并一直代表着路易威登。[8]一个世纪之 后，路易威登在1996年重新推出Damier帆布系列 商品。但随着商品的多样化发展，该设计逐渐脱 离了原有商品，有了指示来源的第二含义，在我 国申请注册为商标之后，路易威登将其应用在了 多种相关的产品上，达到识别与美化商品、传达 商品信息的作用。本案中“Damier”图形商标重 复出现在商品表面即是作为商品的装潢与商标的 使用形式而存在的，不属于商品的外观设计。 

四、非典型性商标使用的判断

随着创新经济与科学技术的发展，现有市 场中出现了越来越多有别于传统商标使用形式的商标使用情形，这些非典型性商标使用是否属于 我国商标法意义下的商标使用，不能僵化地对应 商标法的规定，应该回归到商标功能与商标使用 的本质进行具体分析。判断是否属于商标使用， 第一，要求商标要进行商业性使用，商标法赋予 商标权人使用商标的权利就是为了保障商标能够 在商业活动中帮助权利人获取商业利益，如果 对商标的使用是非商业性使用，则不属于商标法 范畴的使用，也不归商标法调整。[9]第二，要求 要真实使用。商标真实有效的使用，不是为了保 留权利的目的而象征性使用，而是实际过程中真 实的实际使用或意图使用。这就要求根据案件的具体情况具体分析，根据商品的性质，考虑销售 数量、销售时间、广告及营业额等因素。第三， 要求是作为商标来使用，即能够表明商品或服务来源的使用。商标识别来源的功能是商标法的核心，如果其使用行为不是为了使商标具有来源识 别的作用，而是存在其他目的，也不应被认定为属于商标法意义的“商标使用”。 

除此之外，基于非典型性商标使用情况的多 样性与复杂性，判断该行为是否属于商标使用还需 遵循诚实信用原则、利益平衡理念，结合产品或服 务特点、行业惯例等方面情况综合分析。如二维平 面商标，因现代科技发展的需要，实际使用中会采 用三维立体形式进行商业宣传和销售，此时不应一 味地否认该商标使用行为的有效性，在使用商标与 注册商标具有同一性，不妨碍消费者对其辨认，没 有引起混淆时，应该肯定这种使用方式，技术的发 展不能成为权利的绊脚石。总之，对非典型性商标 使用的判断，要在通常要素的判断后，结合基本原 则和实际情况具体分析。

注释

[1] 北京市高级人民法院行政判决书（2016）京行终1325号；北京市高级人民法院行政判决书（2016）京行终1326号。 

[2] 冯术杰：《商标法原理与应用》，中国人民大学出版社，2017年版，第1页。 

[3] 参见国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会编著：《商标法理解与适用》，中国工商出版社2015年 版，第189页。

[4] 参见国家工商行政管理总局商标评审委员会关于第3226108号图形商标撤销复审决定书，商评字[2013]第17738号。“复审商标的使用方式是将商标图样印制于产品面料中，覆盖整个商品，该使用形式已为相关消费者所熟悉，能起到指示产源的作用，属于《商标法》意义上的使用。……因此，复审商标在上述商品上的注册应予维持。” 

[5] 参见文学：《商标使用与商标保护研究》，法律出版社2008年版，第67页。 

[6] 如Louis Vuitton注册号为3226108、10211099和G1095708的商标，Gucci注册号为1927786的商标，Fendi注册号为 G909728商标，Burberry注册号为G1085596和G987322的商标，Goyard注册号为8064481的商标，这些著名奢侈品品牌的商标使用形式均是将注册图形商标以重复出现的方式覆盖在商品表面。 [7] 罗丽娅：《论外观设计与包装装潢的冲突》，载于《法制与社会》，2010年第1期，第68-70页。 

[8]http://www.baike.com/wiki/%E8%B7%AF%E6%98%93%E5%A8%81%E7%99%BB，最后访问日期2018-1-2. 

[9] 徐升权：《商标法：原理、规范与现实回应》，知识产权出版社2016年版，第146页。