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ciplawyer@163.com对话专利运营专家高堀博之：中国企业海外收购专利要谨防限制性条款
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高堀博之现任日本正林国际特许商标事务所专利许可部部长。在此前的近40年职业生涯中，他曾历任先锋（Pioneer）海外营业部长、Discovision Associates（先锋子公司，专门进行专利运营的行业联盟）副总裁、锦宫（办公设备公司）知识产权部部长及执行董事、Conversant IP（专利管理运营公司）日本子公司总裁等职务，期间曾在北美工作长达16年之久，在全球范围的专利组合的构建、运营，以及专利管理等领域有着丰富的经验。在日前举行的2017中国知识产权商业论坛期间，高堀博之就专利运营相关问题接受了中国知识产权报记者的专访。
1.您认为成功进行专利运营的核心要素有哪些？您操作过的成功案例有哪些？有哪些可以借鉴的经验？
专利运营要想成功，我认为最重要的是对专利的相关技术有着深入理解，对相关技术的产生背景、发展脉络以及发展方向有着清晰的认识。只有对技术有充分的认识，才能真正发现专利或专利组合中蕴含的价值。此外，如果运营对象是专利组合，要从专利组合中找出其中最核心的专利是什么，以及其外围专利能覆盖多大的范围，进而评估专利组合的价值。
我参与的一个专利运营案例就充分说明了这一点。MPEG-1是一种为CD光碟介质定制的的视频和音频压缩格式。1992年底，MPEG-1正式被批准成为国际标准。当时，研发这一技术的公司正处于破产边缘。我所在的专利运营组织Discovision Associates在对这家公司进行细致考察后以极低的成本将其收购，并在仔细收集该公司的相关技术资料后，提交了专利申请。此后，Discovision Associates以最初的2件专利为基础，通过提交分案申请的方式，最终形成了涵盖约150件专利的专利组合。这一专利组合基本上覆盖了MPEG-1标准的所有技术领域。2006年，这一专利组合在美国被拍卖，拍出了约600万美元的高价。当时之所以能够发现MPEG-1标准这一“金矿”，就是因为我们对相关技术有着深入的认识，并进而发现了其中蕴藏的价值。
2.专利运营一般都有一个专利价值评估的难点，您对此有哪些好的建议？如何才能科学评价一件专利的价值？
进行专利运营时，需要从大量的专利中选取有价值的专利组合。在这一过程中，专利价值评估可以说是一个永恒的课题，因为目前对于专利价值缺少一个非常客观有效的评价方法。但是一般而言，对专利价值进行评估，主要从相关专利的背景技术、引用其他专利的情况、被其他专利引用的情况、专利权利要求个数、专利权有效性等几个关键要素入手，进行深入分析。
从这些评估标准也可以看出，对新技术专利进行价值评估的难度要更大，因为新技术专利缺乏被其他专利引用的情况等多个关键要素。这就格外需要专利运营专业人士，通过对技术环境进行深入理解，对市场环境进行有效评估来作出最为中肯的评价。
3.如果有企业想要出售或购买专利，您认为其中有哪些必要的重点环节？
对于专利的出售方，首先要明确的一点就是，专利到底是要售出还是进行许可，一旦确定就不要擅自变更，否则会对专利的出售情况造成影响。其次，要请专业的运营机构或人员对专利价值进行评估，合理定价。此外，还可以对要售出的专利进行分类，挑选高质量专利与质量相对较低的专利进行打包出售，提高收益。
对于专利的购买方而言，首先要明确购买专利的目的：是用于自有产品的生产销售，还是用来攻击竞争对手。只有明确了购买的目的才能更好地挑选出合适专利。
此外，在购买目标专利时，如果不希望被竞争对手探查出真实意图，还可以采用购买多件专利的方式迷惑竞争对手，令对手一时难以找出目标专利。
4.您认为专利运营当前可能遇到的最大困难是什么？应该如何解决？
当前专利运营中最大的困难是准确认定某个专利组合中的核心专利，以及这一专利组合能够保护的范围有多大。因为以上这两点直接关系到专利组合的价值，并进而决定着专利运营是否能够成功。
要解决这一难题，最重要的就是找到经验丰富且值得信赖的专利运营机构或专家，对相关专利组合进行评估，进而依据评估结果作出决定。
5.如果有中国企业计划从海外收购专利，或获得海外企业的专利许可，您对他们有哪些建议？
现在很多国家都有规定，在向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的，应当依照有关法律法规的规定办理手续。因此，中国企业从海外收购专利时，要注意相关法律条款。
此外，部分国家对一些尖端技术的对外转让会有限制，涉及此类技术的专利权转让、专利申请权转让、专利实施许可、技术秘密转让等可能会因此受到影响。例如，日本经济产业省在有关安全保障管理的规定中，就详细列举了限制出口的有关货物或技术，如氟化合物制品等，并且这一列表一直在持续更新中。因此，在计划从海外收购专利时，首先应当通过各种途径，了解专利所在国家的相关法律法规或限制性条款，并准备应对方案。
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