发送专利侵权警告函构成商业诋毁的认定

裁判要旨

发送专利侵权警告函属于正当专利维权行为还是构成商业诋毁的不正当竞争行为，需要根据权利人的权利状况、侵权警告的具体内容、发送对象及方式等多种因素，综合判断权利人在发送侵权警告时是否尽到必要的谨慎注意义务以及依据的涉嫌侵权事实是否具有较高程度的确定性。如果发送侵权警告时未善尽谨慎注意义务，以编造、传播虚假或误导性信息的方式损害竞争对手的商誉，则构成商业诋毁。

案件信息

一审：泰州中院（2020）苏12民初166号民事判决书；

二审：江苏高院（2021）苏民终919号民事判决书。

案情摘要

江苏星徽公司与晶美公司均系冰箱滑轨生产企业，与美的、海信、松下、海尔四大冰箱生产企业均有合作。2019年10月30日，江苏星徽公司经THK株式会社排他许可使用“伸缩装置、抽屉装置和滑门装置”专利。2019年12月6日，江苏星徽公司依据上述专利委托北京智汇事务所进行侵权比对分析，该所于同月9日出具侵权比对分析报告，认为晶美公司生产的涉案冰箱滑轨可能会落入案涉发明专利权的权利要求1和权利要求3的保护范围，可能会引发侵权纠纷。2020年3月20日，江苏星徽公司委托专利代理公司向松下、海尔等四大冰箱生产企业发送内容相同的《专利侵权警示函》，称晶美公司生产的冰箱滑轨具体结构与案涉专利权利要求1、3的描述完全一致，落入专利的保护范围，使用涉案产品的行为已涉嫌构成专利侵权且影响了江苏星徽公司的正常经营；要求收函企业立即停止生产、销售、许诺销售侵害其专利权的产品，并对使用的滑轨进行侵权排查。海尔公司收到上述《专利侵权警示函》后，要求晶美公司选用海尔公司认可的专利代理机构出具侵权分析报告，排查相关产品专利侵权风险，并作出说明。受晶美公司委托，两家代理公司分别出具分析报告，均认为晶美公司的自锁式滑轨未落入THK专利保护范围。晶美公司认为被诉方未经官方文件确认专利侵权事实，仅凭第三方检索报告，即向晶美公司多家合作商发送侵权警示函，构成商业诋毁，遂向法院起诉，请求判令江苏星徽公司向四大冰箱生产企业发送声明以消除影响，登报道歉并赔偿经济损失及维权合理开支205万元。诉讼中，江苏星徽公司也提起专利侵权之诉，后因THK专利权利要求1、3、5被宣告无效而撤回起诉。

法院认为

泰州中院一审认为：

江苏星徽公司向特定客户发送《专利侵权警示函》的行为构成商业诋毁，并非正当维权，具体从以下几个方面分析认定：

首先，晶美公司与江苏星徽公司在冰箱滑轨产品的生产经营领域构成竞争关系。从二者的经营范围来看，晶美公司主要从事家用电器（冰箱、洗衣机、洗碗机等）、工业设备和汽车滑轨、铰链等的研发、生产和销售，而江苏星徽公司的经营范围也包括滑轨及铰链的研发、生产、销售及技术服务等，二者在注册经营范围领域有重合，均包含了冰箱滑轨产品的生产经营；从二者的经营实际情况来看，晶美公司与江苏星徽公司近年来均一直与包含海尔公司、松下公司、美的公司和海信公司在内的国内著名冰箱厂商有合作关系，且二者均系海尔公司冰箱滑轨产品的主要供货商，因此可以认定晶美公司与江苏星徽公司在冰箱滑轨产品的生产经营领域属于同业经营者，构成竞争关系。

其次，江苏星徽公司的维权行为已超出合理的范围。江苏星徽公司认为晶美公司的产品和涉案专利侵犯其被许可的专利权，可通过合法途径主张权利、维护其自身合法权益，是其行使民事权利的应有之义，但作为同业竞争者，江苏星徽公司对晶美公司的商誉应尽到合理的注意义务，其行使权利的行为应当在合理的范围内。本案中，江苏星徽公司于2019年10月30日经THK株式会社许可，成为该公司授权公告号CN100438803C发明专利的排他许可人，后江苏星徽公司依据上述专利认为晶美公司涉嫌侵权，遂委托北京智汇事务所作出侵权比对分析，并委托北京中济纬天佛山分公司分别向松下公司、美的公司、海信公司、海尔公司发送《专利侵权警示函》，声称晶美公司生产的冰箱抽屉滑轨涉嫌构成专利侵权且影响了江苏星徽公司的正常经营，要求上述四大公司立即停止生产、销售、许诺销售晶美公司生产的侵权产品。作为同业竞争者，江苏星徽公司在采取上述发函行为时对晶美公司的商业信誉明显未尽到合理的注意义务，超出了合理的范围，其在晶美公司的涉案专利和产品尚未有有权机关予以认定构成侵权且未向晶美公司直接提出主张的情形下，迳行选择向其与晶美公司的共同合作对象即海尔公司等四大冰箱厂商发送《专利侵权警示函》，明确声称晶美公司涉嫌专利侵权的行为，属于在竞争市场上传播虚假信息或者误导性信息，目的为诋毁、贬低晶美公司的商业信誉和商品声誉，削弱晶美公司的市场竞争力，损害了正常的市场竞争秩序，应认定构成商业诋毁。

江苏星徽公司抗辩认为其系委托专业机构作出侵权比对分析报告后才发函，已尽到谨慎注意义务，系正当维权行为。对此，一审法院认为，专利侵权的分析和认定具有较强的专业性，江苏星徽公司虽在发函前委托北京智汇事务所出具了侵权比对分析报告，但该分析报告与晶美公司其后委托其他相关机构出具的比对意见所持结论恰恰相反，该三份比对意见均为专业性较强的技术文件，系江苏星徽公司和晶美公司分别单方委托专业机构出具而成，并非有权机关作出的生效法律文件，并不足以证明晶美公司侵权的事实。在未经有权机关依法作出认定前，江苏星徽公司依据上述比对意见主张晶美公司存在专利侵权的判断属于单方主观判断，其在未与晶美公司协商，直接函告晶美公司的合作客户知晓的行为系传播涉嫌虚假或者误导性信息的行为，不属于正当维权行为，故对其该项抗辩意见不予采信。

最后，江苏星徽公司发函的行为客观上对晶美公司的商誉造成了损害。晶美公司与江苏星徽公司近年来均一直与海尔公司等国内著名冰箱厂商有合作关系，在海尔公司使用的部分冰箱滑轨产品领域，二者系非此即彼的供货商关系，共同承担着向海尔公司提供均等配额比例的滑轨产品的义务。海尔公司在收到江苏星徽公司发送的上述《专利侵权警示函》后，随即要求晶美公司排查风险，并作出说明，后海尔公司客观上亦调整了两公司相关滑轨产品供货配额比例。晶美公司应海尔公司要求先后委托相关专业机构出具了不侵权的比对意见，并同时函告江苏星徽公司，要求其发函撤回《专利侵权警示函》，发布道歉声明、消除影响，并同时建议江苏星徽公司如坚持认为晶美公司涉嫌侵权，应及时提起诉讼，但江苏星徽公司直至晶美公司提起本案商业诋毁之诉前，均未予回应，亦未提起诉讼。江苏星徽公司的发函行为客观上已经造成晶美公司在相关市场上的商业信誉和商品声誉的降低，损害了晶美公司的相关合法权益，亦损害了相关市场的竞争秩序。

本案中，江苏星徽公司向特定客户发送《专利侵权警示函》的行为损害了晶美公司的商业信誉和商品声誉，故对晶美公司要求江苏星徽公司向特定客户发送声明以及在江苏省内发行的报纸上刊登道歉声明以消除影响的诉讼请求，予以支持。对于晶美公司要求江苏星徽公司赔偿经济损失200万元和为制止侵权所支出的律师费、差旅费等合理支出5万元的诉讼请求，因本案中，晶美公司虽提供了海尔公司调整其供货配额的相关证据材料，但江苏星徽公司对此也提供了相关反证予以佐证其抗辩意见，故在缺乏其他充分证据的情况下，晶美公司据此主张其因江苏星徽公司的商业诋毁行为受到的实际损失金额为1614725.7元的意见尚不能成立。在晶美公司未提供充分证据证实其遭受的实际利益损失或者江苏星徽公司因诋毁行为而实际获利的情形下，综合晶美公司的知名度、江苏星徽公司侵权的范围、主观过错程度、对晶美公司可能造成的损害等因素酌情确定赔偿金额，对晶美公司的该项诉讼请求予以部分支持。

一审判决后，江苏星徽公司不服，向江苏高院提起上诉。

江苏高院二审认为：

本案中，江苏星徽公司向晶美公司的客户发送专利侵权警示函属于专利侵权警告行为。根据《中华人民共和国专利法》及相关司法解释的规定，专利侵权警告是权利人为自行保护专利权，与涉嫌侵权人协商解决纠纷的重要途径和环节，此种方式解决争议有利于降低维权成本、提高纠纷解决效率和节约司法资源，为法律所鼓励与认可。但是，权利人发送侵权警告应适当，不能滥用侵权警告损害他人合法权益、扰乱市场竞争秩序。如果权利人为谋求市场竞争优势或者破坏竞争对手的竞争优势，以不正当方式滥用侵权警告，损害竞争对手合法权益，则超出权利行使的范围，可能构成商业诋毁或其他不正当竞争行为。《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条规定，经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。发送专利侵权警示函属于正当专利维权行为还是构成商业诋毁的不正当竞争行为，需要根据权利人的权利状况、侵权警告的具体内容、发送对象及方式等多种因素，综合判断权利人在发送侵权警告时是否尽到必要的谨慎注意义务，依据的涉嫌侵权事实是否具有较高程度的确定性。如果发送侵权警告时未善尽谨慎注意义务，以编造、传播虚假或误导性信息的方式损害竞争对手的商誉，则构成商业诋毁行为。基于以下因素的考量，二审法院认为江苏星徽公司向晶美公司的客户发送专利侵权警示函的行为构成商业诋毁。

首先，江苏星徽公司发送专利侵权警示函时未尽到谨慎注意义务，主要表现在以下几个方面：

其一，江苏星徽公司并非涉案专利的权利人，虽然其具备该领域一定的专业技术知识，但对涉案专利技术及专利权稳定性状况的掌握程度均相对有限。一旦其主张的专利权利要求存在无效的情形，则丧失指控他人专利侵权的权利基础。因此，作为专利的排他被许可人，在发送侵权警告时负有更高的注意义务。江苏星徽公司在专利被许可一个多月便委托侵权比对分析，不到半年的时间即向晶美公司的客户发送涉案专利侵权警示函，显然缺乏足够的谨慎度。而江苏星徽公司主张的专利权利要求1、3被宣告无效，其在侵害发明专利权纠纷诉讼中撤回对晶美公司的起诉，恰恰说明江苏星徽公司在对涉案专利的有效性未作出合理预判的情况下，发送专利侵权警示函欠缺充分的考虑。

其二，专利侵权判断具有较强的专业性，被控侵权产品落入专利权保护范围仅仅是判断侵权是否成立的一个方面，还需要结合各种不侵权抗辩事由，如使用的是现有技术，存在先用权等情形进行综合认定。江苏星徽公司发送专利侵权警示函依据的是其自行委托的知识产权代理公司出具的侵权评估报告，该报告得出的结论也只是晶美公司生产的涉案冰箱滑轨可能会落入涉案专利权利要求1和3的保护范围，可能会引发侵权纠纷，并非确定性的侵权判定结论。而江苏星徽公司二审提供的证据并未提及晶美公司生产的具体产品，无法证明警示函涉及的被控侵权产品落入涉案专利权利要求1的范围。由此可见，江苏星徽公司在发送侵权警示函时对晶美公司涉嫌侵权的事实判断并不具有较高的准确性，尚未达到较高的审慎注意程度。

其三，江苏星徽公司发送警示函的对象并非涉嫌侵权产品的制造商晶美公司，而是该产品的使用者。虽然相关法律规定并未限制警示函的发送对象和顺序，但产品的使用者对专利侵权问题的判断能力相对于制造者而言，明显偏弱，而其避险意识又较强，更容易受到侵权警告的影响。因此在具备上述两个因素的情形下，江苏星徽公司未与涉嫌侵权产品的制造者晶美公司求证沟通，而是径行向产品使用单位——晶美公司的四大合作客户发送警示函，难谓善尽谨慎注意义务。

综合以上因素，江苏星徽公司在不熟知专利权状况，对涉嫌侵权事实的判断并不具有较高程度确定性的情况下，贸然向竞争对手晶美公司的核心客户发送专利侵权警示函，足以认定其未尽到审慎注意义务。

其次，江苏星徽公司发送的专利侵权警示函存在误导性信息，损害了晶美公司的商誉，主要理由：

其一，涉案专利侵权警示函在“结论与诉求”部分明确晶美公司生产的涉案冰箱滑轨的具体结构与专利权利要求1、3的描述完全一致，落入专利的保护范围，使用涉案产品的行为已涉嫌构成专利侵权且影响了江苏星徽公司的正常经营。同时明确“维权要求”为收函企业立即停止生产、销售、许诺销售侵害其专利权的产品，并对使用的滑轨进行侵权排查。虽然警示函及附件中多处使用“可能”“涉嫌”等措辞，但在警示函最重要且最引人关注的结论部分，以肯定的语气给出涉案产品构成专利侵权的结论，“维权要求”的具体内容使用加黑、下划线的方式进行标注，足以使收函企业误认为晶美公司生产的涉案冰箱滑轨构成专利侵权，对其商品声誉和商业信誉造成损害。江苏星徽公司上诉认为收函企业海尔公司收到警示函后，并未直接认为晶美公司的产品侵权，而是开展侵权评估工作，且继续保持与其合作，证明警示函没有对发函对象造成误导。对此二审法院认为，海尔公司收到警示函后，虽然没有直接确认晶美公司生产的产品构成专利侵权，从而停止与其的合作关系，但要求晶美公司开展专利侵权风险排查，恰恰说明海尔公司已经对晶美公司提供的产品存在专利侵权产生了误解。因此，不能由于海尔公司具有较为完善的知识产权法律评估体系，对警示函的处理采取谨慎的态度，即认为其并未受到警示函相关内容的误导。至于海尔公司对滑轨供货配额比例的调整即使与江苏星徽公司发送的专利侵权警示函无关，也不影响警示函对海尔公司产生误导的认定。

其二，涉案专利侵权警示函的发函对象虽然只是针对晶美公司的四大合作客户，但该些客户同时也是江苏星徽公司的合作对象。在冰箱滑轨产品的竞争市场上，涉案四大冰箱企业的地位举足轻重，涉及的地域范围亦较广，江苏星徽公司向四家企业发函，足以对该市场产生一定的影响，构成对警示函相关信息的“传播”。江苏星徽公司仅以发函对象明确且特定，即认为未对函告信息在竞争市场上进行“传播”的理由不能成立。

基于以上分析，二审法院认为江苏星徽公司与晶美公司系同业竞争者，有时二者之间甚至处于非此即彼的竞争关系。江苏星徽公司向晶美公司与其共同的核心客户发送专利侵权结论明确的警示函，未尽到谨慎注意义务，具有谋求市场竞争优势的主观意愿，造成晶美公司商品声誉及商业信誉的受损，构成商业诋毁。

一审判决：江苏星徽公司向海尔公司、松下公司、美的公司和海信公司发送声明，并在江苏省发行的报纸上连续10日刊登声明，消除因其商业诋毁行为给晶美公司所造成的不利影响；江苏星徽公司赔偿晶美公司经济损失（含合理维权费用）20万元。

二审判决：驳回上诉，维持原判。

一审合议庭：王小莉  周红梅  丁　炎

二审合议庭：袁　滔  曹美娟  刘　莉

法官助理：韩文津