从“轻管家”商标案看商标在先使用问题

因注册商标“轻管家”商标专用权被侵害，苏州平行世界网络科技有限公司（以下简称苏州平行世界公司）将北京小马飞捷网络科技有限公司（以下简称北京小马飞捷公司）诉至法院，北京市西城区人民法院对此案作出一审判决，认定北京小马飞捷公司构成商标侵权，判令其停止侵权，赔偿原告经济损失及合理开支共计7万元。

原告：官网、手机APP等突出使用“轻管家”， 侵害注册商标专用权

原告苏州平行世界公司诉称：2015年9月24日苏州平行世界公司申请注册第17977865号商标“轻管家”，并于2016年11月7日核准注册，核定使用服务项目为第45类：临时看管房子；临时照料宠物；家务服务等。后苏州平行世界公司开发软件“轻管家用户预约下单平台软件投入市场使用。北京小马飞捷公司于2016年1月25日申请注册第18975996号商标“轻管家”，国际分类为第45类，但是只申请成功服装出租，殡仪服务(被驳回服务项目：家务服务，社交陪伴，交友服务等）。北京小马飞捷公司在未取得苏州平行世界公司授权的情况下在其公司网页、手机APP，微信公众号中多次出现“轻管家”字样，并且以“轻管家”为主要服务项目，大肆宣传。苏州平行世界公司认为，北京小马飞捷公司在明知“轻管家”第45类服务类已经被苏州平行世界公司注册的情况下还大肆宣传使用该商标，严重侵犯了苏州平行世界公司的商标专用权，应承担侵权责任。

被告：构成在先使用 不构成侵权

被告北京小马飞捷公司辩称：北京小马飞捷公司在家政服务领域在先使用“轻管家”商标并具有一定知名度和影响力，经过近五年的发展，已经成为家政服务领域的知名企业。2015年8月26日，北京小马飞捷公司在北京宣布上线新业务“轻管家”，“轻管家”一经上线，反应极其热烈，并吸引了数十家全国知名媒体争相报道。原告申请引证商标的时间晚于被告举行“轻管家”业务上线发布会的时间，原告的申请注册行为及提起本案诉讼行为有违诚信原则，不应得到支持。被告的正式上线发布会是2015年的8月26号在北京召开，而原告申请注册“轻管家”商标的时间为2015年9月24日，晚于被告发布会的时间。原告本身也从事家政服务，其对于本领域内发生的重要事件理应是明知的，更何况被告推出“轻管家”业务的报道铺天盖地，原告应当知道被告在先使用的情况，仍然恶意抢注该商标，违反商标法的规定，被告已经提起无效宣告请求。原告行使17977865号轻管家商标专用权时应受到限制，其无权禁止在先使用人即本案被告在原使用范围内继续使用“轻管家”商标。

 法院：不构成在先使用 应承担商标侵权责任

法院经审理认为，苏州平行世界公司提交的公证书显示，北京小马飞捷公司在其微信公众号、主办网页将“轻管家”用于页面菜单、子菜单以及宣传页面中，用以宣传或者供用户选择服务项目，多处使用不同颜色、字体突出显示，网络用户通过浏览网页、下单等均能多次、清晰、明显地看到“轻管家”等内容，该种使用具有标识服务来源的目的，构成商标法意义上的使用。北京小马飞捷公司将“轻管家”使用在家居清洁服务上，该服务属于家务服务，落入第17977865号“轻管家”商标的保护范围，属于在同一种服务上使用商标的行为。苏州平行世界公司所有的第17977865号“轻管家”商标为文字商标，北京小马飞捷公司所使用的“轻管家”与第17977865号“轻管家”商标的呼叫、字形完全相同，尽管字体有细微差别，但普通消费者难以进行区分，易使相关公众对服务的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的服务有特定的联系，其行为属于使用与注册商标近似的商标的行为。故北京小马飞捷公司未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆，其行为属于侵犯注册商标专用权的行为。

关于北京小马飞捷公司的在先使用抗辩，法院认为，《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。据此，商标在先使用抗辩成立的条件应包括：1、使用人先于商标注册人使用商标；2、使用人的此种使用行为使商标已经具有一定影响，此种“有一定影响”的判断应当结合商标使用的宣传、使用行为的持续时间、使用程度、地域范围、使用规模、销售额等综合判定。具体到该案，虽然在案证据能够证明北京小马飞捷公司使用该商标的时间早于苏州平行世界公司申请注册商标的时间，但是北京小马飞捷公司提交的证据仅仅能够证明其于2015年8月26日召开一次新闻发布会发布“轻管家”服务、2015年11月一家刊物刊发报道被告“轻管家”模式的事实。第二次刊物刊发时间晚于苏州平行世界公司申请注册第17977865号商标的时间2015年9月24日，该次宣传不应作为认定在先权利的依据。仅就2015年8月26日的新闻发布会而言，无论是从被告进行宣传的频次、时间持续，还是从宣传报道的范围、主体来说，均未能表明该次发布会的宣传报道能够使北京小马飞捷公司使用的商标达到“有一定影响”的程度。此外，在2015年8月26日被告召开新闻发布会至2015年9月24日原告申请注册商标日，期限较短，并无证据表明期间被告继续持续使用“轻管家”商标并取得了一定影响，故法院对被告关于其构成在先使用的答辩意见不予采纳。

综上，北京市西城区人民法院判令被告北京小马飞捷公司于本判决生效后立即停止侵害原告注册商标专用权的行为，在其官网刊登声明，消除影响，并于本判决生效之日起十日内赔偿原告苏州平行世界公司经济损失50 000元及合理支出20 000元。

目前，北京小马飞捷公司已经提起上诉。

法官释法

一、商标在先使用的性质

商标的在先使用抗辩是目前侵害商标权纠纷案件中常见的被告抗辩事由。也就是说，在案件审理过程中，如果被告不提起此项抗辩，则是否有在先使用的事实并不是法院依职权应当查明的事实，法院不会主动进行审查，只有在被告提起此项抗辩，法院才会进行审查。而为何在我国商标法中，在先使用是一项抗辩权而不是请求权，对此，有学者做过较为系统的研究。“这与我国商标法一直采取的商标权注册主义制度有关。按照商标权注册主义制度，只有经过核准注册的商标，才能在核定使用的商品上拥有专用权和排他权。如果赋予未经核准注册的在先使用商标请求权，意味着商标在先使用人可以许可、转让其商标，可以针对第三人行使停止侵害和损害赔偿请求权，其结果相当于赋予了其专用权和排他权，并且很可能蚕食注册商标权人的市场，形成与其直接竞争的局面，结果必然损害申请商标注册的激励，根本上冲击商标权注册主义制度。”[1] 简单来讲，采取在先使用抗辩立法是为了与我国商标注册制度在体系上进行统一，使商标法的条文构成有机整体。

二、 商标在先使用抗辩的条件

在先使用抗辩的法律依据为商标法第五十九条第三款的规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”该案中法院依据法律规定对商标在先使用抗辩成立的条件进行分解，具体条件包括：1、使用人先于商标注册人使用商标；2、使用人的此种使用行为使商标已经具有一定影响。当然，此种条件限制并非准确地对商标在先使用的要件进行确定，而是根据案件审理需要而做出的精简，尤其是第二项条件，是本案被告抗辩难以成立的关键。商标在先使用抗辩的成立需要具备很多条件，而这些条件都是必要非充分条件，因此，只要不满足其中一个条件，就能够得出抗辩难以成立的结论。

本质上而言，在先使用抗辩的成立需要以形式上判断构成侵害商标权作为前提，如果从商标性使用、商标相同或者近似、同种或类似商品服务上进行使用等几个要件进行判断，尚不构成侵害商标权，则在先使用抗辩就没有判断的必要。在先使用抗辩实质上是一种对侵权的阻却，是一种法定的例外。

三、商标在先使用抗辩判断要点

在商标侵权纠纷案件中，该要件包含时间“在先”和行为“使用”两层含义。时间“在先”的判断存在两种情形：其一为商标权人在注册之前未使用，其二为商标权人在注册之前已经使用。对于第一种情形，只要使用人证明其在商标权人申请注册之前，则该条件的判断即完成，可以进入下一个条件的判断。而对于第二种情形，双方均表明自己在申请注册日期之前有使用行为，则各自提交证据予以证明，由法院依据证据确定双方的最早使用时间，以确定谁更早使用该商标。而使用人此时不仅需要证明其在商标权人申请注册之前就已经使用，其可能还需要进一步证明其最早使用时间早于商标权人。行为上的“使用”则应当是商标性使用，即将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。例如，在（2015）京知民终字第315号案件中，使用人为证明其在眼镜上在先使用“ONLY”标识的事实，提交了如下证据：1、2000年、2001年有关太阳镜的发货单（Invoice），但该份证据系英文表述，单据上未标明“ONLY”品牌。2、2000年12月15日，一份印有港利国际有限公司的发货单（packinglist），该份证据写明品牌为“ONLY”，款式名称为太阳镜（sunglasses），该份证据无任何单位的印章。3、2003年，华美丰时装（深圳）有限公司向绫致时装（天津）有限公司开具的增值税发票联，该发票上货物名称是“服装配料”。4、有关“ONLY”品牌的宣传海报，在海报上印有买正价货品获赠太阳眼镜的信息，海报上未显示印制时间。5、单位内部的银行付款凭证、记账凭证、邮件、入库单、有关海报和宣传册的发票等。[2]法院认为，上述证据不足以证明使用人于涉案商标申请日之前已在眼镜上使用“ONLY”标识。也就是说，使用人提交的证据并不能证明商标产生了标明商品来源的效果，无证据证明商标性使用，故而，在先使用抗辩也就不能成立。

在先使用抗辩成立还需要使用人证明此种使用行为使商标已经具有一定影响。立法对在先使用抗辩作此限制，本质上是为了保护未注册商标的正当利益。商标法释义中提到：“本条第三款是本次修改商标法时为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容，主要目的是保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益。”我国虽然采用商标注册制，但是仍然对未注册商标依据其使用范围、时间、影响力大小给予不同程度的保护，此种保护以“一定影响”为下限，未达到“一定影响”，无论是从相关公众的角度，还是从尊重后来商标权的角度而言，均不存在保护的必要。商标法立法如此选择，不仅与反不正当竞争法第六条保护未注册商标的规定在立法旨趣上相互统一，也符合保护诚实信用、勤恳经营的市场主体利益之原则。

至于“一定影响”的判断，司法实践中并不鲜见，而商标行政案件与民事案件对于该要件的判断并无明显差异。在（2013）高行终字第204号案件中，使用人除了企业营业执照等工商材料外，仅提交一些领购发票记录的复印件，且发票上并未使用诉争的“东方红”商标，故法院认为上述证据尚不足以证明使用人在饭馆等服务上对“东方红”商标在先使用并产生一定的影响。[3]而在本文开篇所述该案中，法院认为此种“有一定影响”的判断应当结合商标使用的宣传、使用行为的持续时间、使用程度、地域范围、使用规模、销售额等综合判定。对“一定影响”的判断不宜标准过高，否则将使在先使用抗辩形同虚设。但是，如果将“一定影响”泛化，又会冲击商标注册制这一基本制度，会产生鼓励不注册的导向。故而，结合使用行为的持续时间、使用程度、地域范围、使用规模、销售额等因素综合判定更为合理。相应地，使用人的举证就不应局限于某一时间或者某一范围的证据，而应将时间宽度和范围广度尽可能地延伸，多多益善。

当然，善意的使用为在先使用抗辩成立的应有之义。因该案件中尚不涉及对此要素的审查，法院并未多作笔墨。是否善意亦是从当事人的举证情况来进行判定。一般而言，此前存在业务合同往来、商标代理注册或者其他极有可能的业务接触，使得使用人完全能够知晓注册商标存在，则使用人难谓善意。

[1] 李扬：《商标在先使用抗辩研究》，载于《知识产权》2016年第10期；

[2] 见（2015）京知民终字第315号《民事判决书》（绫致时装销售（天津）有限公司与北京龙腾九洲贸易有限公司、北京首商集团股份有限公司西单商场侵害商标权纠纷上诉案）；

[3] 见（2013）高行终字第204号《民事判决书》（徐天成诉国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审行政纠纷案）。