北京瑞森新谱科技有限公司等与LISTEN,INC.确认不侵害著作权纠纷案再审民事裁定书

北京市高级人民法院

民事裁定书

（2016）京民终306号

上诉人（原审原告）：北京瑞森新谱科技有限公司。

法定代表人：魏茂林，董事长。

上诉人（原审原告）：魏茂林，男，北京瑞森新谱科技有限公司董事长。

被上诉人（原审被告）：LISTEN,INC.。

法定代表人STEPHEN F.TEMME，董事长。

上诉人北京瑞森新谱科技有限公司、魏茂林因与被上诉人LISTEN,INC.确认不侵害著作权纠纷一案，不服北京市第三中级人民法院（2014）三中民初字第06032号驳回起诉的民事裁定书，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。

北京瑞森新谱科技有限公司（以下简称瑞森公司）、魏茂林在一审中起诉称：

一、瑞森公司独立研发了TrustSystem电声测试系统，由相关硬件与控制软件构成,用于各种电声产品的音频特性检测。该系统一经推出即深受市场好评，获得广泛赞誉。“TrustSystem声学振动测试软件V6.0”软件系瑞森公司独立开发的软件，不侵犯任何第三方的知识产权。

二、LISTEN,INC.（以下简称LISTEN公司）通过瑞森公司客户发送警告、提起诉讼等方式威胁瑞森公司、魏茂林。瑞森公司调查发现，LISTEN公司屡次向瑞森公司的客户声称TrustSystem产品系盗版产品，全盘剽窃了LISTEN公司相关软件的代码，使用了其商业秘密。受此影响，瑞森公司的众多客户抛弃了瑞森公司产品而转向LISTEN公司。LISTEN公司向瑞森公司客户的警告行为，实质是以其所拥有的知识产权作为工具向瑞森公司及其客户进行警告和威胁，从而实现其不正当竞争的目的。

三、经瑞森公司、魏茂林合理催告，LISTEN公司拒不行使其诉权，导致双方的关系长期处于不确定的状态，瑞森公司、魏茂林均有权提起确认不侵权之诉。在获悉LISTEN公司针对瑞森公司、魏茂林的警告之后，瑞森公司、魏茂林通过委托代理人于2013年12月9日，分别通过电子邮件、传真以及特快专递的方式向LISTEN公司发送了中英文版的催告函，要求LISTEN公司在合理期限内就其威胁、警告行为予以澄清，并在有管辖权的法院积极行使其诉权。

LISTEN公司在2013年12月9日当日即已经收到了电子邮件和传真，并最迟于2013年12月13日收到了催告函的纸质件。2014年1月11日，瑞森公司、魏茂林的委托代理人收到LISTEN公司回函，在回函中，LISTEN公司确认其收悉了催告函，但明确拒绝撤回诉讼，并拒绝在中国提起相关诉讼。

四、LISTEN公司的行为给瑞森公司、魏茂林造成了严重损失，应承担相关责任。LISTEN公司长期威胁、警告瑞森公司及其客户，却怠于行使诉权，给瑞森公司、魏茂林造成了严重的损失。LISTEN公司主观上对其行为的性质及其可能造成的后果明知，具有过错，应当承担停止侵害和赔偿损失的责任。瑞森公司众多的客户在获知LISTEN公司警告或诉讼后，放弃了与瑞森公司的交易或者减少订购瑞森公司产品，导致了瑞森公司、魏茂林巨额市场损失。进一步，魏茂林的商誉因LISTEN公司的不当行为而受到损害。

此外，LISTEN公司在美国提起了侵权诉讼，要求魏茂林予以赔偿。为了应对LISTEN公司在美国提起的诉讼，瑞森公司、魏茂林不得不支付、并且将持续支付大量的诉讼费用。因此，瑞森公司、魏茂林请求法院综合考虑上述因素，依法判令LISTEN公司赔偿瑞森公司、魏茂林的损失人民币2000万元整，并且依法判令LISTEN公司消除侵权影响，恢复瑞森公司、魏茂林名誉。

综上所述，LISTEN公司长期警告、威胁瑞森公司、魏茂林，却经合法催告后在合理期限内拒不行使诉权，其行为给瑞森公司、魏茂林造成了严重损失。故诉至法院，请求:

1.判决确认“TrustSystem声学振动测试软件V6.0”软件不侵犯LISTEN公司著作权以及LISTEN公司的商业秘密；

2.判决LISTEN公司赔偿瑞森公司、魏茂林经济损失共计人民币2000万元，包括承担瑞森公司、魏茂林为制止LISTEN公司的侵权行为而支付的合理费用，包括但不限于调查费、技术鉴定费、公证费、翻译费和律师费等；

3.判令LISTEN公司消除侵权影响。

4.判令LISTEN公司承担本案诉讼费用。

LISTEN公司答辩称：

一、瑞森公司、魏茂林提起的“确认不侵害著作权纠纷及确认不侵害商业秘密纠纷”无法律依据，应予驳回其起诉。即便参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定，也应以利害关系人收到权利人发出的指称其侵犯了权利人专利权的警告、而权利人未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为前提。

本案中，LISTEN公司未曾向瑞森公司、魏茂林发出过任何指称其侵犯LISTEN公司著作权的警告。瑞森公司、魏茂林主张LISTEN公司在美国提起的诉讼构成对瑞森公司、魏茂林的“警告”，但是，该诉讼是针对魏茂林等提起的违反《经销协议》、《保密协议》的诉讼，该诉讼没有涉及任何著作权的诉讼请求，因此与瑞森公司、魏茂林“确认不侵害著作权”的诉请没有任何关联。瑞森公司、魏茂林主张的所谓“散布虚假事实”与本案“确认不侵权之诉”并非同一法律关系，不应由本案审理。

二、魏茂林不是“确认不侵权之诉”主张权利的权利人，主体不适格，应予驳回其起诉。瑞森公司、魏茂林主张其确认不侵权的权利是“TrustSystem声学振动测试软件V6.0”软件著作权，该证据显示此著作权的权利人是瑞森公司，而魏茂林并非权利人，因此，魏茂林诉讼主体不适格，应予以驳回其起诉。

三、瑞森公司、魏茂林的起诉即使符合“确认不侵权之诉”的起诉条件，诉讼请求也缺少法律和事实依据，应予以驳回其全部诉讼请求。瑞森公司、魏茂林请求“确认TrustSystem声学振动测试软件V6.0软件不侵犯LISTEN公司著作权以及LISTEN公司商业秘密”，必须先证明LISTEN公司先向其发送了有关指称瑞森公司、魏茂林实施了哪些具体的侵犯著作权或者商业秘密的行为的警告，瑞森公司、魏茂林针对LISTEN公司的具体警告的行为才可能提起“确认不侵权之诉”。

在LISTEN公司没有发出任何警告的情况下，瑞森公司、魏茂林泛泛的提出确认“TrustSystem声学振动测试软件V6.0”软件不侵权的诉请是没有事实和法律依据的。此外，瑞森公司、魏茂林声称其TrustSystem系统软件是自主研发、未抄袭第三方软件、也未接触使用他人商业秘密，却没有提交任何相关证据支持其主张。

一审法院裁定认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”

参照上述规定，确认不侵犯专利权诉讼的成立条件是，权利人向他人发出侵权的警告，被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权，权利人收到该书面催告后，在合理期限内既未撤回警告也未提起诉讼，此时，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵权诉讼的，人民法院应当受理。鉴于对于涉及其他类型的知识产权所提起的确认不侵权之诉与确认不侵犯专利权之诉并无本质差异，因此可以参照上述规定确定确认不侵权之诉的成立条件。

本案中，瑞森公司、魏茂林以LISTEN公司在美国起诉魏茂林违反双方的合同约定且美国法院生效判决判令魏茂林禁止生产、销售TrustSystem软件为由，主张LISTEN公司已通过域外诉讼的形式向瑞森公司、魏茂林发出了侵权警告。之后瑞森公司、魏茂林函告LISTEN公司在一个月内行使诉权。由于LISTEN公司未在限期内提起诉讼，故瑞森公司、魏茂林诉至人民法院请求确认瑞森公司、魏茂林生产、销售TrustSystem软件不侵犯LISTEN公司著作权及LISTEN公司的商业秘密。

确认不侵权诉讼制度，旨在遏制知识产权滥用行为，既保护权利人的合法权益和投资安全，又防止权利人滥用诉权。且知识产权的保护有地域性。瑞森公司、魏茂林所述美国法院判决依据的是LISTEN公司与魏茂林之间就TrustSystem软件的合同约定，无法视为是LISTEN公司对瑞森公司或魏茂林享有“TrustSystem声学振动测试软件V6.0”软件相关知识产权利益的侵权警告。

瑞森公司、魏茂林所述LISTEN公司向瑞森公司客户的侵权警告行为，亦不能认定是确认不侵权诉讼中的侵权警告。因瑞森公司或魏茂林均未能向法院提供有效证据证明LISTEN公司曾就“TrustSystem声学振动测试软件V6.0”软件向瑞森公司或魏茂林发送过侵权警告，故瑞森公司、魏茂林所提确认不侵权之诉，依法应予驳回。

综上，一审法院裁定：

驳回北京瑞森新谱科技有限公司、魏茂林对LISTEN,INC.的起诉。

瑞森公司、魏茂林不服一审法院裁定，仍持原起诉理由向本院提起上诉。请求本院指令一审法院对本案进行实体审理。

本院认为：确认不侵犯知识产权之诉，是指在被控侵权人是否构成对知识产权权利人侵权的法律关系不明朗的情况下，被控侵权人主动向有管辖权的法院起诉，请求法院确认其行为不构成对权利人所享有的知识产权的侵犯。

而提起确认不侵权之诉应符合相应的条件：

即一是疑似侵权人受到专利权人的侵权警告，

二是疑似侵权人在受到专利权人侵权警告后要求专利权人提起侵权诉讼，

三是专利权人没有合理事由故意迟迟不起诉并放任侵权警告对疑似侵权人造成消极影响。

知识产权领域请求确认不侵权之诉中，被告向原告发出的侵权警告是证明被告行为致使原告处于不安状态、威胁存在的主要依据。

本案中瑞森公司、魏茂林起诉主张LISTEN公司已通过域外诉讼的形式向瑞森公司、魏茂林发出了侵权警告。之后瑞森公司、魏茂林函告LISTEN公司在一个月内行使诉权。

由于LISTEN公司未在限期内提起诉讼，故瑞森公司、魏茂林诉至人民法院请求确认瑞森公司、魏茂林生产、销售TrustSystem软件不侵犯LISTEN公司著作权及LISTEN公司的商业秘密。

但瑞森公司、魏茂林所述LISTEN公司在美国法院起诉的依据是双方之间就TrustSystem软件的合同约定，故LISTEN公司的起诉行为无法被视为是对瑞森公司或魏茂林享有“TrustSystem声学振动测试软件V6.0”软件相关知识产权利益的侵权警告。

而瑞森公司、魏茂林所述LISTEN公司向瑞森公司客户的侵权警告行为，亦不能认定是确认不侵权诉讼中的侵权警告。因瑞森公司或魏茂林均未能向法院提供有效证据证明LISTEN公司曾就“TrustSystem声学振动测试软件V6.0”软件向瑞森公司或魏茂林发送过侵权警告，故一审法院裁定驳回瑞森公司、魏茂林所提确认不侵权之起诉是正确的。

据此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十一条、第一百七十五条之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原裁定。

本裁定为终审裁定。

审　　判　　长　　　唐　亮

审　　判　　员　　　张　爽

审　　判　　员　　　谷　升

二 〇 一 七 年 十 二 月 二 十 八 日

书    记    员　    张铱婷