同一发明创造可否既获取实用新型专利又获取发明专利授权？

问题咨询：

我设计了一种鼠标，这个鼠标的关键设计是鼠标的外型和按键设置，外形现在已经设计完成并且申请了实用新型专利，按键设置可不可以申请专利？如果不能的话怎么保护我们的按键设置不被别的人抄袭？

谢谢

北京专利律师回复：

您好！

        根据《专利法》的规定，对于一项“新的技术方案”，申请人既可以选择实用新型专利进行保护，也可以选择发明专利进行保护。

        发明和实用新型专利，应当具备新颖性、实用性和创造性。《专利法》第二十二条规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

        根据上述规定，可以破坏“新颖性”的“抵触申请”，包括申请人本人的申请在内。这一点区别于修改前的专利法。

        同时，《专利法》第九条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”

        根据上述规定，同一发明创造的在先申请，不作为评价在后申请之创造性的对比文件。因此，申请人在申请实用新型专利之后，可以对技术方案进行修改，使其具备新颖性。即，申请人完全可以就同一份专利说明书撰写出两份内容不同的权利要求书，使两者具有不同的保护范围，不属于“同样的发明创造”。一份权利要求书用于申请实用新型专利，另一份用于申请发明专利。如此，申请人不仅可以先后获得实用新型专利和发明专利，而且，两项专利权可以同时并存。

        例如，一件专利申请的说明书中公开了多个技术方案，申请人可以将其综合为一项保护范围较大的上位概念写入一份权利要求书中，用于申请实用新型专利，而将其中的优选实施方案写入另一份权利要求书中，用于申请发明专利。

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