优先权相关情况的考量和处理

摘要：

本文通过对无效审查中的典型案例介绍，结合现行指南和2006年版指南中的相关规定，就涉及优先权的审查，尤其是在先申请是在中国提出并获得授权、要求优先权的PCT申请进入中国国家阶段的审查总结和梳理出一定经验，为应对类似案件的审查提供参考和借鉴。

关键词：

国际申请 优先权 抵触申请 重复授权

一、引言

优先权原则是《保护工业产权巴黎公约》所确立的对工业产权国际保护的重要原则之一，并被TRIPs协定予以肯定。申请人在一个成员国提出发明专利、实用新型、外观设计或商标注册申请后，又在规定期限内就相同主题提出申请（包括向其他成员国），可以享有优先权。利用优先权原则可以达到补充和完善首次申请的目的。近些年来，随着知识产权事业的发展和专利申请量的增长，高质量、高价值专利的培育、挖掘与运用，申请人对于要求优先权更加重视，要求优先权的情况明显增多，针对优先权的审查也成为目前审查工作的一个热点和难点。

本文将结合某专利权（下称涉案专利）的无效宣告请求审查案件（下称无效案）[1]，就享有优先权的方式、PCT申请优先权是否成立的判断、要求本国优先权的时间判断基准、在先实用新型申请是否会构成在后申请的抵触申请、当优先权文件与在后申请构成重复授权时如何处理等问题进行解析。

二、案情介绍

涉案专利为通过PCT申请进入中国的发明专利申请，国际申请日为2009年8月5日，进入国家阶段的时间为2009年11月16日，进入中国国家阶段后最终获得授权。涉案专利提出申请时要求享有他人在先申请（中国实用新型专利申请，下称证据1）的优先权，并在国际阶段的PCT请求书中声明证据1的申请人将优先权转让给涉案专利的申请人，即，涉案专利属于通过优先权转让形式而享有证据1的优先权的情形。作为优先权基础的证据1于2009年11月11日获得授权，且授权公告的权利要求的保护范围与涉案专利的权利要求的保护范围完全相同。

无效案中，无效宣告请求人提出的无效宣告请求理由有两点。

一是涉案专利在进入中国国家阶段并于2009年11月17日提交优先权申请费时，证据1已经获得授权，涉案专利进入中国国家阶段后，证据1对涉案专利而言属于本国优先权的情况，因此证据1因已授权不得作为要求本国优先权的基础，涉案专利不应享有证据1的优先权。请求人同时提供了已生效的“（2015）京知行初字第2822号”专利申请行政案判决[2]以支持其主张。另外，请求人还主张核实涉案专利中是否已经提交优先权转让证明文件，认为若没有提交优先权转让证明文件或者该文件不符合要求，则涉案专利也不能享有证据1的优先权。而在涉案专利不能享有证据1的优先权的前提下，证据1构成涉案专利的抵触申请，涉案专利相对于证据1不具备新颖性。

二是假设涉案专利的优先权成立，证据1与涉案专利的权利要求保护范围完全相同，两者的申请日也相同，且均已获得授权，涉案专利与证据1因存在优先权转让的情况，则两个专利的专利权人属于利益共同体，应视为同一专利权人，应按照《专利审查指南》（下文称“指南”）中同一专利权人同日申请的情形处理，即，涉案专利授权在后，不应被授予专利权，应宣告涉案专利无效。

经查实，涉案专利在国际阶段的PCT请求书中声明证据1的申请人将优先权转让给涉案专利的申请人，但并未提交优先权转让证明文件。

借由该无效案可以看出，有关优先权尤其是进入中国国家阶段的PCT申请享有本国优先权的情形较为复杂，涉及诸多审查难点问题，下面逐一进行探讨。

三、享有优先权的方式及要求

专利审查中要求优先权时通常是申请人相同或至少部分相同的情形，但该无效案中的PCT申请要求优先权的方式较为特殊，是要求享有他人在先申请的优先权。在此，笔者认为有必要明确在后申请享有在先申请优先权的情形及要求。

从申请人的角度来看，在后申请要求在先申请的优先权的情形可以分为两种。一是根据专利法第二十九条的规定，申请人在规定的时间内向专利局要求以其在先提出的专利申请为基础享有优先权。此时，在后申请人与在先申请人是完全一致或者部分一致。二是根据专利法实施细则第三十一条第三款以及指南第一部分第一章第6.2.1.4节和6.2.2.4节的相关规定，在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人，从而由在后申请享有在先申请的优先权。此时，在后申请人与在先申请人是完全不一致的。对于第二种情形，在后申请的申请人还应在规定的时间内提交合格的优先权转让证明文件，否则也会导致优先权不能成立。

本无效案即属于第二种情形。涉案专利是在国际申请阶段通过优先权转让的方式而声明要求享有证据1的优先权，证据1的申请人（同专利权人）将优先权转让给涉案专利的申请人（同专利权人），由其享有证据1的优先权，两者的申请人完全不同。

需要注意，第一种情形是在后申请的申请人为了享有在先申请的优先权而普遍采用的方式，对于该种方式，通常无需核实申请人的身份；而第二种情形是享有优先权较为特殊的方式，在审查阶段应予以关注和重视，转让声明和转让证明否符合要求是决定优先权成立与否的一个重要环节。同时，作为本国优先权的在先申请还必须满足专利法实施细则第三十二条第二款的相关规定，否则将不得作为要求本国优先权的基础。即，提出在后申请时，作为优先权的在先申请不能被授予专利权。

四、PCT申请在国际阶段和进入国家阶段要求优先权的不同规定和相关处理方式

涉案专利属于享有优先权的第二种情形的PCT申请，审查中笔者发现，PCT申请在国际阶段和进入中国国家阶段时对于第二种情形下能否享有优先权具有不同的规定。

在进入国际阶段时，案件审查适用专利合作条约及其实施细则（下称PCT和PCT实施细则）的规定。按照PCT实施细则4.17（ⅲ）、51之二.1（a）（ⅲ）和51之二.2（ⅲ）的相关规定，在后申请的申请人在国际阶段提交申请时，只要作出了符合规定的要求优先权的声明，即可认为其合法享有在先申请的优先权，而无需提供由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件（下称优先权转让证明文件）。而进入中国国家阶段后，根据专利法实施细则第三十一条第三款以及指南第一部分第一章第6.2节的相关规定，对于申请人完全不一致的，需在申请日起三个月内提交优先权转让证明文件，否则视为未要求优先权。

本无效案中，涉案专利的申请人在国际阶段的PCT请求书中声明了基于证据1的申请人将优先权转让给涉案专利的申请人，要求证据1的优先权，虽未提交优先权转让证明文件，但符合国际阶段的相关规定和要求，可以享有证据1的优先权；但进入中国国家阶段后，其并未提交优先权转让证明文件，显然不符合我国关于享有优先权的相关规定。本无效案的无效请求理由中涉及了“核实涉案专利的优先权转让证明文件是否提交”的主张，借此引发了笔者对PCT申请进入中国国家阶段后优先权转让证明文件应如何提交以及在无效审查中是否因未提交合格的优先权转让证明文件而认定优先权不成立的思考。笔者认为，专利法实施细则以及指南关于申请人应当在提出在后申请之日起三个月内提交优先权转让证明文件的相关规定，其实质是为了让申请人对提出申请时的优先权转让声明的真实性和有效性进行证明。

由于PCT申请的特殊情况，一方面其在进入国家阶段时通常会超出“在提出在后申请之日起三个月”的期限，另一方面由于在国际阶段仅需提交符合PCT实施细则规定的要求优先权的声明，而无需提交优先权转让证明文件，因此申请人认为在PCT申请符合上述规定时，通常不会在进入国家阶段时再主动提交优先权转让证明文件。在此情况下，在PCT申请进入国家阶段时，如果因为申请人期满未提交优先权转让证明文件而发出视为未要求优先权通知书，笔者认为对于申请人而言并不合理。笔者建议，国务院专利行政部门按照相关规定对进入国家阶段的PCT申请进行初步审查，若发现其属于上述享有优先权的第二种情形，则应视作要求了优先权，并及时向申请人发出补正通知书，通知其在指定期限内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件，即提醒申请人在进入国家阶段时需要按照我国优先权的规定进行相关手续的完善。若申请人在指定期限内未提交优先权转让证明文件或者提交的优先权转让证明文件不符合规定，则再发出视为未要求优先权通知书，认定本申请要求优先权不成立。这样的操作也是给予申请人合法合理补充完善相关手续的机会，以避免其已经按照相关规定进行操作的情况下却由于不同审查阶段的不同要求，因非自身原因而造成利益受损。

在无效宣告审查中，由于专利已经进入授权阶段，例如涉案专利，尽管在进入国家阶段申请人没有提交优先权的转让证明文件，但基于上述情况及合理性的综合考量，笔者认为，不应基于申请人未提交优先权转让证明文件而认定专利不能享有优先权。比较合适的做法，是以向专利权人发出无效宣告请求审查通知书的方式，要求专利权人证明其实质上享有优先权。如果专利权人在指定期限内提交了符合规定的优先权转让证明文件，则认可专利可以享有优先权。

五、对要求本国优先权的时间判断基准的考量

当PCT申请进入国家阶段且属于要求本国优先权的情况时，可能会出现作为优先权基础的在先申请获得授权的情形，如无效案中的证据1。在先申请获得授权是否会导致在后申请不能够享有优先权也往往是争议的焦点和审查的重点和难点。

当PCT申请在进入中国国家阶段时，若符合指南第三部分第一章第5.2.6节的规定，在先申请是在中国提出的，则应当视作要求本国优先权（本案即属于此类情况）。而如前所述，作为本国优先权的在先申请还必须满足专利法实施细则第三十二条第二款的相关规定，否则将不得作为要求本国优先权的基础，在后申请不能享有在先申请的优先权，其中就包含了提出在后申请时，在先申请不能被授予专利权的情形。

本无效案中，作为优先权基础的证据1于2009年11月11日获得了授权，因此无效宣告请求人认为，其不能作为优先权基础。无效宣告请求人的逻辑是，涉案专利进入中国国家阶段完成优先权申请费缴纳，才应视为完成了要求本国优先权手续，而此时证据1已经授权，因此涉案专利不能享有证据1的优先权。而涉案专利的专利权人则主张应以涉案专利的国际申请日作为在先申请是否已经授权的判断基准。该争议实际涉及了PCT申请进入我国国家阶段，构成本国优先权时，应以哪个时间节点作为在先申请已经授权的基准的考量。

根据指南第一部分第一章第6.2.2.1节的规定，对专利法实施细则第三十二条第二款第（二）项进行审查时，确定作为要求本国优先权基础的在先申请是否已经获得授权，应以要求优先权的在后申请的申请日为时间判断基准。审查优先权时，如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。

对本无效案而言，尽管指南已经明确规定了本国优先权应以要求优先权的在后申请的申请日为时间判断基准，但并没有写明进入中国国家阶段后才构成本国优先权的PCT申请的具体判断时间节点。对此，笔者认为根据专利法实施细则第一百零二条（2009年10月1日之前施行的专利法实施细则第一百条）的规定，进入中国国家阶段的PCT申请的申请日为已确定的国际申请日，并且PCT申请的优先权声明也是在国际申请日时就已提出，因此对于因进入中国国家阶段构成享有本国优先权的PCT申请而言，其判断在先申请已经授权的基准节点应为其国际申请日，而不应以进入国家阶段的日期或缴纳优先权申请费的日期为准。

涉案专利的国际申请日为2009年8月5日，而证据1于2009年9月23日完成专利登记相关费用的缴纳，并于2009年11月11日获得授权公告。可见，在涉案专利的国际申请日时，证据1尚未获得授权，其可以作为涉案专利的本国优先权的基础。因此，涉案专利享有证据1的优先权，证据1不构成涉案专利的抵触申请。

请求人提及的“（2015）京知行初字第2822号”专利申请行政案生效判决中，在后申请的申请日（同时要求在先申请的优先权）晚于在先申请的专利登记相关费用的缴纳日，而完成缴纳专利登记相关费用则视为在先申请已经被授予专利权，故不得作为要求本国优先权的基础，实际是认定完成缴纳专利登记相关费用才视为在先申请已经被授予专利权。可见，涉案专利的情况与上述专利申请行政案的情况不同，两者没有参考性。

基于上述分析，笔者认为在审查优先权时，应牢记“以在后申请的申请日为时间判断基准”的原则，以此确定作为要求本国优先权基础的在先申请是否在该日期之前已经获得授权，尤其要注意与本无效案情况类似的PCT申请要求本国优先权的情形，不能以申请进入国家阶段和提交优先权申请费的日期为时间判断基准。

六、无效阶段对于优先权文件与在后申请存在重复授权问题的处理

因存在优先权文件与在后申请属于相同的发明创造而导致重复授权的专利被提出无效时，现行指南和旧版指南规定的处理方式有所不同，如何对此进行合理、妥善的处理成为审查的难点和重点。

指南第一部分第二章第15.2.3节以及第三部分第一章第5.2.6节对于在先申请是在中国提出的、要求优先权的PCT申请进入中国国家阶段可能造成重复授权及相应的处理作了规定。本无效案属于上述规定的情况，即在涉案专利提出申请之后，证据1获得专利权，之后涉案专利也获得专利权，两者构成重复授权的情况。

请求人认为，涉案专利是通过优先权转让的形式享有证据1的优先权，应当按照同一专利权人的同日申请处理，涉案专利授权在后，不应被授予专利权，应宣告涉案专利无效。但是事实上，涉案专利的优先权是通过优先权转让的形式而享有的，在先申请的专利权人并未转让专利权，两者属于同样的发明创造，但专利权人不同，故而涉案专利与证据1属于专利权人不同而申请日相同的情况。

涉案专利属于在2009年10月1日之前提出的专利申请，适用2009年10月1日之前施行的专利法、专利法实施细则和指南的规定。而对比旧版指南第四部分第七章第3.1节的规定（专利权人不同、申请日相同）和现行指南第四部分第七章第3节的规定（专利权人不同），两者在无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理方式不同。旧版指南规定，无效宣告请求人仅针对一项专利权提出无效宣告请求的，专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效，也可以与另一专利权人进行协商；两专利权人经协商欲通过放弃其中一项专利权的方式来维持另一项专利权有效的，应当向专利复审委员会提交一专利权人自申请日起放弃其专利权的书面声明。而现行指南规定，无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求的，专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效，并与另一专利权人协商选择仅保留其中一项专利权。即，现行指南并未规定专利权人可以提交自申请日起放弃其专利权的书面声明。

本无效案中，请求人仅针对涉案专利提出无效宣告请求。而涉案专利的专利权人随后作为无效宣告请求人向国家知识产权局提出了针对证据1的无效宣告请求（下称第二案）[3]，理由是证据1与涉案专利存在重复授权的缺陷。第二案中，双方当事人经协商后，证据1的专利权人决定放弃证据1的专利权。国家知识产权局经审查后予以确认，宣告证据1的专利权全部无效。就此，涉案专利克服了与证据1重复授权的缺陷。

本无效案合议组在处理重复授权问题时采用的是现行指南规定的方式，原因有两点。首先，按照旧版指南的规定，在上述情况下，如果涉案专利要克服重复授权问题，就需要向专利复审委员会提交一由证据1的专利权人自申请日起放弃其专利权的书面声明。而随着专利法、专利法实施细则和指南的修改，现阶段专利局已经无法针对自申请日起放弃专利权的处理方式进行具体操作。其次，证据1已经于2018年因未缴纳专利年费而处于终止失效状态，其专利权人亦无法通过主动放弃的方式自始放弃专利权。基于上述两点，即使本无效案的专利权人与证据1的专利权人协商达成一致，也无法按照旧版指南规定的路径克服重复授权的缺陷，因此本无效案采取现行指南规定的方式进行处理更为妥当。

指南第三部分第一章第5.2.6节作出如此规定，是基于国际申请的特殊程序，此举可能是考虑到采用中国专利法实施细则对PCT申请进行规定的做法不妥。但这一规定事实上导致了对于国际阶段和国家阶段采用了不同的标准[4]，并进而导致递交国际申请的申请人与递交普通在后申请的申请人获得的利益存在差别。例如，对于普通国家申请，如果其主张本国优先权，则即使不存在重复授权的问题，在先申请在该普通申请提出之日起也会被视为撤回，也即，即使满足专利法的其他规定，也只有在后申请能够被授予专利权；而对于PCT申请，由于没有这一要求，则其在先申请不会被视为撤回，如果能够满足中国专利法的其他规定，其在先申请和在后申请都有可能被授予专利权。

七、建议

根据上述讨论，笔者就优先权相关的审查提出以下三点建议。

一是加强相同主题发明创造的检索。在实质审查过程中，在发明申请满足其他授权条件的前提下，涉及到通过检索来发现是否存在同样的发明创造时，不但要以在后申请人为检索入口进行通常情况的检索，还应注意对不同申请人的相同主题的发明创造进行充分检索，以避免由于优先权转让而可能造成的重复授权问题。

二是注意通知PCT申请人补充提交优先权转让证明文件。当视作要求本国优先权的PCT申请进入国家阶段后，审查时应先发出相应的补正通知书，通知申请人补充提交优先权转让证明文件。然后，再根据申请人补交的情况，确定其是否能够享有在先申请的优先权。

三是完善指南的相关规定，明确在先申请属于中国国家申请，而在后申请是指定中国的PCT申请的情况下，在先申请自在后申请的申请日起即被视为撤回，视为撤回的处理决定可以在在后申请进入国家阶段时作出。我国目前对于存在此种情况的PCT申请没有相关规定和作法，仅规定了申请人要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。笔者认为，这样的建议可以弥补现有规定存在的盲区，避免导致PCT申请与普通申请的申请人获得的利益存在差别，也可避免在专利案件的后续审查中引起不必要的争议和纠纷。

八、结语

以上就PCT申请享有优先权的方式以及在不同阶段对于其享有优先权的不同规定和情况、合理的审查方式等方面作了介绍和分析。希望通过本文的讨论，能够为涉及优先权的相关审查提供参考和借鉴，以保证审查质量，提高审查效率。

参考文献

[1]国家知识产权局无效宣告请求审查决定（第52733号）

[2]（2015）京知行初字第2822号专利申请行政案

[3]国家知识产权局无效宣告请求审查决定（第52415号）

[4]曲淑君等，中日本国优先权制度之比较研究，审查业务通讯，16卷10期。

[1]等同于第一作者。

[2] 要求优先权的申请人的姓名或者名称与在先申请文件副本中记载的申请人姓名或者名称不一致的，应当提交优先权转让证明材料，未提交该证明材料的，视为未要求优先权。

[3]申请人完全不一致，且在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的，应当在提出在后申请之日起三个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。在先申请具有多个申请人，且在后申请具有多个与之不同的申请人的，可以提交由在先申请的所有申请人共同签字或者盖章的转让给在后申请的所有申请人的优先权转让证明文件；也可以提交由在先申请的所有申请人分别签字或者盖章的转让给在后申请的申请人的优先权转让证明文件。

申请人期满未提交优先权转让证明文件或者提交的优先权转让证明文件不符合规定的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

[4] 要求优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人应当一致；不一致的，在后申请的申请人应当在提出在后申请之日起三个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。在后申请的申请人期满未提交优先权转让证明文件，或者提交的优先权转让证明文件不符合规定的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

[5]  申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是，提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础：（一）已经要求外国优先权或者本国优先权的；（二）已经被授予专利权的；（三）属于按照规定提出的分案申请的。

[6]为一个或多个指定国所适用的本国法的目的，请求书可以包括下述一项或多项按照行政规程规定的方式撰写的声明：本细则51之二.1(a)(iii)所述的关于申请人在国际申请日有权要求在先申请优先权的声明。

[7]（某些允许的国家要求）除本细则51之二.2另有规定外，指定局适用的国家法根据条约第27条可以要求申请人特别提供下列各项：如果申请人与提出在先申请的申请人不是同一人，或者申请人在提出在先申请后姓名改变，包含有申请人有权要求该在先申请优先权的证明的任何文件。

[8]（可以不要求文件或证据的某些情况）除非有理由怀疑相关说明或者声明的真实性，指定局不应对下列事项要求文件或者证据：关于该申请人在国际申请日时有权要求一项在先申请的优先权(本细则51之二.1(a)(iii))，如果根据本细则4.17(iii)，请求书中包括上述内容的声明或者上述内容的声明被直接提交给指定局。

[9]先申请是在中国提出的，要求优先权的国际申请进入国家阶段，应当看作是要求本国优先权。

[10]在先申请和要求优先权的在后申请应当符合下列规定：……，（3）该在先申请的主题，尚未授予专利权。

审查上述第(3) 项时，以要求优先权的在后申请的申请日为时间判断基准。

审查优先权时，如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。

[11]按照专利合作条约已确定国际申请日并指定中国的国际申请，视为向国务院专利行政部门提出的专利申请，该国际申请日视为专利法第二十八条所称的申请日。（专利法第二十八条：国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。）

[12]进入国家阶段的国际申请要求的是在中国提出的在先申请的优先权，或者要求的是已经进入中国国家阶段的在先国际申请的优先权，则可能造成重复授权。对于由此可能造成重复授权的情况的处理，适用本章第13节的规定。

需要注意的是，如果出现视为未要求优先权的情况，则在先申请可能成为破坏该国际申请的新颖性的现有技术或抵触申请。

[13]由于国际申请的特殊程序，审查员不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理；同样，对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况，审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题；上述问题均留待后续程序中处理。

[14]无效宣告请求人仅针对一项专利权提出无效宣告请求的，专利复审委员会应当书面告知双方当事人。专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效，也可以与另一专利权人进行协商。

两专利权人经协商欲通过放弃其中一项专利权的方式来维持另一项专利权有效的，应当向专利复审委员会提交一专利权人自申请日起放弃其专利权的书面声明，由专利局予以登记和公告。自申请日起放弃专利权的，该专利权视为自始不存在。在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，专利复审委员会应当维持该项专利权有效。

[15]两项专利权均被提出无效宣告请求的，专利复审委员会一般应合并审理。经审查认为构成同样的发明创造的，专利复审委员会应当告知两专利权人上述两项专利权构成同样的发明创造，并要求其协商选择仅保留其中一项专利权。两专利权人经协商共同书面声明仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，专利复审委员会应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。

无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求，专利复审委员会经审查认为构成同样的发明创造的，应当告知双方当事人。专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效，并与另一专利权人协商选择仅保留其中一项专利权。专利权人请求宣告另外一项专利权无效的，按照本节前述规定处理。

 [16]专利法实施细则第三十二条第三款：申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。