图形用户界面（GUI）外观设计专利保护的困境及其解决

目次

1 “金山诉萌家案”判决引发的争议

2 国外已有解释方法以及在我国的适用难题

2.1 欧盟：允许外观设计脱离产品受到保护

2.2 美国：“软件属于产品”论

2.3 日本：提供专用于制造侵权产品的软件视为间接侵权

3 探寻新的解释方法：授权制造侵权产品构成直接侵权

3.1 用户安装、操作软件的行为应视为“制造”

3.2 将“制造权”解释为包括“授权他人制造专利产品”的专有权利

4 结论

1 “金山诉萌家案”判决引发的争议

通说认为，外观设计专利保护的“新设计”，并非可以脱离产品单独存在的“设计”，而是“产品的外观设计”。这里所说的“产品”是指任何用工业方法生产出来的“物品”[1]。虽然现行《专利法》第2条第4款规定“外观设计”包括“对产品的局部的新设计”，但依然没有放弃外观设计是“产品的设计”的固有理念。最高人民法院也通过个案确立了“外观设计应当以产品为依托，不能脱离产品独立存在”的裁判规则。[2]

这一原则也延伸到了图形用户界面（简称“GUI”）外观设计的保护。虽然我国专利法不排斥具有一定美感且易于用户操作的GUI享有外观设计专利保护，但专利审查指南依然秉持GUI外观设计不得与产品分离的原则，2010年版《专利审查指南》明确规定“产品通电后显示的图案不能授予外观设计专利权”，2021年版《专利审查指南》依然强调GUI只是“产品”的设计要点，现行《专利审查指南》（2023）对此亦无变化。于是，在被称为“国内首例GUI外观设计专利侵权案”的“奇虎诉江民案”中，北京知识产权法院审理认为，涉案专利是用于电脑产品上的外观设计，而被诉行为是被告向用户提供软件，软件与电脑不属于相同或相近种类的产品，因此被诉行为不构成侵权。[3]该案的判决结果虽然完全遵循了GUI外观设计保护不得与产品分离的原则，但无疑令GUI的专利权人大为失望。因为根据该案确立的裁判规则，专利权人只能禁止手机、电脑等电子设备的厂商预装带有特定GUI的软件，所以，侵权人完全可以不提供预装而是通过网络发布特定软件的下载以逃避法律风险，GUI设计者所持外观设计专利的价值被大打折扣。因此，在“金山诉萌家案”中，上海知识产权法院试图寻求法律解释上的突破，一审判决认定被告开发并提供涉案软件下载的行为侵害了原告的外观设计专利权，2023年5月上海市高级人民法院维持了该一审判决。[4]

在“金山诉萌家案”中，一审法院将导致在手机上呈现侵权GUI的原因归于三类无意思联络的独立主体。第一类即手机硬件和操作系统的提供者；第二类即安装并操作触发被诉GUI的用户，但以上两类主体都不构成侵权；而第三类被诉软件的提供者即被告，虽然其没有直接制造和销售手机本身，但被诉侵权GUI已通过程序语言固化于被诉软件中，在用户使用被诉软件呈现被诉手机外观的过程中，被诉软件发挥着不可替代的实质性作用，提供软件的行为“相当于制造了含有被诉GUI的手机产品的最主要实质部分”，上架并宣传软件供用户下载使自身获利的行为“相当于许诺销售及销售了含有被诉GUI的手机产品的最主要实质部分”，且具有生产经营目的，因此构成侵权。二审法院认同一审法院的裁判逻辑，认为上诉人（原审被告）开发并提供软件供用户下载，必然导致被诉GUI呈现于手机，使得涉案专利被实施，该行为与侵权损害后果的发生具有法律上的因果关系，故其应当承担侵权责任。

“金山诉萌家案”的判决相当于把提供软件下载的行为直接视同为侵害外观设计专利权的行为，这实质上突破了我国一贯坚持的外观设计保护需与产品结合的原则。对此，有学者明确表示反对，并认为：解决问题的钥匙只能在于修改立法，在保持现有规则大致稳定的前提下，最好的方法是借鉴日本和韩国的做法，在涉及GUI的专利申请和保护方面规定特殊规则。[5]比如，日本在《意匠法》（2019）第2条第1款关于外观设计的定义中增加了“图像”的概念，该条第2款第3项明确“实施”图像外观设计包括：（1）对图像本身进行制作、传播；（2）对带图像的记录媒体（应包括“软件”）、机器进行提供、进出口等行为。

那么，突破这一实践困境的唯一方法真的只能是修改法律吗？在我国现有法律框架下是否真的难以追究软件提供者的责任并得到合理的结果呢？本文将考察比较国外的司法实践，并探寻在我国现有法律框架下解决GUI外观设计保护难题的可行方法。

2 国外已有解释方法以及在我国的适用难题

2.1 欧盟：允许外观设计脱离产品受到保护

欧盟法院认为欧共体外观设计的保护可以脱离产品。欧盟法院可以得出这样的裁判结论，是因为欧盟外观设计立法对“产品”的定义始终包括无形的“图示符号（graphical symbol）”，[6]显然欧盟法不要求外观设计产品必须是有形物。因此在欧盟，借助软件（计算机程序）生成的GUI即“图示符号”也属于一种“产品”，其外观就可以受保护。[7]在Nintendo诉BigBen案中[8]，欧盟法院选择了“抽象（abstract）”保护外观设计的观点，认为外观设计的保护涵盖从三维产品至二维图像的数字性转换行为——无论有形产品是否被生产。[9]按照这种解释方法，软件提供者即便没有提供有形产品，而只是提供带有GUI的软件给用户，使用户可以将GUI和有形产品结合在一起并形成一个外观设计专利产品，也可以构成对GUI外观设计的侵权。

但是，欧共体外观设计条例的上述做法有其特殊的立法背景。参与条例立法的德国学者认为，外观设计和商标有些类似，都在市场中起到与消费者进行沟通的功能，两者的区别在于，商标传递的信息是商品来源，外观设计向消费者传递的信息则是其外观（appearance）本身，这具有符号价值，令消费者可以在功能完全相互替代的产品之间进行挑选（消费）。[10]沿这一思路，欧盟外观设计立法所保护的符号价值并非必须借助有形载体传递，于是不难理解为什么该条例中的“产品”可以包含“图示符号”。此外，为适应技术进步，欧盟正在从立法层面调整外观设计保护规则来明确GUI的问题，[11]《欧共体外观设计条例（修订草案）》第3条（2）将“产品”的定义修改为“除计算机程序外的任何工业或手工艺品，无论其是以有形载体（physical object）还是数字形式（digital form）呈现”，并在第19条（2）（d）中明确，“为实施外观设计产品，而制作、下载、复制、分享或发行任何带外观设计的媒介或软件”的行为构成侵权。[12]

相比之下，我国现有法律对外观设计与产品之间的关系依然坚持传统的不可分离的理念。虽然有观点认为，对GUI外观设计这类设计和产品依附性不强的专利来说，外观设计专利权的范围不应受产品类别的限制；[13]在《专利法》第四次修改的讨论过程中，也有观点认为，通过引入部分外观设计制度，即可以加大对 GUI设计的保护；[14]最新的《专利审查指南》（2023）进一步淡化了GUI局部外观设计专利申请和产品之间的关系，例如GUI局部外观设计的视图可不带有GUI所应用的产品，产品名称包含“电子设备”即可；但是，即使已经建立了GUI局部外观设计制度，也不能认为我国不再坚持产品在外观设计保护范围中的限定作用，[15]否则也许会像英国学者担心的那样，外观设计制度与著作权制度、商标制度的体系发生混乱。[16]因此，欧盟的解释方法难以适用于我国的司法实践。

2.2 美国：“软件属于产品”论

美国法律对“产品”的定义不包含欧盟“图示符号”这样的无体物。相反，美国《专利审查程序手册》（MPEP）第1504.01（a）条规定，涉计算机生成的图标的外观设计专利申请，只有限定在计算机屏幕、显示器、其他显示面板或它们的一部分上，该申请才符合“产品”的要求。[17]

而在GUI外观设计专利保护是否局限于实体产品的问题上，美国加州北区法院在一起案件中宽泛地解释了“产品”，表明了美国法院的态度。2015年，微软公司起诉Corel公司专利侵权，涉及四项要求保护“显示屏”的GUI外观设计专利。被告认为被诉软件不属于涉案专利要求保护的有形的（physical）显示屏，因此，被告没有将外观设计用于任何产品（article of manufacture）。而原告认为，“产品”具有“宽泛的含义”，其中“article”指特定的事物（a particular thing），而“manufacture”是指“将原材料通过手工或机械的方式形成供人使用的‘article’”，因此软件属于“产品”。美国法院最终支持了原告的观点，认为软件属于“手工或机器制造的物品”，是“产品”。[18]

美国法院的解释方式可能会直接对其专利申请要求造成冲击，而这样的案件结论也令美国学者感到吃惊。有学者评论道：在此之前，美国法院关于GUI是否属于“产品的设计”从未作出实际裁定，按照美国专利商标局（USPTO）的观点，微软公司在前述案件中主张的GUI专利限定的产品是显示屏而不应该是软件，而且，美国法中外观设计的“产品（article of manufacture）”与实用新型的“工业品（manufacture）”长期以来被认为具有相同含义，而后者已经明确被法院认定为有形的物品（tangible items）。[19]可见，美国法院的上述解释没有事先在美国学界形成统一认识，是未经仔细论证的处理方式。

我国有学者认为，外观设计专利产品的观念不必囿于“有形”。[20]但是，因为我国并非判例法国家，我国法院难以将软件解释为一种产品。如果强行把软件解释为产品，不仅会给外观设计专利申请实务带来新的“软件产品”类别的问题，又要面对被控显示屏幕与GUI专利保护的“软件产品”难以类似的问题。总之，将软件解释为一种产品，不仅没有缓和GUI外观设计保护的困境，反而会引发更多的问题及争议。

2.3 日本：提供专用于制造侵权产品的软件视为间接侵权

日本现行《意匠法》（2019）修法前，应该可以通过对“间接侵权”的解释解决特定GUI软件提供者的责任问题。日本学界认为，用户下载安装带GUI的计算机软件的行为属于“制造”外观设计产品，[21]而《意匠法》（2015）第38条将很可能引发直接侵权的行为视为间接侵权[22]，也就是说，生产、销售、租赁、通过电信线路提供专用于制造外观设计产品的带特定GUI计算机程序的行为可以构成间接侵权。

但我国专利法不具有日本《意匠法》（2015）那样提供专用于制造外观设计产品的计算机程序视为间接侵权的明确法律依据，难以直接从间接侵权的角度进一步评价软件提供者的行为。当然，我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第21条也规定了帮助侵权，因此有观点认为，“为终端用户下载安装软件（制造外观设计专利产品）的行为提供教唆、帮助的主体，在满足一定要件时可以从间接侵权的角度评价其行为的违法性”。“由于提供包含有图形用户界面的软件的行为几乎必然的会呈现在某一类‘电子设备’之上，该行为应可构成《解释二》中规定的‘专用型’帮助侵权”[23]。但是，本文认为，依据上述司法解释（二）第21条关于构成帮助侵权的规定，难以将被诉软件解释为专门用于实施外观设计专利的“材料、设备、零部件、中间物”等有形物（产品）。而且，因为提供软件者和用户之间并不存在任何实施侵权的意思联络，将这样的行为解释为“帮助型”侵权，颇为勉强。

综上所述，在我国现有法律规则下，无论采用“脱离产品保护外观设计”还是“软件属于产品”论都有违现行法律规定，我国也缺乏日本法那样的将专用于制造外观设计产品的计算机软件视为间接侵权的明确法律依据，而无论是上海法院采用的将提供计算机软件行为直接视同为“制造外观设计产品”行为的解释方法，还是采用帮助侵权或教唆侵权来追究软件提供者责任的解释方法，都依然存在一定的争议和难点。那么，在这种情况下，是否还有其它可能的解释路径值得我国法院尝试且运用呢？

3 探寻新的解释方法：授权制造侵权产品构成直接侵权

本文认为，软件提供者向所有的终端用户提供带有GUI的计算机软件，相当于其“授权”终端用户将GUI与手机等带显示屏幕的电子设备相结合，这属于“授权制造”外观设计专利产品的行为，这一未经许可的“授权制造”行为可被认定为直接侵害GUI外观设计专利权人享有的“制造权”。对此，具体阐释如下。

3.1 用户安装、操作软件的行为应视为“制造”

适用前述解释方法的前提是：将用户安装和操作软件的行为解释为“制造”专利产品。可是，这在我国尚存在一定争议。我国有学者坚持认为GUI与硬件结合的行为本质上是对GUI的使用行为，将“软硬结合”的行为解释成“制造外观设计产品”与事实不符。[24]即便在“金山诉萌家案”判决中，法院也认为，用户安装软件并调用出带侵权GUI的产品（手机）属于使用行为。

但也有学者指出：在评价“金山诉萌家案”时，对终端用户将包含有图像的软件安装于手机上的行为只能从“制造”角度予以理解，在包含图像外观设计的设备问题上，“制造”行为并不是指制造终端设备的行为，而是指将“图形”与“设备”结合在一起的行为。而将包含有图像外观设计的软件安装在设备之上的行为就是典型的结合行为。[25]本文赞同这一解释。因为将用户在硬件上安装带有GUI的软件解释为“制造”，并未违反法律规定。专利权人享有的“制造权”本质上就是将受专利保护的技术方案或外观设计承载于或实施于有形产品中。在GUI外观设计专利侵权纠纷中，用户往往安装并运行了被诉软件，使软件界面出现于显示屏幕，用户将其电脑（带显示屏幕的产品）变成了一台带特定GUI的电脑。因此，用户安装软件实际就是专利图片所示带特定设计的产品“从无到有”的过程，符合专利法对“制造”行为留下的解释空间。

当然，将用户安装软件解释为“制造”确实也存在弊端，终端用户安装带GUI软件时如果具有生产经营目的，那么终端用户也构成侵权行为。[26]而本文认为，一般情况下，提供专业工业生产的软件经销商会同时向其客户提供安装服务，终端用户很少以生产经营目的亲自安装软件。即使终端用户可能构成侵权，权利人实际上也缺乏起诉终端用户的动力，因为针对单个终端用户 “侵害制造权”行为的诉讼，其获赔金额显然有限，所以权利人还是会将软件提供者作为主要起诉对象。

3.2 将“制造权”解释为包括“授权他人制造专利产品”的专有权利

这一解释思路在上海知识产权法院的在先判决中事实上已经有所体现。在“费希尔公司诉上海东方教具有限公司和上海雅讯智能机器人科技有限公司著作权侵权案”（简称“慧鱼玩具案”）[27]中，原告主张积木玩具元件搭建出的成品是模型作品，被告“抄袭”了原告的积木元件和拼搭图纸并提供给终端用户，最终法院判定被告侵害原告模型作品的复制权。法院的判决将复制权解释为“可以禁止他人未经许可授权第三人复制其作品”的权利，从而得出侵权人许可终端用户复制（搭建）模型作品的行为侵犯复制权的结论。如果将这一裁判说理用于追究“金山诉萌家案”中软件提供者的侵权责任，那么，只要软件提供者将带有特定GUI的软件发布在平台供用户下载，用户就可以认为得到了下载并安装软件的授权，从而实施“制造含有GUI的外观设计产品”的行为。因为软件提供者应当可以预见有大量用户会实施这一行为，这就意味着他实际上是授权用户把带有特定GUI的软件与其手机相结合，并导致结合的成品落入外观设计专利的保护范围。至此，我们就可以得出结论，软件提供者“提供”软件的行为是对专利权人享有的许可或授权他人制造外观设计产品的专有权利的侵害。

许可权与禁止权是包括专利权人在内的知识产权权利人享有的专有权利的两面，不存在只能禁止而不能许可的专有权利[28]，因此，我们应该可以将专利权人享有的制造权解释为包括“授权他人制造专利产品”的专有权利，从而认定GUI外观设计专利侵权纠纷中的软件提供者直接侵害了专利权人享有的制造权。这样的法律解释不仅可以使得原告无需通过主张软件提供者存在诱导侵权或帮助侵权来追究其侵权责任，同时可以摆脱“金山诉萌家案”判决将被告向用户提供带有GUI软件的行为直接视同为“制造专利产品”行为的说理困境，不失为一个更好的解释方法。

但是，在我国专利法对构成侵害专利权的行为设定了“以生产经营为目的”前提要件的情况下，假如用户不存在“以生产经营为目的”的侵权事实——如“金山诉萌家案”那样，那么，这一解释是否可以成立，依然会是一个有争议的问题。这一争议在“慧鱼玩具案”中也同样存在，因为事实上拼搭积木的终端用户显然可以依据合理使用规则而豁免其侵权责任。但是，“慧鱼玩具案”背后的法理依据其实是源于英国法中的“授权侵权”[29]，其特点是即使被授权人自身因为合理使用等阻却事由而不构成侵权，但只要被授权人客观上已经完成了授权行为，被授权人也已经实施了相关行为，该授权行为对权利人专有权利的损害已经发生，所以，授权人的授权行为就可以单独构成侵权。[30]这也恰恰是“授权侵权”在知识产权法中有别于共同侵权以及间接侵权，而具有特殊法律价值和规范意义之所在。当然，这样的解释方法在我国法院还运用不多，因此，在我国司法实践中，要真正发挥“授权侵权”在制止侵害知识产权行为中的作用，尚需我国理论界和实务界对其适用条件达成进一步的共识。

4 结论

“金山诉萌家案”是我国GUI外观设计专利保护中“软硬分离”困境的一个缩影，上海法院得出了合乎情理的裁判结论，但判决理由或多或少在实质上突破了我国一贯坚持的外观设计保护需与产品结合的原则，并引发了广泛讨论。

本文认为，“授权侵权”理论对解决“金山诉萌家案”存在的争议具有积极意义，其可以在维持现有法律框架稳定的情况下提供一种新的法律解释方法，从而为“金山诉萌家案”的裁判说理提供“支持”和“修正”：所谓“支持”，是指两审法院将软件提供者的行为判定为直接侵权（侵害制造权）值得肯定，该做法巧妙地处理了软件提供者与终端用户的侵权责任承担问题；而所谓“修正”，是指将用户安装并操作软件的行为从解释为“使用”修正为“制造”，同时将软件提供者向用户提供软件这一行为从解释为“制造”修正为“授权制造”。这样的解释方法可以继续维持外观设计保护需与产品结合的原则，保持法律解释的稳定性。

综上所述，对于“金山诉萌家案”这类涉及GUI“软硬分离”的外观设计侵权纠纷案件，通过法律解释而不是法律修改来寻找解决方案依然是可行的。

脚注

[1]王瑞贺主编：《中华人民共和国专利法释义》，法律出版社，2021年版，第8-9页。

[2]（2012）民申字第54号民事裁定书。

[3]（2016）京73民初276号民事判决书。

[4]（2022）沪民终281号民事判决书。

[5]王迁、闻天吉：“《专利法》保护图形用户界面外观设计的界限——兼评金山诉萌家案”，载《知识产权》，2023年第9期，第84页。

[6]《欧共体外观设计条例》第3条(a)定义，“外观设计”是指产品的外观，尤其是由线条、轮廓、颜色、形状、质地……产生的特征，条例第3条(b)进一步定义，“产品”是指任何工业的或手工的物品（item），包括用于组装成组合产品的部件，包装、装潢、图示符号和印刷字体，但不包括计算机程序。参见：查尔斯·吉伦等编辑，李琛、赵湘乐、汪泽译：《简明欧洲商标与外观设计法》，商务印书馆，2011年版，第415页。

[7]Annette Kur, Marianne Levin and Jens Schovsbo,The EU Design Approach, Edward Elgar, 30 Nov. 2018, Chapter 1, page 13.

[8]JoinedcasesC-24/16andC-25/16, Nintendo v. BigBen, ECLI:EU:C:2017:724,86.

[9]M. Antikainen, Differences in Immaterial Details: Dimensional Conversion and Its Implications for Protecting Digital Designs Under EU Design Law, [2021] IIC, 158-159.

[10]同注7，第8页。

[11]EuropeanParliament: Revision of the EU legislation on design protection, July 7, 2023, page 3, https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)751401.

[12]Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs and repealing Commission Regulation (EC) No 2246/2002, November 28, 2022. 参见：https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A666%3AFIN。

[13]何培育、马雅鑫：“论图形用户界面外观设计专利侵权认定”，载于《电子知识产权》，2018年第5期，第56页。

[14]苏志甫：“‘软硬分离’”情形下GUI外观设计专利保护的困境与对策探析”，载《专利法研究（2017）》，知识产权出版社，2019年版，第94页。

[15]相反，我国曾在国际层面明确“产品在外观设计保护范围中起限定作用”，参见：“图形用户界面（GUI）、图标和创作字体/工具字体外观设计调查问卷第二轮答复汇总”，SCT/41/2REV.2，2021年3月16日发布，附件一第8页，https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/zh/sct_41/sct_41_2_rev_2.pdf，最后访问日期2023年11月30日。

[16]L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee, P. Johnson (2018), Intellectual property law, 5th edition, Oxford University Press, page 1315.

[17] USPTO: Manual of Patent Examining Procedure, Ninth Edition, Revision 07.2022, Published February 2023. 参见：https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html。

[18]Microsoft Corp. v. Corel Corp., Case No. 5:15-cv-05836-EJD (N.D. Cal. May. 8, 2018).

[19]Sarah Burstein,Microsoft, Corel, and the “Article of Manufacture”, May 16, 2018, https://patentlyo.com/patent/2018/05/microsoft-article-manufacture.html.

[20]李安：“试析软件产品作为外观设计专利产品的适格性—兼评国内GUI外观设计专利侵权第一案”，载《中国发明与专利》，2017年第8期，第39页。

[21]转引自：王迁、闻天吉：“《专利法》保护图形用户界面外观设计的界限——兼评金山诉萌家案”，载《知识产权》，2023年第9期，第81页注释59——「デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究」，平成23年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書（2012年），第143-144頁。

[22]日本特许厅：《日本令和元年法律改正（令和元年法律第3号）解説書》第9章“間接侵害規定の対象拡大”，https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/2019-03kaisetsu.html，2024年2月20日检索。

[23]张鹏：“中日外观设计保护制度比较——以图形用户界面的外观设计保护为中心”，载《知识产权》，2022年第3期，第71页。

[24]同注5，第82页。

[25]同注23；詹靖康：“奇虎诉江民侵害外观设计专利权纠纷案评析——兼论国家知识产权局第六十八号令”，载《电子知识产权》，2018年第1期，第57页。

[26]同注23，第71-73页。

[27]（2018）沪73民终268号民事判决书。

[28]张伟君：“论邻接权与著作权的关系——兼谈《著作权法》第47条（广播组织权）的解释论问题”，载《苏州大学学报（法学版）》，2021年第3期，第98页。

[29]张伟君：“英国版权法中的侵权责任：初始侵权、继发侵权、授权侵权及其它”，载微信公众号“知识产权与竞争法”，2022年10月15日。同时参见张校铨：“无权许可导致的知识产权侵权问题研究——以授权侵权理论为分析工具”，载周林主编：《知识产权研究》（第二十九卷），社会科学文献出版社，第201页。

[30]赵杨：“授权侵权的成立是否以被授权的侵权行为存在为前提——以英美法为例”，载微信公众号“知识产权与竞争法”，2023年7月5日，链接：https://mp.weixin.qq.com/s/7tR7k8S3E83Kxo46-jesTg。