关于权利要求中“存储介质”的审查意见总结

目前，为了全面保护专利申请人的权利，通常会在申请文件的权利要求书中引入存储介质的权利要求，以增加保护客体和利于专利侵权认定。

因而，合适的存储介质的权利要求对专利申请人的利益的维护是非常有必要的。

上述存储介质的权利要求的出现，是源于2017《专利审查指南》的修改所引入的。

修改后的《专利审查指南》第二部分第九章第2节第（1）项第一段中记载了“如果一项权利要求……仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序本身……不属于专利保护的客体”。

在《专利审查指南》第二部分第九章第2节第（1）项第三段第一句中记载了“仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质……不属于专利保护的客体”。

也即，涉及计算机程序的发明专利申请是允许采用“存储介质+计算机程序流程”的权利要求描述方式的。

基于上述《专利审查指南》的修改，代理师除了在后续申请文件撰写时增加存储介质的权利要求之外，还对满足主动修改时机的申请文件进行了主动修改，向申请文件中增加存储介质的权利要求。

而通常会向权利要求书中增加的存储介质具有不同的描述方式，现通过以下几种描述方式进行举例说明：

（1）“一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，所述程序执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法”；

（2）“一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法”；

（3）“一种存储介质，其特征在于，所述存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法”；

（4）“一种存储介质，其特征在于，所述存储介质中存储有计算机程序，其中，所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求X至XX任一项中所述的方法”；

（5）“一种非易失性存储介质，其特征在于，所述非易失性存储介质包括存储的程序，其中，在所述程序运行时控制所述非易失性存储介质所在设备执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法”；

（6）“一种计算机存储介质，所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令被执行时实现权利要求X至XX任一项所述方法的步骤”。

上述（1）至（6）种存储介质的权利要求的描述方式，在一些审查意见通知书中，可能会被审查员指出其不符合26条第4款的规定，使得保护范围不清楚。

具体地，审查员通常会指出上述“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”均无具体的执行主体的限定。

存储有“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的存储介质，本质上是对“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的限定。

而对“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的限定既不是对结构特征的限定，也不是对方法特征的限定。

本领域技术人员也不能明确“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”对存储介质本身结构的影响，从而导致权利要求保护范围不清楚。

为了克服上述缺陷，根据审查意见可以限定“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的执行主体为处理器。

比如，“程序被处理器执行（运行）”、“计算机程序被设置为被处理器运行（执行）”、“计算机可执行指令被处理器执行”，这使得对“程序”、“计算机程序”、“计算机可执行指令”的限定为由处理器所执行的方法的限定，从而使得存储介质的权利要求具有清楚的保护范围。

另外，当存储介质的权利要求仅用“存储介质”作为主题名称时，还有可能被审查员指出本领域技术人员无法毫无疑义地确定是计算机存储介质，还是其它介质，导致保护范围不清楚。

针对该审查意见，可以将“存储介质”修改为“计算机可读存储介质”或“非易失性存储介质”，以符合《专利审查指南》的记载。

进一步地，由上述（6）可知，其限定了计算机存储介质存储了计算机可执行指令，而通常审查员也会建议将“计算机可执行指令”修改为“程序”或“计算机程序”，以符合《专利审查指南》的记载。

由上述，笔者认为，在申请文件中采取的存储介质的权利要求的描述方式可以如下：

一种计算机可读存储介质（下划线部分还可以替换为“非易失性存储介质”），其特征在于，所述计算机可读存储介质包括存储的计算机程序，其中，在所述计算机程序被处理器运行时控制所述存储介质所在设备执行权利要求X至XX中任意一项所述的方法（下划线部分还可以替换为“实现以下步骤……”）。

与上述表述含义相同的描述方式也可以采用，此处不做具体限制。

目前，针对上述（1）至（6）或者与其类似描述方式的存储介质的权利要求，由于有的审查员可能会直接评述由于其所引用的方法权利要求不具备新颖性或创造性，而评述其不具备新颖性或创造性。

针对该审查意见，在答复时，代理师可以同时对上述存储介质的权利要求进行主动修改。

对于申请文件中未限定存储介质的权利要求的情况，如果已经下发审查意见通知书，则可以在原权利要求中增加上述允许的存储介质的权利要求。

对于申请文件中未限定存储介质的权利要求的情况，如果还未提实质审查，则可以在提实质审查时，对权利要求做主动修改，在原权利要求中增加上述允许的存储介质的权利要求。

需要说明的是，上述修改的方式均不能超过原申请文件记载的范围，以符合专利法第33条的规定。

上述内容为笔者在办案过程中所遇到的情况，虽然有的审查员可能不会指出上述问题，但仍然也可以仅供大家参考，以规范申请文件的撰写。