谈专利申请相对于优先权文件的修改

优先权制度源于《保护工业产权巴黎公约》，按照巴黎公约第四条的规定，已经在该联盟的一个国家正式提出申请专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的任何人，或其权利继承人，在其他国家就相关内容再次提出申请时，可以自在先申请提出之日起12个月（对发明专利和实用新型申请）或6个月（对外观设计申请）内应享有优先权。

优先权的意义在于使得申请人有充裕的时间完善自己的申请，并有时间考虑自己还要在哪些国家再提申请，选择其他国家的专利代理人等等。可见，优先权制度的设立是完全有益于申请人的。

笔者近日看到一个申请在审查过程中涉及优先权认定的问题，这类问题并不是很常见，但是很具有代表性，所以笔者在此对该申请进行分析，以供大家参考。

本申请的权利要求1要求保护一种耐火材料，其限定了各组分（A、B、C和D）的类型及相关参数，并且限定了其中组分A的内部结构。

本申请根据巴黎公约要求一项优先权，该优先权是外国首次申请，且符合在12个月内的要求，然而该优先权文件在全文中均未提及组分A的内部结构。

根据专利审查指南第二部分第八章第4.6.2节“优先权核实的一般原则”中的规定，“判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中”，“如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础”。

由于本申请在权利要求1中增加的特征“组分A的内部结构”未记载于优先权文件中，审查员认定本申请的优先权不成立，并且以另一件在本申请的申请日和优先权日之间公开的专利申请（对比文件1）评述了本申请的权利要求1不具备创造性。

如果本申请的权利要求1中不包含特征“组分A的内部结构”，那么优先权将会是成立的，并且对比文件1的公开日在优先权日之后，无法作为现有技术评述创造性。

根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和使用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。在该情况下，本申请的原说明书和权利要求书即申请人在申请日向中国专利局提交的说明书和权利要求书，而优先权文件不能作为本申请的修改依据。

而且，根据专利审查指南第二部分第八章第5.2.1.3节“答复审查意见通知书时的修改方式”中的规定，以下修改方式不予接受：“主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。例如，申请人从独立权利要求中主动删除技术特征，或者主动删除一个相关的技术术语，或者主动删除限定具体应用范围的技术特征，即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大，则这种修改不予接受”。这么一来，想通过删除权利要求1中的特征“组分A的内部结构”来使优先权成立这条路也被堵死了。

至此，可以看到，本申请已经难以通过修改解决优先权不成立的问题。虽然申请人争辩专利法的宗旨是“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”（专利法第一条），且本申请的删除式修改符合申请人的本意，但是在专利法和专利审查指南中已有上述具体条款的情况下，申请人的修改和争辩难以被接受。

本申请的问题是相对于优先权文件所做的不适当的修改造成的。尽管优先权制度有益于申请人，但申请人在按照优先权制度完善自己的申请时，其完善的程度必须符合上述“优先权核实的一般原则”。申请人在利用该规则时，应当注意该规则的界限。如果难以判断是否符合规则，可考虑依照以下两点：

1、申请文件的说明书包含优先权文件的说明书的所有内容，且在后补充的说明内容或实验数据与优先权文件的内容不矛盾；

2、申请文件的权利要求与优先权文件的权利要求的保护范围一致，在此基础上再增加需要修改的其他权利要求。

如此，即使增加的其他权利要求不能享有优先权，也不会影响那些未改变保护范围的权利要求继续享有优先权，避免由判断失误而导致的缺陷。