定牌加工中的商标使用行为及其侵权认定

在司法审判中，有相当一部分的商标侵权认定都以商标使用作为前提，或认为商标使用在侵权认定中具有重要地位，对商标使用的认识也影响着侵权判定的结果。

因商标使用的认定有两大分歧，笔者认为应当依据具体条款背后的立法原意，对商标使用作不同的认识。同时，应当避免在商标侵权认定中将关注点放置于商标使用的认定上，将视线回归对商标识别功能的保护，以实质混淆及混淆可能认定作为裁判的核心。

贸易全球化的推进和中国代加工工厂的发展，使定牌加工成为了大部分工厂的经营常态，即接受国外品牌商的委托代为生产带有商标的商品。然而商标的地域性保护必然会与此经营模式产生冲突，当我国也存在同样的商标并已获得注册，且商标持有人并非委托加工方时，会产生商标的侵权争议。其中的矛盾主要是定牌加工是否构成商标使用行为，该问题在司法实践和学理上都存在争议。

部分观点认为依据我国的《商标法》和《商标法实施条例》可知构成商标侵权必然是因为使用了商标，该行为使得定牌加工的标志与本国已注册商标产生混淆或混淆可能，因此需要就定牌加工是否构成商标使用进行确定，若属于商标适用问题则可以进一步进行侵权认定，若不构成商标使用则不可能产生侵权问题。本文通过对司法实践的梳理以及对学理观点的分析，试图明确商标使用的本质及其在商标侵权认定中的地位和作用。

一、商标使用认定的实证分析

就定牌加工的法律定性，不同的法院有不同的观点，就定牌加工是否构成商标使用的争议体现在两类诉讼中。一类是该使用行为是否形成《商标法》32条规定的在先权利，从而可以影响他人的商标注册申请；另一类即本文所主要探讨的在商标侵权中的地位。前者诉讼关注的是有无形成在先权利，即委托中国厂商生产、加工并出口带有商标的产品能否形成值得保护的在先权利，而后者则侧重于同种行为是否会使商标产生识别功能，导致相关公众混淆或有混淆可能性。

就定牌加工是否属于商标法所规定的在先权利，在“无印良品”商标侵权案中，[1]日本株式会社良品计画对南华公司在24类商品上申请注册“无印良品”商标提出异议，认为其已在世界范围内广泛适用，拥有较高知名度，并已在我国多类商品上注册了商标，南华公司申请注册的行为属于恶意抢注。法院认为商标的基本功能在于发挥识别作用，该功能只有商品进入流通环节才可以发挥作用。虽然良品计画在中国境内生产、加工并出口带有涉案商标的24类产品，但并未在中国境内流通含该商标的24类商品，因此其生产、加工及出口的产品不能为相关公众所知晓，故不构成商标使用。

在商标侵权类案件中，笔者以较为典型的案件作为切入点——认定定牌加工不构成商标使用的有东风案一审，[2]PRETUL商标侵权纠纷案，[3]认定属于商标使用的有本田商标侵权案、[4]方爵案等。[5]在上柴柴油诉江苏常佳商标侵权案一审中，法院认为依据《商标法》第57条可知，商标使用是商标侵权的前提，若不是以商标识别功能的发挥为使用目的，不够成商标法意义上的使用。常佳公司的行为不会使产品流入国内市场流通，不具有识别功能，因而不属于商标使用，亦不构成商标侵权。在二审和再审中，法院并没有将焦点放在商标使用问题上，虽然二审法院赞成定牌加工认定为不构成侵权更合适，但需要以满足合理注意义务为前提。被告明知上柴公司与印尼公司关于“东风”商标的纠纷，即使印尼公司已在印尼获得合法注册，常佳公司接受委托生产的行为不满足合理注意义务，仍当认定构成侵权。再审则认为基于司法的公信力以及常佳公司的行为不会使本国消费者产生混淆，且未造成实质性损害，不应认定构成侵权。

在“PRETUL”案中，法院的认定理由同样是贴附商标的商品并不在国内销售，不会产生识别作用，不具有区分商品来源的意义，因此不构成商标使用行为。在本田商标侵权案中，三级法院的裁判理由均不相同。一审法院同样不关注商标使用的问题，而是直接就涉案商标与本田商标的近似度进行比对，作出是否容易混淆的判断，直接认定近似并构成侵权。二审法院认为《商标法》第57条规定的使用要求商标在商业活动中发挥识别作用，定牌加工行为不会使缅甸“HONDA”商标在我国市场流通，亦不会与本田的商标产生混淆，因此不会侵犯本田商标权。然而再审法院的裁判思路和理由与一审、二审并不相同。再审法院则认为商标使用是一种客观行为，应当依据《商标法》作整体一致的解释，只要是生产、使用并贴附了标识，产生识别可能性就构成商标使用，而被告的加工行为虽然出口至缅甸，但因为经济模式的变化和发展，这些产品是存在回流本国的可能性的，因此该行为仍然具有在中国境内产生识别作用的可能，构成商标使用。被告的行为既然存在混淆的可能，即可认定构成侵权。本案中，二审和再审均关注了商标使用问题，并且将商标使用作为侵权认定的重要构成，但是就是否构成商标使用的认定上，虽然二审和再审均关注了商标识别功能的发挥，却得出了不一样的结论。前者关注的是出口行为不会使涉案产品在本国发生识别功能进而导致混淆，而后者认为商品全球化的贸易趋势下，商品是存在回流可能的，因此认为定牌加工的行为也存在混淆可能。

二、商标使用的学理之争

除了在司法实践上的争议，学术界就商标使用在商标侵权认定中的地位同样有着巨大的争议。一方面是对《商标法》以及《商标法实施条例》对于商标使用、商标侵权的规定，在遵循体系解释应当保持前后一致的情况下，第57条规定的侵犯商标专用权的使用行为应当与第48条商标的使用描述一致，接着通过语义解释分析商标使用在侵权认定中的独立地位；另一方面是结合我国现行经济情况和对外开放政策，对定牌加工行为的态度应当随着我国商标“弱保护”状态向“强保护”的转变而进行调整。

（一）商标使用的认识

我国《商标法》第48条明确规定了商标的使用，商标使用行为是为了使商标发挥商品识别来源的功能。《商标法》第57条规定的商标侵权行为也含有“使用”一词，虽然这种规定是依据汉字的语言表达习惯，但既然商标法单独规定了商标使用，则必然会产生对48条与57条的理解和适用上的分歧。

有学者认为商标使用是构成商标侵权的前提条件和基础。根据体系解释，商标法规定的商标侵权应当限定于《商标法》第48条所列举的使用行为，将标识作为来源识别使用的情形。若使用的标识并非商标法意义上的商标使用，则不会出现侵权问题。[6]然而商标法不只在57条规制了商标使用行为，第49条第二款就三年未使用的注册商标的撤销、第32条在先使用的未注册商标，就这些商标使用情形而言，是否可以依据48条做相同解释存在争议。

在“无印良品”商标侵权案中，法院认为良品计划在我国生产、加工、出口产品的行为不满足《商标法》第32条后第二款规定的“已经使用并有一定影响的商标”，不能阻止他人的商标注册。该案中，判决也并没有遵循体系解释的一致性将其认定为商标使用，与定牌加工行为的解释截然不同。因此，有观点认为应当将商标使用进行区分，侵权认定中的使用与撤三制度、在先使用中的使用行为认定不应做同一解释。

例如王太平教授将商标使用区分为商标形成和维持意义上的使用和商标侵权判断中的使用，在先使用及撤三制度中的使用是形成和维持意义上的商标使用。第32条和第4条的立法目的是为了规制商标囤积和恶意抢注的投机行为，定牌加工行为并非属于此类不正当行为，但因为其并不面向本国消费者，无法产生和维持其影响力和识别力，无法形成在先权利；在撤三制度中，因其不属于恶意囤积商标的行为，不应当以第49条三年未用而撤销进行规制。换言之，定牌加工使用属于《商标法》第49条规定的使用行为，商标在我国注册后其商品未在我国境内流通，但已经实施生产、加工、出口行为的，仍应当认定构成使用，不应当撤销。但在侵权纠纷中，是否予以规制应当根据商标保护政策选择确定，目前我国应当提高对商标的保护，将更多生产经营涵盖在商标侵权中的商标使用行为。[7]笔者支持此种观点，就商标使用的认识，应当依据不同条款的立法目的进行调整，一致的理解看似保持了条文的一致性，但实际上会造成法律在衔接适用中的逻辑不自洽，与立法原意相违背。

（二）商标使用在侵权认定中的地位

一般而言，商标侵权的认定是以《商标法》第57条作为裁判依据，规制未经许可的商标使用行为。该规定使得在侵权认定时对57条的适用产生歧义，即是否以存在商标使用为侵权判定的前提和先决条件。目前就商标侵权的认定有两种不同视角的标准，一是消费者识别标准，以是否会令消费者发生混淆为认定标准，该标准需要商品进入流通领域，并发挥识别功能。但该标准仅关注使用行为的结果而非行为本身，在实践过程中也会带来逻辑不自洽，首先是消费者感知属于主观认定，在发生侵权纠纷时被告以不在本国销售为由进行抗辩也不利于对本国权利人的保护；其次是先认定行为的结果，再对行为性质进行认定，有违逻辑顺序。另一标准即行为人主体标准，该标准将对行为结果的关注转移到了行为本身，混淆只要存在混淆可能性而不需要造成事实上的混淆即可，就定牌加工而言，生产、贴附、储存商品的行为即使未在本国销售，也存在将来流通的可能，只要通过客观外在的证据证明被控侵权人具有在来源指示意义上使用商标的明显意图，就属于商标使用，构成侵权。[8]

此标准实际上与商标侵权中的使用即为48条规定的使用的观点相一致，即只要行为人未经许可使用了商标法第48条规定的使用行为，就产生了侵权的后果，可直接以此认定构成侵权。[9]此种认定标准并不要求考察使用人的使用目的和消费者的主管辨认能力，通过客观的行为表现即可认定侵权结果。但同样是商标侵权以存在商标使用为前提，还有一种观点是就商标使用应当作具体认定，只有发挥识别功能的商标使用，才能进一步作侵权认定。问题的关键是，即使这些观点均赞成商标使用是商标侵权的前提或先决条件，但就何为商标使用，不同的理解也会带来相反的结果。由此也体现了将商标使用作为侵权的前提要件存在弊端，其结果是不仅没有解决商标使用的认识，反而徒增认识不同带来结果导向的巨大差异。

有实证分析调查了商标使用在商标侵权纠纷案件中的适用情况，发现大部分原告并不会将商标适用作为侵权的构成要件，而是被告在认定构成侵权时作为抗辩事由提出，但更多的是法官主动提出，且即使法官提出了商标使用的认定问题，也不会左右最终的裁判结果。鉴于非商标使用不可能导致混淆可能性，只要存在混淆可能必然意味着已经进行了商标性使用，因此商标使用条件已经被混淆可能性条件替代或者吸收，在侵权诉讼中“商标使用”不具有独立地位，只有在被控侵权人认为侵权不构成时，以此提出抗辩，无需主动审查。[10]

三、定牌加工在商标侵权纠纷中的法律定性

通过对商标使用的案例分析和学理争议进行梳理，可以了解到商标使用在侵权认定中发生纠纷的原因。一是对“商标使用”的理解，是选择体系解释下的一致性解释，还是依据《商标法》具体条文背后的立法逻辑和立法原意进行区别认定。就体系解释而言，其弊端在于个案的具体情况并不相同，不能结合案件的实际情况进行协调，可能会导致实质公平的缺失。若就使用采取不同的定义，按不同条款的立法目的进行法理分析和个案适用，可以避免法律的生搬硬套，在实现实质公平的同时并没有破坏法理逻辑。在侵权认定中，坚持混淆判断而无需将焦点放置在商标使用的认定上，回归到混淆侵权的核心要素，避免将案件审理的注意力放置在使用行为上而忽视了对混淆可能性及实质混淆的判断。

当然，就定牌加工行为的认定而言，其不仅是法律的适用问题，还体现我国对经济贸易政策的侧重点。作为世界生产大国，对于个案的处理以及行为的定性关系到我国千千万万的代加工企业，在面临产业结构转型，打造知识产权强国的转折点，更好地引导企业和经营者培养知识产权意识、自主创新能力，同时更规范地完善商标法的相关规定，才是长久之计。

参考文献

[1] 参见最高人民法院（2012）行提字第2号。

[2] 参见最高人民法院（2016）最高法民再339号。

[3] 参见最高人民法院（2014）民提字第38号。

[4] 参见最高人民法院（2019）最高法民再138号。

[5] 参见最高人民法院（2019）最高法行申925号。

[6] 参见孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，北京：中国法制出版社，2014，第135页。

[7] 参见王太平：从无印良品案到pretul案：涉外定牌加工的法律性质，法学评论2017年第6期，第176-187页。

[8] 参见吕炳斌：商标侵权中“商标性使用”的地位与认定，法学家2020年第2期，第83-85页。

[9] 参见张伟君，张韬略：从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题，同济大学学报(社会科学版)。

[10] 参见王太平：论商标使用在商标侵权构成中的地位，法学2017年第8期，第119-122页。