商标反向混淆中的法律问题研究

一、何谓商标的反向混淆 

爱德华.罗杰斯曾说：“商标的识别商品的作用就像姓名可以识别一个人一样。没有识别性标记，人们也不会因为优质的商品而自豪，因为好的品质缺乏应有的荣誉，低劣的品质也不会因此承担责任。”有学者认为“商标的本质属于心理或思维的财产，商标只是在被消费者视为产源标记的意义上存在”。无论给予商标何种定义，不可否认的是商标的基本功能在于识别商品或者服务的来源。

商标反向混淆的概念最早出自于美国知名学者托马斯.麦克卡瑟的著作《商标与不公平竞争》，即在购买商标在先权利人产品时，消费者误认为自己购买的是在后使用商标的人的产品，或者认为二者之间存在许可、投资等关联关系。

商标的反向混淆不同于商标的正向混淆，也即俗称的搭便车和傍名牌，商标的正向混淆侧重于在后商标权利人恶意攀附在先商标权利人的市场知名度和影响力，商标的反向混淆则侧重于通过大规模的市场宣传，在短期时间内使在后商标的知名度大幅度提升，致使消费者将其与在先商标权利人注册的在先商标混淆，最终导致在先注册商标基本功能的丧失，在先商标权利人失去了对其商标权利的控制权和利用商标开拓市场的期望。

当然，在先商标权人只有利用商标开拓新市场的主观想法却无实际计划或者准备工作以及拓展业务范围的能力时并不能作为就此认定反向混淆的存在，在后商标使用人也不能以此作为反向混淆的抗辩理由。

二、商标反向混淆是一种侵权

虽然目前商标的反向混淆并未在立法层面上得以确认和重视，但商标的反向混淆属于侵权行为的定性却为学界一致认同。依据洛克理论可知，任何人都可对自我劳动成果享有天然的权利，但劳动的对象必须处于公有状态，即属于“无主物”。帕累托原则表明，以损害一方利益来改善他方利益的方法是非效率的。商标的反向混淆既违背了洛克理论，也违反了帕累托原则，因为商标反向混淆中的在先商标并非无主物，在后商标使用人在他人已经获得商标权利的情况下依然对在先商标进行大规模使用或者进行稍微变动后大规模使用，这种依附于他人核心劳动成果的再创造行为并未超出原有商标的辐射效应，而且一切依据合法途径获得商标权利的在先商标权人都保有权利不受侵害的信赖利益，商标的反向混淆通过饱和式的广告宣传不仅切断了与在先商标权利人的联系，剥夺了在先商标权利人市场开拓的可能性，而且致使消费者产生混淆和误认，损害了消费者的知情权和自主选择权，因此，商标的反向混淆属于非效率的侵权行为。

三、商标反向混淆的认定因素

商标反向混淆属于侵权行为是毋庸置疑的，但各地法院在实际认定过程中却标准不一，即使是商标反向混淆的起源国家也亦如此。目前在美国认定商标反向混淆主要有两个标准，一个是八要素标准，另一个为十要素标准。通过检索我国法院商标反向混淆案例可知，我国的商标反向混淆认定并不存在一个固定的标准，同一个案件，一审和二审的审理结果可能出现截然相反的局面。法院在认定商标反向混淆时通常考虑因素主要包括以下几个方面：

1.是否存在合法的在先商标权利。依据现有《商标法》规定可知，我国的商标保护采取注册取得制，故未注册的在先商标不能成为商标反向混淆的保护对象。

2.在先商标是否具有显著性。通过分析商标反向混淆案例可知，在先商标固有显著性越强，被认定为反向混淆的可能性就越大，反之，若在先商标因不当使用而致显著性降低，甚至变成通用名称，在后商标使用人的商标使用行为被认定为商标反向混淆的可能性就会降低，甚至变成商标的合理使用行为。

3.在先商标是否实际使用。商标注册的目的是为了使用，以发挥区分商品来源的基本功能。若注册商标却不使用，甚至大量囤积和售卖，不仅会造成商标资源的浪费，而且极易扰乱正常的市场经济秩序，故在先商标注册后不实际使用的话，被认定为反向混淆的可能性就会降低。

4.侵权人的行为是否属于商标性使用。商标性使用行为指将商标用于经营活动的行为，包括将商标用于商品包装、装潢、交易文书、展览等行为，因此，若将商标用于非经营性活动，目前主要指用于新闻评论、商标的滑稽模仿、在字典词典等参考书中使用，并不会被认定为商标反向混淆侵权。

5.商标近似程度。商标越近似，消费者混淆的可能性就越大，反之商标差异显著，就无法引起消费者的任何混淆和联想，那么造成反向混淆的可能性就会降低。

6.商品是否类似。在商标反向混淆案件中，被认定反向混淆的多为相同或者类似产品（服务）。对于类似的判定，不能局限于是否属于同一类别或者同一群组，性质、功能的类似以及具有可替代性也应成为商品类似的判断标准。

在先商标权利人常常相较于在后商标使用人而言经济实力较弱，自然其进行跨领域生产和开拓其他市场的可能性就会降低。在后商标使用人经济实力较强，广告宣传推广能力远高于在先商标权利人，其有能力开拓更广阔的商品市场，但不能就此认定在后商标使用人的行为就一定构成商标反向混淆，过度夸大在后商标使用人的市场开拓能力而强行将其认定为反向混淆反而会造成不公。在商标反向混淆的认定中应着重考虑双方的实际经营范围是否可能构成竞争关系，只有具有竞争可能性的商标侵权行为才有可能被认定为反向混淆侵权。尤其当在先权利人从事多元化经营时，其商标就会被注册在多类产品（服务）上，相应的在后商标使用人构成反向混淆侵权的可能性就会增加，在先商标获得保护的范围就会得以扩大。

7.在后商标商业显著性。在先商标的消费群体相较于在后商标使用人的消费群体较小，在后商标的商业显著性越强，消费者混淆的可能性就越大。因此，商标反向混淆的认定中应着重考察在后商标消费群体混淆的情况，而不应只关注在先商标消费群体的混淆可能性。

8.在后使用人主观上是否具有过错。商标反向混淆现象的发生离不开在后商标使用人的大规模广告轰炸这种饱和式的市场推广。多数在后商标使用人为实力较强的大型企业，其有能力也有义务进行商标检索和风险分析，实践中有的企业甚至在已经进行检索之后明知可能存在商标侵权的情形下依然进行了不正当的大规模商标使用活动，自此可以推断在后商标注册人在主观上至少是存在过失的。

虽然目前商标侵权的认定以无过错原则为准，但在后商标使用人若在主观上存在过错，不仅增加了反向混淆的机率，而且在进行商标侵权赔偿中也应予以体现。尤其是当在后商标使用人具有将在先商标权利人挤出市场的意图时，故意侵权意图明显的更应该作为认定商标反向混淆侵权的证据予以考虑。

9.消费者的注意程度。通常价值大的产品或者服务，消费者的所给予的注意力就会较多，对于价值较小的产品或者服务，消费者的注意程度会较低。而消费者的注意力与混淆可能性又是成正比的，因此，价值越大的产品，混淆可能性就会降低，价值越小的产品，混淆可能性就会增加。同时，消费者的文化程度、消费观念、消费习惯等主观因素也会影响商标的混淆判断，因此，在具体案件中必须具体分析消费者的商标印象，而不是静态的比较商标的某个部分。

10.有无实际混淆。实际混淆的情形通常包括消费者的误认投诉、错误咨询、质监部门的错误认定、工商部门的误认处罚等。商标作为一种区分商品或服务来源的结构性信息，只要存在混淆可能就有可能构成商标侵权，而不必等到实际侵权事实发生。在美国，实际混淆是商标侵权案件的参照证据之一，没有实际混淆则难以认定商标侵权的存在。根据举证责任的分配原则可知，原告不负承担提供商标实际混淆存在的证据责任，但实际混淆证据的存在必然有助于加强反向混淆认定的可能性。

四、商标反向混淆救济方式评析

目前商标反向混淆侵权的救济措施主要包括两种，一种为禁止使用、消除影响、赔礼道歉，另一种为损害赔偿，两种方式既可以单独使用，亦可结合使用。

就禁止使用方式而言，从经济效益的角度来说极易使在后商标使用者丧失先期投入所带来的利润，对在后商标使用者乃至整个社会来说都是一种资源的浪费。因此，法官在判决时更倾向于被告改变商标以达到区分商品来源的目的的同时不至于造成社会财富损失。然而这种做法并不是完美无缺的，因为即使商标标识发生了些许变化，在后商标使用人借助原来商标进行市场宣传的影响力却早已在消费者心中植入了深刻的印记，在短期内这种消费心理却是不可能转变的。这种治标不治本的方式不仅无法保护在先商标权利人的合法权益，也极易使经营者产生一种只要他人的商标符合我的商业经营需求，我便可以通过此种方式进行掠夺和变相占有他人商标的恶念。简言之，禁止使用和稍微改变商标标识的做法并不可取。

关于损害赔偿，学界和实务界的主流观点主要有以下几种：协商确定；商标使用许可费；法院裁判。

当在先商标使用者不愿协商时或者在先商标权利人所要赔偿数额较高与在后商标使用人无法达成一致时，协商确定赔偿数额的方式就会失败。

当在先商标并未许可他人使用，或者曾经许可给他人使用，商标的许可费相较于在后商标使用人所获利润而言又非常低，此时若以商标许可使用费计算损失数额，不仅缺少依据，而且根本无法弥补在先权利人的损失，因为一旦企业成长壮大，其将获得的利润将远超于商标许可使用费的。除此以外，商标许可使用费又是一个动态的数据，因许可方式、许可范围、许可期限、使用规模等因素的变化而变化，因此，主张许可费标准来赔偿损失的做法也是不可取的。

五、当前商标反向混淆赔偿标准存在的不足

从当前法院的判决来看，反向混淆的赔偿数额并不存在统一的计算标准，法官在个案中的自由裁量权非常大，甚至某些判决中的赔偿数额远远高于在先商标权利人所受损失和预期利润，显然法院判决的赔偿方式也是存在弊端的，不仅违背了损害填平原则，也极易引发在先权利人的滥诉行为和道德风险。

美国第七巡回法院曾在判决书中指出：“如果不存在恶意，合理的许可使用费就足以反映在后使用者的不当得利或者在先使用者因侵权受到的损害。这样，原告要么获得合理的许可使用费，要么赢得被告利润的百分之十至百分之三十。这一比例对于原告而言，无异于飞来横财，一般都高于许可使用费”。但是，商标反向混淆案件中，在后商标使用人至少是存在过失的，在先商标的许可费用是不高的，在后商标使用人所获利润并非全部来源于争议商标，更多的来源于自身大量的人力、物力、财力的投入以及自身强大的企业隐形商誉和形象。因此，什么标准的许可使用费才算是合理的，被告利润的百分比为多少才能够足以反映在先权利人的损失是难以界定的。

依据现行《商标法》规定可知商标侵权损害赔偿顺序为：受害人所受损失；侵权人所获利润；当前两项无法确定时，酌情赔偿数额为50万元以下。

就受害人损失来说，当反向混淆侵权行为发生时，在后商标使用者的消费群体可能会认为在先商标产品来源于在后商标使用人，反而导致在先商标权人产品销量增加，相应的利润也增加，在先商标权人此时并未遭受损失。就长远来说，有学者提出，在先商标权人所受损失并不一定为金钱利润的减少，更多的其丧失的是对商标的控制权和利用商标进行市场扩展的潜在利润，此种说法从公平正义的角度来看自有其合理性，但这种潜在的市场潜能和利润却是无法计算的，因此，受害人损失难以计算。

就侵权人所获利润来说，单纯的商标使用行为是不可能产生巨额利润的，在后商标使用人对商标的使用亦投入了大量的成本，而且在后商标使用者自身良好的商业信誉和形象也会促进利润的增加。现实中，在后商标使用者所获利润通常较商标在先权利人而言非常丰厚，在先商标权人在发现商标侵权行为时却不立即寻求法律保护制止侵权行为的可能性也是存在的，此时，若简单以侵权人所获利润来赔偿显然也有失公允，甚至造成在先权利人滥用诉权的情况出现。因此，依据在后商标使用人所获利润来计算损害赔偿数额并不合理。

每个企业都有公平发展的机会，正如每个人都有呼吸氧气的权利一样，大企业淹没他人商标的行为难谓正当。每一个大企业的成长都是从小做起，现在在先商标的价值可能比较低，但是将来当企业发展到一定规模时，在先商标所承载的商业价值和潜力自会增加，以50万来界定赔偿数额可能并不能完全适应市场经济的发展。

六、商标反向混淆赔偿数额的确定

结合现有判决结果，在确定商标最终赔偿数额时，笔者建议应着重考虑下列因素：

1.商标是否合法有效。若在先商标未注册，则不应予以保护，更谈不上赔偿。

2.商标的使用情况。若商标注册后并未使用，或者在先商标权人自行改变商标标志后再使用，商标已沦为通用名称的话则不构成商标侵权，在后商标使用人无需赔偿。

3.商标成本。商标成本不仅包括取得商标时的注册成本，还包括在后续使用中的投入成本。

4.商标市场认可度。市场认可度越高，说明商标的价值就越大，此时赔偿金数额就会高，反之，赔偿金数额就会降低。

5.商品的生命周期、现状及行业前景、市场潜力。商品的生命周期越短，在先权利人经营状况差，行业前景不高，在先权利人利用商标进行市场扩展的可能性就会降低，在确定赔偿额时应该适当减少。

6.在后商标使用人的主观意图。若为故意侵权，则应适当提高赔偿金数额，必要时还应给予在后商标使用人1到3倍的惩罚性赔偿，以此杜绝恶意的变相侵占他人商标的现象发生。若为过失侵权，则给予适当赔偿金数额即可弥补在先权利人的损失。

7.在后使用人的自身能力。商标的反向混淆侵权案件中，通常在后使用人拥有较好的企业声誉和生产能力，宣传推广能力较强，可以说在后商标使用人的获利很大程度上取决于自身，因此在确定赔偿额时应将在后商标使用人的原因力按照一定比例予以扣除。

8.侵权产品利润。在无法计算侵权利润的情形下可以参考同行业内的平均利润或者在后商标使用人类似产品的公司利润。

反向混淆侵权的赔偿数额不可能存在统一的数额，因为每个案件中争议商标的价值及当事人双方的经营能力各不相同，但统一赔偿计算标准却是极其必要的，不仅有助于法官正确裁判，而且也有助于树立司法权威，促进社会的公平正义。

七、反向混淆中的商标善后

反向混淆侵权赔偿后，争议商标到底该何去何从也是实践中的一大难题。有人主张将商标稍微改变并附加一定的标识来进行区分。正如前文所述，此时在先商标已经丧失了与在先权利人之间的联系，此种补救是毫无作用的，而且附加什么样的标识，附加标识后的商标能否起到区分商品来源的作用也并不能够确定。可见，此种方式是行不通的。

有人主张双方当事人可以协商一致将商标转让给在后使用者并同时支付合理的使用费。该种做法的缺陷在于当双方无法达成转让协议或者在先权利人同意转让但不同意许可费数额时是行不通的。而且此种做法事实上是在认可在后使用人的侵权行为，损害了公平竞争的市场环境秩序，最终会对社会的发展产生不利。

在知识产权领域，专利权和著作权中都存在强制许可使用制度，笔者认为商标作为智力成果的一种，也应可以被强制许可给他人使用。但这种许可必须被严格限定，否则将造成权利不稳定的不安状态。首先，前提必须是构成反向混淆。其次，在后商标使用者需证明其已经进行大量投入和付出，禁止使用商标会造成资源的严重浪费。再次，在后商标使用人主观上不得为故意侵权。最后，在后商标使用者应向在先权利人支付高于许可使用费的赔偿金。因此，当在后商标使用人故意进行反向混淆行为，意图攫取他人商标时并不能试用强制许可制度，在后商标使用人还必须为自己的不法行为买单，即必须同时适用惩罚性赔偿，以此打击恶意侵犯他人商标专用权的行为。

强制许可制度允许在先商标和争议商标同时存在确实会减少一定的商业损失，但商标的直接接触主体不仅包括经营者，还包括广大普通消费者，二者同时存在依然会引起混淆和误认，因此，强制许可应作限制解释为强制独占许可，才能既维护消费者的利益，又在保证在先权利人利益的同时避免了财富的大量流失。

商标的反向混淆与正向混淆本质都在于存在实际混淆或者混淆可能性，而不在于混淆的方向，实践中商标反向混淆中的法律问题主要集中在混淆的认定和赔偿数额的计算上。近年来，商标反向混淆侵权案件大量出现，法律对于反向混淆却未作出明确规定，因此，统一商标反向混淆认定标准及赔偿标准就显得尤为重要，不仅有利于法院公正裁判，而且维护了法律的权威，平等地保护了每个中小企业的发展权益，最终有益于我国市场经济的健康发展。