公司选择经营范围须慎重 否则拿不到商标权

公司设立时都要选定经营范围，而经营范围的选择也暗藏着法律风险。有一类经营事项如果选了，公司可能因为在选定经营范围时的“画蛇添足”而难以获得商标权。我国《商标法》第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”也就是说企业一旦在经营范围中选了“商标代理服务”，不管其是否真正从事该项服务，均不得在第4506小类以外的其他类别上取得商标权。这样实际没有从事商标代理业务的公司，因为“误选”经营范围而被扣上了“商标代理机构”的帽子，着实有种百口莫辩的委屈。这就有必要了解一下《商标法》中对 “商标代理机构”是如何认定的。

一、“商标代理机构”的认定原则

《商标法实施条例》第八十四条对“商标代理机构”的定义是“包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。”同时该条第二款还指出商标代理机构实行“备案制”：“商标代理机构从事商标局、商标评审委员会主管的商标事宜代理业务的，应当按照下列规定向商标局备案”。但是未在商标局备案的商标中介服务机构是否属于《商标法》所规定的“商标代理机构”呢？这个问题在2013年《商标法》第四次修改时，商标局就在《关于对商标代理机构申请商标注册的审查决定的说明》中给出了答案：“如未在商标局备案的商标代理机构申请注册的商标被初步审定或被核准注册，任何人可以通过异议程序或商标注册无效宣告程序要求不予核准商标注册或宣告该注册商标无效。”这就明确了备案并非是“商标代理机构”的必要条件。

2019年北京市高级人民法院最新修订的《商标授权确权行政案件审理指南》（以下简称“《审理指南》”）14.1项进一步明确：“已经备案的从事商标代理业务的主体、工商营业执照中记载从事商标代理业务的主体、以及虽未备案但实际从事商标代理业务的主体，属于商标法第十九条第四款规定的‘商标代理机构’，一般工商营业执照记载的经营事项不能作为排除认定‘商标代理机构’的依据。”这就以规范性司法文件的形式确认了我国对于“商标代理机构”的认定遵循“或备案或从事”的原则。根据北京高院的《审理指南》，以下三类主体均属于《商标法》所规定的“商标代理机构”：

1、已经在商标局备案的“官方”代理机构。这类代理机构是“名副其实”的代理机构，不仅顶着“代理机构”的名，也干着“代理机构”的事；

2、未在商标局备案但实际从事商标代理业务的“民间”代理机构。这类代理机构的名称中较少出现“代理”字样，而多是以“咨询公司”、“品牌管理公司”、“科技公司”等名义出现。这类代理机构因未在商标局备案，不能从事与商标申请、评审、异议等与商标局、商评委发生往来的业务，但是仍然可以从事商标法律咨询、侵权投诉、担任商标法律顾问等其他有关商标的事务，因此实质上也属于“商标代理机构”。

3、仅在营业执照中载明“商标代理”相关事项、但实际未从事商标代理业务的经营主体。这类主体的经营活动不涉及商标代理，公众也不会将其视为代理机构，仅因在选择经营范围时未做到审慎查到，在不明后果的情况下误选了“商标代理”。这种“名义”上的代理机构，按照现行法律的规定也属于“商标代理机构”。

自2003年国家取消了有关商标代理机构设立和商标代理人资格的行政审批程序后，商标代理活动中出现了一些混乱现象，严重扰乱了商标市场秩序，正是为了解决这一问题，2013年商标法修正时增加了第十九条第四款有关商标代理机构申请注册商标行为规范的内容，禁止商标代理机构在商标代理服务以外的类别上申请商标，其目的是在于防止商标代理机构违反诚实信用原则，不以使用为目的，利用商标代理的专业知识和专业资源抢先注册其他行业领域的商标，以获取不正当利益或占用社会资源的行为。《商标法》的立法初衷向好，但在执行过程中却出现了偏颇。对于上述第1、2两种代理机构加强监管尚在情理之中，但是对于第3种“代理机构”也“一视同仁”且不给任何纠正的机会，就难免矫枉过正了。下面我们仅针对第3中特殊的“代理机构”，分析其在商标授权确权程序中面临的阻碍。

二、企业经营范围中包含“商标代理”对商标获权的影响

如果企业的经营范围中含有“商标代理”事项，在商标申请审查阶段，国知局通常会援引《商标法》第十条第一款第八项、第十九条第四款和第三十条的规定予以驳回。然而细究这三项法律条文，在逻辑上均是值得商榷的。

《商标法》第十条第一款第八项的规定是：“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用”，俗称“不良影响条款”。根据当前对于“不良影响”认定的共识，认定商标是否具有不良影响，应当仅从商标标志本身考量，而不应考虑商标的申请主体、指定使用的商品、使用情况等因素。如 “MLGB”、“叫个鸭子”、“going downing”等商标都是因为商标符号本身包含了低俗的含义，因而被判定具有“不良影响”。商标代理机构申请的商标如果本身不具有“不良影响”的负面含义，例如上海专利商标事务所有限公司曾于第42类服务上申请“上专”商标，而仅仅因为申请主体是商标代理机构就判定商标具有不良影响，这显然与《商标法》十条一款八项的立法精神是相悖的。

《商标法》第十九条第四款的规定是：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”这条规定严格限定了商标代理机构申请商标的类别，即只能在4506小类上申请商标。而问题就在于，上述第3类“商标代理机构”仅仅是在经营范围中挂了一个“商标代理”的空名，而实质上不是代理机构，适用本条驳回商标申请，是对“商标代理机构”的扩大解释，而这种扩大解释与实际情况又是相背的。并且公司在复审程序中还不能通过删减经营事项来摘掉“代理机构”的帽子，似有“永世不得翻身”的势头。这种情况下，公司要想在自己的主营业务上申请注册商标，就必须先变更经营范围，将“商标代理”事项删除，再重新提交商标申请。如此不仅造成了程序的反复，更使得商标申请时间被迫延后，可能会因延误申请时机而被他人抢注。

《商标法》第三十条的规定是：“申请注册的商标，凡不符合本法的有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”在不存在引证商标的情况下，引用本条款驳回第3类“代理机构”的商标申请，显然引用的是本条的前半段“凡不符合本法有关规定”，而这里的“本法有关规定”所对应的应该是第十条一款八项和第十九条第四款，相当于是法律适用的反复。即使把这里的“本法有关规定”理解为兜底性条款或原则性规定，也与《商标法》的立法宗旨存在不协调之初。《商标法》的立法宗旨是鼓励商标使用，并通过对注册商标和未注册商标提供有区别的保护来鼓励商标使用人积极申请商标。上述第3类“商标代理机构”的主营业务与商标代理无关，其不具备“利用专业知识和专业资源抢先注册其他行业领域的商标”的专业优势，也就是实际上不具有囤积和倒卖商标牟利的能力和实力。根据经营之所需申请商标注册不仅没有违反“本法有关规定”，而且也是《商标法》鼓励正当的商标注册的应有之义。这种对于代理机构“一刀切”式的做法反而阻碍了申请人正当的商标需求。

由此可见，对于仅在经营范围中包含“商标代理”事项的、名义上的商标代理机构，无论适用《商标法》的哪一条规定驳回该类主体的商标申请，在逻辑上均是难以自洽的。实际上不仅仅是经营范围中包含“商标代理”不能在其他类别上申请商标，只要包含与知识产权代理相关的服务事项，如“专利转让”、“版权转让与代理服务”都被列入了禁止之列。“名义上的”商标代理机构不仅是在商标申请阶段会遭遇授权阻碍，即使商标已经初审公告或者核准注册了，也会因为申请主体的经营范围中包含“知识产权代理”事项，而被提起异议或无效。这对于实际上并未从事知识产权代理业务的“入坑”公司的影响是非常重大的。

三、经营范围的选择对商标申请人的启发

尽管当前对于“商标代理机构”的认定存在不尽合理之处，但在当前法律对“商标代理机构”从严监管的趋势之下，企业还是应当规范自己的商标申请行为，对企业自身的经营范围做审慎审查。

如果企业的经营范围不涉及知识产权代理服务，在选择经营范围时请不要添加“知识产权代理服”相关的经营事项，如果添加了该类事项，在提交商标申请之前要先做经营范围变更，将该类事项在经营范围中删除。《商标法》第十九条第四款是在2014年5月1日起实施的《商标法》中新增的条款，尽管根据“法不溯及既往”的原则，原则上对于在2014年5月1日之前已经核准注册的商标不具有溯及力。但是该条规定对于在申请日在2014年5月1日之前但核准日在2014年5月1日之后的商标是否有溯及力，司法上是持有不同意见的。有的案件是以申请日作为判断标准，只要是在2014年5月1日之前申请的商标，即不适用2014年的《商标法》第十九条第四款[1]，有的案件却是以商标的核准注册日为标准的，只要商标核准注册日期在2014年5月1日之后，对于该商标申请人的审查就适用2014年的《商标法》第十九条第四款[2]。有鉴于司法审判对于时间标准把握的不确定性，如果公司经营范围中包含“知识产权代理”类的服务事项，但因为历史原因也在4506群组以外的商品和服务上获得了商标权，建议公司也要做经营范围变更，否则已经注册的商标可能面临着被无效宣告的风险。

实践中，也不乏一些知识产权产出量较高的公司，如高新技术企业、文化创意企业或者拥有大量子品牌的综合企业集团，知识产权管理在企业经营中占比较高，或者需要接受关联公司的委托统一处理集团的知识产权业务，建议这类企业可以委托专业的代理机构予以处理或者单独设立知识产权管理公司，切勿擅自在公司的主营业务范围之外再添加知识产权代理相关的经营事项。

如果企业是由于“不知情”而误选了“知识产权代理”等经营事项，并在“不知情”的情况下提交了商标申请，那么在商标审查阶段尚可以做一些尝试性的弥补：首先删减经营范围中的“商标代理”相关事项，然后给国知局商标审查部门去函说明情况并提交关于企业主营业务的证据材料，说明企业并未从事知识产权代理业务。审查员在自由裁量权的范围内可能会考虑准予商标初审公告。但是这类申请如果被驳回进入到复审阶段，鉴于北京高院刚颁布的《审理指南》对于“商标代理机构”的最新解释，在驳回复审和行政诉讼阶段予以改判的可能性会比较小。我们也期待后续的此类案件能够有所调整，对于“商标代理机构”的规制能够更加考虑现实情况，并给予“无辜”的代理机构自我纠错的机会。

注释：

见北京知识产权法院(2016)京73行初3446号：四川绵竹剑南春酒厂有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会其他一案一审行政判决书。

 见北京市高级人民法院(2018)京行终5617号：七波辉（中国）有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会二审行政判决书。