我国商标撤三案件的实务特点与事中事前应对建议

在我国现行商标法律制度中，“实际使用”并非商标申请或获准注册的前提条件，即不要求在提交注册申请或核准注册之时已对该商标进行了实际使用。但“不使用”对“注册”仍有消极影响。《商标法》第四十九条第二款规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。即在他人提出申请的情况下，商标无正当理由连续三年不使用会被撤销注册。

该程序在实践中简称“撤三”。对国家知识产权局作出的撤销或不予撤销注册商标的决定（撤三决定）不服，当事人有权申请复审（撤销复审）；对撤销复审决定不服，则可提起行政诉讼（商标权撤销复审行政诉讼）[1]。

本文所称商标撤三案件，指由上述三个程序（撤三、撤销复审、撤销复审行政诉讼）所构成的我国注册商标连续三年不使用撤销制度中的各类案件。在此，笔者仅探讨以使用证据进行答辩的相关问题，不涉及因正当理由而不使用的情况。

一、我国商标撤三案件的实务特点

（一）撤三申请已成为清除在先注册障碍的常用有效手段

撤三申请可由任何主体针对已注册满三年未经使用的商标提出。在实践中，申请撤三已成为为拟注册新商标（目标商标）清除在先注册障碍的常用手段，尤其针对在先障碍商标注册已满五年、非恶意申请注册、与目标商标相同或高度近似等情况。

撤三制度的本意为清理僵尸商标、释放闲置商标资源。我国当前商标存量巨大、申请量增加迅猛，其中有相当数量的长期未使用商标。国家知识产权局近年发布的评审月报显示，撤销复审程序中，裁定撤销商标在全部或部分商品/ 服务上的注册的案件约占80%。加之还有相当比例的结果为撤销注册的撤三决定、撤销复审决定未进入后续程序而直接生效[2]，笔者判断实践中撤三案件的撤销成功率处于较高水平[3]。“撤三”可构成清除在先注册障碍的有效措施。

（二）各程序的举证、质证安排不同

不同于评审与诉讼程序，法律法规并未对撤三程序中的法律文件交换、质证等环节进行规定。在实践中，商标审查部门在受理撤三申请后，不会将撤三申请材料送达被申请人，仅发文通知被申请人于2 个月内提交特定商标在撤三申请日之前三年（指定期间）的使用证据或说明不使用的正当理由。商标审查部门在收到被申请人于法定期限内提交的答辩材料后，也不会将其交换给撤三申请人，而是经审查后直接作出撤三决定。

在撤销复审程序中， 商标评审部门则依照《商标法实施条例》《商标评审规则》，将撤销复审申请材料副本送达被申请人，并通知其进行答辩，而后还会将答辩材料交换给复审申请人进行质证，但一般不会将复审申请人的质证材料再次交换给被申请人[4]。

而在行政诉讼中，法院则严格按照诉讼法要求进行法律文书及证据材料交换，各方当事人可多回合充分进行举证、质证，还可以在庭审中展开辩论。

（三）使用证据认定标准随程序推进更加严格

商标审查部门作出撤三决定、商标评审部门作出撤销复审决定，性质上均属行政行为，需顾及行政效率。故在前述举证质证等程序设计以及证据认定标准上，相较行政诉讼，均有一定差别。

在撤三程序中，商标审查部门一般不严格区分各被申请撤销商品或服务项目上的商标使用证据，若可在部分商品或服务上基本形成证据链，便有较高可能被认定使用证据有效。但目前已有在撤三程序中针对各被申请撤销商品或服务项目进行分别审查的趋势，2022 年初送达的提供使用证据通知中已增加了“使用证据材料能够证明在部分核定使用商品上使用的，我局将依法维持该商标在部分商品上的注册，撤销在其他商品上的注册”的说明。

在撤销复审程序中，商标评审部门则会对各被申请撤销商品或服务项目上的商标使用证据予以区分，尤其对于仅申请撤销个别项目的情形，更会对是否构成在这些项目上的使用进行重点研判[5]。此外，商标评审部门还会参考对方当事人发表的质证意见。因此，对方往往有极大动力揭露商标使用证据存在的问题。

在行政诉讼阶段，法院则会比照民事诉讼证据规则，严格审查商标使用证据的真实性、合法性、关联性，以高度盖然性作为认定标准[6]。2021 年9 月10 日，北京知识产权法院召开商标权撤销复审行政案件涉伪证处罚情况通报会[7]。会上介绍，2019 年至今，该院审结商标权撤销复审行政案件3843 件。

其中，撤销国家知识产权局作出的决定共970 件，撤销率为27.7%，高于商标授权确权案件平均撤销率。在此类案件中，商标注册人在行政诉讼过程中补充提交新证据的情况较为普遍。会上还公布了六起涉及伪造发票、检验报告等伪证的处罚典型案例。

（四）全程“证据不关门”

对于特定商标撤三案件，在撤三申请提出之时，可用于答辩的商标使用证据在客观上已被固定，但其能否被准确识别、全面搜集并合理组织形成有利答辩材料，则取决于商标注册人及其代理人。

为查明被申请撤销商标在指定期间内的真实使用情况，实践中撤三案件全程“证据不关门”，即可在当前程序补充提交之前程序未提交的使用证据。

此外，对于商标注册人在撤销复审程序中没有提交使用证据的情况，商标评审部门会主动调取其在撤三程序中提交的证据，并以此进行评审，不会因商标注册人未在复审程序提交使用证据而径行作出撤销注册的复审决定。笔者在近年实务中发现，对于商标注册人已在复审程序提交使用证据的案件，商标评审部门也可能主动调取撤三程序证据并予对比，两相结合进行评审。

正如上述北京知识产权法院通报会的介绍，在撤销复审行政诉讼中补充提交新证据的情况已较为普遍，有的商标注册人甚至编造、提交伪证。

二、商标撤三案件的事中对策

（一）全面搜集有效使用证据，合理组织形成完整证据链

《商标法》第四十八条、第四十九条第一款对何为“商标的使用”、应当规范使用注册商标等进行了规定。商标局官网还专门发布了《提供商标使用证据的相关说明》[8]，对“商标使用在指定商品上的具体表现形式”“商标使用在指定服务上的具体表现形式”“不被视为《商标法》意义上的商标使用的情形”“属于连续三年不使用的正当理由的情形”等内容予以具体介绍。

对以上相关问题本文不作展开，仅结合实务经验，特别提出三点建议：

一是正确理解被申请撤销商品或服务项目的实质（尤其对于服务类别的项目，应准确把握“向他人提供”，而非“为自身服务”），有针对性地全面搜集与生产经营被申请撤销商品或服务项目有关的商标使用证据。

二是形成完整商标使用证据链，一般应包括：

（1）可体现被申请商标标样的证据，如商品本身、商品包装、服务场所门牌及装潢、宣传资料、商业广告、展会布景等。

（2）与实际生产经营被申请撤销商品或服务项目紧密相关的全过程证据。若授权许可他人使用被申请商标，则应有相应的授权许可文件或情况说明；若涉及需要资质审批的食药、金融等业务领域，则需提供经营所必须的相关许可准入文件；除销售商品或提供服务的合同外，还要提供相应实际履行证据，如收付款凭证、发票、收发货单据、服务过程或成果文件、进出口检验检疫证明、报关单据等。

三是在答辩材料中增加商标注册人、被许可使用人（如有）生产经营情况的总体性介绍。这些介绍内容分并非形成单条商标使用证据链之必须，但有利于展现权利人实际开展正常经营的良好形象，其中包含的品牌历史、业务领域、产量及营收数据等信息，有助于消减裁判主体对于象征性使用的疑虑。

需要特别指出，上述建议是在客观上确实具有指定期间内商标使用证据的前提下，从积极充分应对撤三案件的角度出发给出的较高标准答辩材料准备要求。在各方面条件允许的情况下，最好从撤三程序开始就比照上述标准进行充分答辩。此举不但可获得有利撤三结果的决定，即使对方提起撤销复审等后续程序，也不必重复进行证据补充搜集；且若以扎实答辩材料获得维持注册的撤销复审决定，对方提起行政诉讼的可能性也会降低，亦有助于权利人免遭诉累，可谓一举多得。

（二）视案情尽早尝试替代解决方案

对于没有扎实的商标使用证据或不使用的正当理由，但又希望争取维持商标注册的情况，则建议根据具体案情尽早尝试替代解决方案。

1. 以共存换取对方撤回申请

他人提出撤三申请大多是为特定目标商标排除在先注册障碍。若该目标商标与被申请撤销商标存在一定差异，则可考虑为其出具共存同意文件以换取撤三申请人撤回撤三申请。此种方案的实现，首先要求目标商标申请人愿意接受此种交换[9] ；其次，共存同意文件需获官方采纳，使目标商标借此得以注册；另需紧凑衔接各环节，最好能在撤三决定作出前申请撤回。

2. 及时补充新申请

若不具备“共存换取撤回”条件，一般而言可以考虑尽早另行提交新的商标注册申请。若新商标的申请注册时间能够早于目标商标，则其有望较顺利核准，反之则较难获得注册。

三、商标撤三案件的事前防范

一般情况下，商标注册人无法预见或避免其商标被他人提出撤三申请。在当前撤三案件频发、撤销成功率较高的背景下，商标注册人有必要对此予以重视并提前采取措施以便从容应对可能不时发生的撤三案件，以免因商标存废影响正常经营。

（一）在生产经营全过程加强商标规范使用

笔者在实务中发现，对注册商标使用不规范、不充分、管理薄弱等现象较为突出。笔者特别建议，商标注册人应加强在生产经营全过程中的商标规范使用，并注意留存时间证据。

首先，严格按照核准注册的商标标样进行规范使用，并添加注册标记“图片”或“图片”。

其次，在从事与注册商标核定商品或服务范围直接相关的经营活动时，应尽可能全过程充分使用该注册商标，尤其注意将商标标样与可反映时间的载体相结合，比如业务合同的封面/ 页眉、发票的应税名称栏/ 备注栏、商品包装、服务单据、年会/ 店庆/ 展会宣传材料、官方网络账号推文、报刊广告等。

（二）理性进行商标布局

我国商标法并未规定“防御商标”“联合商标”等制度。审理撤三案件时，各裁判主体不会因被申请商标系出于防御保护目的而不要求被申请人提供使用证据或对证据认定标准有所放宽。因此，笔者特别建议企业根据自身发展阶段与实际业务情况，进行主次分明、适度扩展的理性商标布局。

第一，应当准确把握自身核心业务所对应的商品或服务项目，并优先在该商品或服务上完成核心商标注册布局。

第二，结合自身发展阶段、与核心业务关联度、未来业务拓展等因素，逐步适度进行防御性商标布局。不建议脱离实际需求一味追求全类注册，也不建议仅为降低维权成本而持有大量近似商标。

四、结语

注册是商标获得专用权保护的起点，而商标真正价值之实现有赖于长期、诚信、有效的商业使用。是否需要申请注册、指定于哪些商品或服务、如何规范且充分使用，这些问题值得市场主体自计划申请注册商标之初就认真对待。

注释

[1] 详见《商标法》第五十四条. 2018 年国家机构改革后，撤三决定、撤销复审决定均以国家知识产权局的名义发文，具体案件审理工作由国家知识产权局商标审查部门、商标评审部门分别承担. 为便于表述不同程序的差异，下文以“商标审查部门”“商标评审部门”分别指代撤三程序、撤销复审程序的审理主体.

[2] 暂不掌握与此直接相关的统计数据. 国家知识产权局商标局官网发布的《2020 年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析》显示，2020 年一审应诉量占全年裁决案件总数的4.18%. 在笔者实务工作中，约半数案件的商标注册人放弃撤三答辩，商标注册人被公告送达撤三通知而未答辩的情况也并不罕见.

[3] 专业商标代理人/ 律师一般会先对在先障碍商标进行全面调查，再综合考虑是否建议提出撤三. 故在个案中，撤三成功率可能极高.

[4] 商标评审案件一般书面审理，商标评审部门可以根据当事人请求或实际需要组织口头审理，当前实践中口审案件占比极小.

[5] 被申请撤销商标在某项核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册. 此前实践对此逐渐形成共识，并已被规定于北京市高级人民法院2019 年发布的《商标授权确权行政案件审理指南》中.

[6] 商标撤销复审行政诉讼针对撤销复审决定、以国家知识产权局为被告. 其虽属行政诉讼，但亦为处理两平等主体（撤销复审申请人与被申请人）之间的争议，且案件核心问题一般为是否构成有效商标使用或不使用的正当理由，因此笔者认为法院在此类行政诉讼中系以民事诉讼证据规则审查认定商标使用证据.

[7] 向伪证说不！诚信注册和使用商标[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/ADa7Npi177MU_f3TdaET_w，“知产北京”微信公众号，2021-10-20 ；商标权撤销复审行政案件涉伪证处罚典型案例[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/YJgxn1Wu6gHIo2yUHiHsew，“知产北京”微信公众号，2021-10-20.

[8] 提供商标使用证据的相关说明[EB/OL].http://sbj.cnipa.gov.cn/sbsq/sqzn/201808/t20180813_275533.html，中国商标网，2021-10-20.

[9] 实践中，目标商标申请人与撤三申请人可能不是同一主体，不少撤三申请人仅为用以提出撤三的名义. 被申请撤三的商标注册人主动联系寻求此种交换，往往暗示其并无扎实使用证据，故目标商标申请人可能会予以拒绝，坚定继续进行撤三及后续程序.