《商标法》第十五条第二款“在先使用”行为的司法认定

要旨

《商标法》第十五条第二款的立法目的在于，禁止因具有特定关系而明知他人商标存在的人抢注他人商标，维护诚实守信、公平竞争的市场环境。该条款所保护的未注册商标仅能对抗特定关系人。因此，对第十五条第二款中的“在先使用”不应有较高要求。只要能够发挥商标识别商品来源作用，只要使用的效果范围能够及于中国境内，且商标申请人明知与其存在特定关系的他人已经在先使用商标的，即应认定符合“在先使用”的要求。

一、案情

第26413210号“SPARTECH”商标（下称诉争商标）由如东公司于2017年9月14日提出注册申请，于2018年11月21日获准注册，专用权期限至2028年11月20日，核定使用在第28类“拳击手套；护肘（体育用品）；护膝（体育用品）”商品上。诉争商标于2020年10月20日经核准转让至南通瑞升运动休闲用品有限公司（下称南通瑞升公司）名下。

2020年4月24日，司必达公司对诉争商标提起无效宣告请求。

2020年12月18日，国家知识产权局作出商评字〔2020〕第329271号《关于第26413210号“SPARTECH”商标无效宣告请求裁定书》（下称被诉裁定），其中有一项理由为：司必达公司提交的证据不足以证明司必达公司与南通瑞升公司存在合同、业务往来关系或者其他关系且南通瑞升公司明知司必达公司“SPARBAR”商标存在之情形，诉争商标的注册未构成2013年修正的《中华人民共和国商标法》（下称商标法）第十五条第二款规定之情形，故裁定维持诉争商标的注册。

司必达公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

在商标评审阶段，司必达公司向国家知识产权局提交了以下主要证据：1.诉争商标档案；2.司必达公司创始人杰斯·吉尔的护照；3.“SPARBAR”商标英国商标注册证、转让证明及翻译；4.“SPARBAR”产品使用图片及视频截图；5.证明函及翻译；6.汇丰银行打款记录及翻译；7.销售订单及翻译；8.PCT专利申请公开文本及翻译。

在原审诉讼阶段，司必达公司提交了（2021）京海诚内民证字第03358号公证书、（2021）京海诚内民证字第11913号公证书。公证书记载有如下内容：

1.南通瑞升公司企业电子邮箱后缀为“@ruilin.com”。

2.司必达公司法定代表人贾斯温德·吉尔（Jazz Gill，全名Jasvinder Singh Gill）与陶鑫湉之间的邮件往来。陶鑫湉在2017年6月5日发给贾斯温德·吉尔的邮件中写道：“请查收附件图片。我们打印一个PVC箱来确认。目标直径为4CM。可以吗？”附件图片显示有“SPARBAR”图样。陶鑫湉在2017年8月1日的邮件中写道：“我和杰伊确认过，你有‘SPARBAR’商标的使用权，所以我们可以销售带有‘SPARBAR’商标的货物，对吗？”在2017年8月2日的邮件中写道：“如果我们想在线销售产品，我们需要‘SPARBAR’品牌的注册证书文件。”南通瑞升公司认可陶鑫湉是其业务员，并表示其与司必达公司“有磋商但没有形成正式的合作业务关系”。

3.贾斯温德·吉尔于2017年5月25日发送给陶鑫湉的邮件中显示有如下文字：“官方的SPARBAR（司必达）-拳击，综合格斗，健身和实战的运动器材官方SPARBAR商店-提供最好的拳击，综合格斗健身器材。”

4.司必达公司“SPARBAR”商标在第28类“健身和运动器械”等商品上于2012年10月31日在英国注册。

5.2015年12月新浪微博多个用户转发“@mmanews-jianke”的一条微博，内容为：“很多朋友问起哪里有卖的，此产品叫#SPARBAR#，可译为#实战靶#，是英国产品，国内有没有卖的还不清楚，不过官网在这里：网页链接，价格不菲，家庭版的166英镑，专业版的349.99英镑。”微博下显示有“SPARBAR”拳击图片。

二、审判

对于诉争商标的注册是否构成商标法第十五条第二款规定之情形，北京知识产权法院认为：

南通瑞升公司作为与司必达公司存在间接业务往来关系的主体，在明知司必达公司“SPARBAR”商标的情况下，仍在同一种或类似商品上申请注册与之近似的诉争商标，违反了商标法第十五条第二款的规定，诉争商标不应予以核准注册。被诉裁定认定事实不清，法律适用错误，应予撤销。故判决撤销被诉裁定，并判令国家知识产权局重新作出裁定。[1]

南通瑞升公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉，认为诉争商标不存在违反商标法第十五条第二款之情况，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。

北京市高级人民法院认为：在诉争商标申请日2017年9月14日之前，新浪微博中多名用户对“SPARBAR”未注册商标在拳击手套等商品上进行了一定程度的使用，该使用行为发挥了识别商品来源的作用。诉争商标由字母“SPARTECH”构成，与司必达公司使用的“SPARBAR”标志在字母构成和呼叫方面近似，在拳击手套等商品上构成近似商标。根据司必达公司提交的第3358、11913号公证书等证据可知，南通瑞升公司业务员与司必达公司法定代表人的商业磋商行为发生在2017年6月，系诉争商标申请日之前。此时，南通瑞升公司理应知晓司必达公司使用的“SPARBAR”未注册商标。在此情况下，南通瑞升公司仍于2020年10月20日通过受让方式取得诉争商标，难谓善意。为更好地遏制不正当抢注他人商标行为，原审判决认定诉争商标属于商标法第十五条第二款规定的情形并无明显不当，故判决：驳回上诉，维持原判。[2]

三、重点评析

在2013年和2019年商标法两次修正中，关于第十五条代理人、代表人和特定关系人申请商标的相关规定是一致。其中第一款内容为：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”第二款内容为：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”在此之前，仅有第十五条的规定予以调整，也即“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”。2013年修正的商标法第十五条第一款是针对实践中愈演愈烈的代理人或代表人的恶意抢注行为。同时也是为了履行国际公约义务。该款旨在保护被代理人或被代表人的在先合法权益。而第二款则是针对实践中具有特定关系而知悉他人在先商标而进行抢注的行为。该款旨在保护在先商标所有人的权益并保护公平竞争的市场环境。[3]

关于商标法第十五条第二款中“在先使用”的问题，本案中的核心证据是2015年12月新浪微博多个用户转发“@mmanews-jianke”的一条微博，内容为：“很多朋友问起哪里有卖的，此产品叫#SPARBAR#，可译为#实战靶#，是英国产品，国内有没有卖的还不清楚，不过官网在这里：网页链接，价格不菲，家庭版的166英镑，专业版的349.99英镑。”微博下显示有“SPARBAR”拳击图片。本文从以下几个角度进行分析：

（一）“在先使用”应是商标法意义上的使用

商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标的使用应当是在流通领域中真实的使用，其使用应该能够及于相关公众，特别是消费者，并最终能够起到识别商品来源的作用。因此，准备中的商标使用行为，如原材料采购、企业资质等方面的证据不能认定为商标法意义上的使用，因为此时商品并未进入流通领域；仅作为商品名称或者企业名称的使用，也不能认定为商标法意义上的使用，因为此时商标未能起到识别商标来源的作用。

本案中，新浪微博的内容标注有“SPARBAR”及官网链接，配图上的拳击图片显示有“SPARBAR”，诉争商标与商品来源能够对应起来，起到识别商品来源的作用，属于在广告宣传中对诉争商标的使用。虽然在形式上属于用户转发的内容，但本质上属于并不违背司必达公司主观意愿的一种广告宣传，相关公众能够将该商标的拳击产品与司必达公司产生联系，进而识别商品来源，属于商标法意义上的使用。本案中，对诉争商标的使用并非商标权人直接主动的使用。实践中，对于商标使用应当是“主动使用”还是“被动使用”也曾有过争议，但最终仍回归至商标的本质。“某一标志能否成为商标，不在于商标权人对该标志是‘主动使用’还是‘被动使用’，关键是生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立。”[4]最高人民法院2020年12月29日发布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》在第二十六条中也再度明确：“商标权人自行使用、他人经许可使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定为商标法第四十九条第二款所称的使用。”因此，发挥商标识别商品来源作用是构成商标法意义上使用的核心。

（二）“在先使用”原则上应是中国境内的使用

地域性是知识产权的基本属性之一。商标权作为知识产权的一项具体权利，地域性也是其内在属性。因此，商标法第十五条规定的“在先使用”，原则上应是中国境内的使用。如《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第12.5、12.6条所述，当事人主张保护“在先使用”的商标，应当提交诉争商标申请日前在中国境内使用商标的证据，在其他国家、地区的使用证据或者准备投入中国境内使用的证据可以作为证明其商标在先使用情况的补充。仅在其他国家、地区使用商标的，不属于商标法第十五条第二款规定的“在先使用”的情形。[5]

随着全球贸易一体化的推进，特别是跨境电商零售进口业务在国家层面得到的政策支持，中国境内消费者通过跨境电商第三方平台经营者直接自境外购买商品越来越常见。这一行为模式与传统地域性，也即要求流通过程发生在境内似乎有些冲突。但从行为和结果分析，认定商标使用行为发生在境内亦无不妥。从行为的角度，商品的流通跨越了中国境内和境外；从结果的角度，终端消费者处于中国境内。也即跨境电商零售进口业务中商标的影响能够及于境内，能够起到识别商品来源的作用。当然，跨境电商零售进口业务应当满足合法性的要求，如应属于《跨境电子商务零售进口商品清单》内、限于个人自用并满足跨境电商零售进口税收政策规定的条件；通过与海关联网的电子商务交易平台交易，能够实现交易、支付、物流电子信息“三单”比对；或未通过与海关联网的电子商务交易平台交易，但进出境快件运营人、邮政企业能够接受相关电商企业、支付企业的委托，承诺承担相应法律责任，向海关传输交易、支付等电子信息等。[6]不满足合法性要求的跨境电商零售业务，不能被认定为商标法意义上的使用。

（三）“在先使用”无需考虑商标的知名度

在商标法体系中，对于商标在先使用程度有着不同的要求。驰名商标的保护要求在先使用的商标在“中国为相关公众所熟知”[7]；不正当手段抢注他人未注册商标，要求他人商标“有一定影响”[8]；但在第十五条对于使用程度未作要求。从体系解释的角度，上述要求显然是有立法者的特殊考虑。原国家工商行政管理总局局长周伯华在《关于〈中华人民共和国商标法修正案（草案）〉的说明》中指出，“为维护公平竞争的市场秩序进行的修改”包括“禁止抢注因业务往来等关系明知他人已经在先使用的商标。为了防止将他人已经在先使用的商标抢先进行注册，草案规定，与他人具有合同、业务往来关系或者其他关系明知他人商标存在，而将他人在先使用的商标申请注册的，不予注册”。[9]因此，对第十五条第二款中的“在先使用”不应有较高要求，在先使用的效果范围能够及于商标申请人，商标申请人能够明知存在特定关系的他人已经在先使用商标的，即应认定符合“在先使用”的要求。

需要注意的是，商标申请人知晓特定关系人已经在先使用商标，应当是明知，而非应知。《商标法》第十五条第二款使用的也是“申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在”这一表述。因此，这一知晓程度不能是推定的应知，也即他人仅有商标在先使用行为，即使是公开的使用行为，即使能够推定申请人应知该使用行为，但达不到“明知”的程度，仍然不能适用该条的规定。

回归至本案，较为关键的证据是一条新浪微博，基于以下理由，法院认为可视为司必达公司对“SPARBAR”商标的使用：1.商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。新浪微博内容可视为不违背司必达公司主观意愿的一种广告宣传，使相关公众能够将该商标的拳击产品与司必达公司产生联系，能够识别商品来源，属于商标法意义上的使用。2.商标法第十五条第二款的立法目的在于，禁止因具有特定关系而明知他人商标存在的人抢注他人商标，维护诚实守信、公平竞争的市场注释环境，且第十五条第二款所保护的未注册商标仅能对抗特定关系人，因此，对第十五条第二款中的“在先使用”不应有较高要求。在先使用的效果范围能够及于商标申请人，商标申请人明知与其存在特定关系的他人已经在先使用商标的，即应认定符合“在先使用”的最低要求。3.南通瑞升公司就生产“SPARBAR”品牌的事宜与司必达公司进行了磋商，亦制造了包装箱请司必达公司确认，其明知司必达公司的“SPARBAR”商标却仍在同一种或类似商品上申请注册“SPARTECH”，而“SPARTECH”与“SPARBAR”在文字构成、呼叫外观等方面近似，构成近似商标，南通瑞升公司主观恶意明显，有悖诚实信用原则。

注释

[1]中华人民共和国北京知识产权法院(2021)京73行初11595号行政判决书.

[2]中华人民共和国北京市高级人民法院（2022）京行终6715号行政判决书.

[3]《中华人民共和国商标法解读》编写组.中华人民共和国商标法解读[M].北京：中国法制出版社，2013：36-38.转引自：张今，卢结华.商标法第十五条的价值定位与适用规则[J].电子知识产权，2020（2）.

[4]中华人民共和国最高人民法院（2013）知行字第40号行政裁定书.

[5]《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第12.5条、第12.6条.

[6]商务部等部门发布的《关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知》（商财发〔2018〕486号）第一条规定：“本通知所称跨境电商零售进口，是指中国境内消费者通过跨境电商第三方平台经营者自境外购买商品，并通过‘网购保税进口’（海关监管方式代码1210）或‘直购进口’（海关监管方式代码9610）运递进境的消费行为.上述商品应符合以下条件：（一）属于《跨境电子商务零售进口商品清单》内、限于个人自用并满足跨境电商零售进口税收政策规定的条件.（二）通过与海关联网的电子商务交易平台交易，能够实现交易、支付、物流电子信息‘三单’比对.（三）未通过与海关联网的电子商务交易平台交易，但进出境快件运营人、邮政企业能够接受相关电商企业、支付企业的委托，承诺承担相应法律责任，向海关传输交易、支付等电子信息.”

[7]《驰名商标认定和保护规定》第二条规定：“驰名商标是在中国为相关公众所熟知的商标.”

[8]《中华人民共和国商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标.”

[9]周伯华.关于《中华人民共和国商标法修正案（草案）》的说明——2012年12月24日在第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议上[EB/OL].http://www.npc.gov.cn/zgrdw/huiyi/lfzt/sbfxzcazt/2013-11/25/content_1872475.htm，2023-11-30.