商标使用证据形成于域外的知名度判定案行政二审判决书

北京市高级人民法院

行政判决书

(2022)京行终6002号

当事人

上诉人（原审原告）：广州市韩惠娇人化妆品有限公司。

被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局。 　　

原审第三人：海飞安妃有限公司。 

审理经过

上诉人广州市韩惠娇人化妆品有限公司（简称韩惠娇人公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2020）京73行初3998号行政判决，向本院提起上诉。本院于2022年10月11日受理后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。

北京知识产权法院查明

一、诉争商标

1.注册人：韩惠娇人公司。

2.注册号：17769144。

3.申请日期：2015年8月27日。

4.专用期限至：2026年10月13日。

5.标志：“V7ToningLight”。

6.核定使用商品（第3类）：洗面奶；化妆品；牙膏等。

二、被诉裁定

2020年1月21日，中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）作出的商评字[2020]第18995号《关于第17769144号“V7ToningLight”商标无效宣告请求裁定书》认定：鉴于本案诉争商标于2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）修改条款实施前已取得注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）的有关规定。国家知识产权局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年商标法。海飞公司请求宣告诉争商标无效所援引的2013年商标法，第七条为总则性条款，其实质内涵已体现在2013年商标法的具体规定之中。国家知识产权局将根据当事人评审理由、提交的证据适用2013年商标法的相应具体条款审理本案。

海飞安妃有限公司（简称海飞公司）提交了诉争商标申请日之前，香港自由行对“DrJart+全新V7ToningLight维他命透白轻盈霜”产品相关介绍，名品导购网对“DrJart+V7维生素亮白小灯泡面霜”产品相关介绍，微博等社交网络平台上用户对“蒂佳婷V7维生素修护乳”、“DrJart+V7ToningLight控油维他命美白霜”“DrJart+V7提亮肤色晚霜”等产品的相关内容分享，上述证据中均显示有印有“‘DrJart+V7ToningLight”字样的产品图片。海飞公司提交的在案证据可以证明，在诉争商标申请注册前，其已将“V7ToningLight”商标使用于面霜等商品上，并在中国相关公众中具有一定知名度。诉争商标与海飞公司在先使用的“V7ToningLight”商标文字构成相同。海飞公司在先使用的“V7ToningLight”商标具有一定的独创性，韩惠娇人公司与海飞公司为同行业者，其对海飞公司“V7ToningLight”商标理应知晓，韩惠娇人公司于此同时独立设计创作出完全相同的文字组合的可能性极小，诉争商标的申请注册难谓巧合。诉争商标核定使用的洗面奶、洗衣剂等商品与海飞公司“V7ToningLight”商标在先使用的面霜等商品在功能、用途、销售渠道、消费群体等方面关联性较强，属于类似商品，诉争商标使用在上述商品上易导致相关公众对商品来源产生混淆或误认。因此，诉争商标的注册已构成2013年商标法第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指情形。

海飞公司主张诉争商标的注册损害了其在先著作权，但诉争商标为普通印刷字体的文字组合“V7ToningLight”，与海飞公司主张的作品中具有独创性的部分未构成实质性相似。因此，诉争商标的注册未构成2013年商标法第三十二条所指“申请注册的商标不得损害他人现有在先权利”之规定。2013年商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”适用于系争商标的注册有害于社会公共秩序或社会公共利益的情形，海飞公司援引该规定所述具体理由仍指向其相对权益，并无证据证明韩惠娇人公司的行为扰乱了社会公共秩序，损害了社会公共利益，诉争商标不属于该规定所指情形。海飞公司其他理由缺乏事实及法律依据。

依照2013年商标法第三十二条、2019年商标法第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，国家知识产权局裁定：诉争商标予以无效宣告。

韩惠娇人公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。

三、其他事实

在商标评审阶段，韩惠娇人公司向国家知识产权局提交了以下主要证据:

1.韩惠娇人公司网站页面截屏；

2.检验报告、国产非特殊用途化妆品备案电子凭证；

3.产品图片；

4.韩惠娇人公司微信公众号推广文章；

5.广告合同、收据、发票；

6.杂志广告页面照片；

7.韩惠娇人公司产品在天猫等电商平台销售的相关页面截屏；

8.诉争商标注册证；

9.作品登记证书；

10.其他证据。

海飞公司向国家知识产权局提交了以下主要证据:

1.“V7ToningLight”“ToningLight”商标韩国注册证据；

2.产品发布会文案；

3.除功能性化妆品外审查项目报告［制造］、制造销售证明书、产品标准书、制成品实验成绩表、人体适用试验报告；

4.交易明细表；

5.作品登记证书、外观设计专利证书；

6.名品导购网、香港自由行、微博、百度搜索等相关网络资料；

7.服务协议和委托书、国家食品药品监督管理总局进口特殊用途化妆品行政许可批件、化妆品行政许可检验受理通知书；

8.韩惠娇人公司介绍资料、国产非特殊用途化妆品备案电子凭证、产品相关资料；

9.所获荣誉、证书；

10.海飞公司对诉争商标提起异议申请的相关资料；

11.其他证据。

在原审诉讼阶段，海飞公司向原审法院提交了以下主要证据（证据编号续前）：

12.公证书及公证认证文件；

13.作品登记证书；

14.韩惠娇人公司企业信息；

15.在先判决裁定；

16.宣传报道；

17.国家图书馆检索报告。

北京知识产权法院认为 

本案的争议焦点为：诉争商标的申请注册是否违反2013年商标法第三十二条有关“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。本案中，海飞公司提交的网站介绍、微博宣传等证据可以证明其在诉争商标申请日前，已在面霜等商品上使用“V7ToningLight”商标并取得一定的影响。在“V7ToningLight”并非固定词汇的情况下，韩惠娇人公司申请的诉争商标与海飞公司在先使用的标志完全相同，难谓巧合，诉争商标核定使用的化妆品等商品与海飞公司标志在先使用的面霜等商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或相近，属于相同或类似商品。因此诉争商标的注册构成2013年商标法第三十二条有关“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定所指情形。

 一审裁判结果 

综上，北京知识产权法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回韩惠娇人公司的诉讼请求。

上诉人诉称

韩惠娇人公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，依法改判支持韩惠娇人公司一审全部诉讼请求，其主要上诉理由为：一、我国商标法意义上的商标使用系指商标在中国范围内的用于识别商品来源的使用，但海飞公司商标在诉争商标申请日之前并未在中国地区实际使用，更未达到具有一定影响的程度。二、韩惠娇人公司注册诉争商标遵守法律规定，也符合诚实信用原则，不存在“以不正当手段抢先注册”的情况。

国家知识产权局、海飞公司服从原审判决。

二审法院查明

经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标的商标档案、被诉裁定、各方当事人提交的证据及当事人陈述等在案佐证，本院经审查予以确认。

二审诉讼阶段，海飞公司向本院提交以下证据材料：

1.海飞公司在中国的线下店铺数量统计表；

2.海飞公司关联公司焕碧贸易（上海）有限公司（简称焕碧公司）2015年至2018年审计报告；

3.海飞公司“V7ToningLight”2016年至2019年销售数量和销售额的统计；

4.海飞公司2015年至2019年期间的广告支出统计；

5.海飞公司亚太区品牌形象代言人合同；

6.海飞公司亚太区品牌形象代言人的代言广告；

7.海飞公司在华全资子公司与上海谦玛网络科技有限公司等案外人的协议四份；

8.海飞公司及其在华全资子公司在上海举办活动的图片；

9.海飞公司及其在华全资子公司在考拉投放的双十一广告；

10.海飞公司的“V7ToningLight”获得瑞丽美容大赏2018年大奖相关证据；

11.海飞公司2018年5月至8月在深圳、广州等地维权的相关证据；

12.海飞公司的出口产品收入及广告宣传费用统计；

13.海飞公司宣传和推广“V7ToningLight”品牌和产品的起案书；

14.海飞公司2015年至2018年期间有关“V7ToningLight”的执行媒体费用；

15.海飞公司2015年至2018年期间有关“V7ToningLight”的广告费用；

16.海飞公司2015年至2018年期间有关“V7ToningLight”的国内免税店销售额统计。

本院另查：韩惠娇人公司销售的素颜霜、面膜的外包装盒以及瓶身装潢与海飞公司相关商品的装潢近似。

上述事实，有海飞公司提交的二审证据等在案佐证。

二审法院认为 

本院认为：

本案二审争议焦点为：诉争商标的注册是否违反2013年商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。

2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

上述法律规定中“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，旨在打击和遏制抢注他人使用在先并有一定影响的商标的行为，这也是诚实信用原则在商标法领域的体现。认定诉争商标的申请注册是否属于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”时，应同时具备下列情形：（1）未注册商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响；（2）诉争商标与在先使用的未注册商标构成相同或近似标志；（3）诉争商标指定使用的商品与在先使用的未注册商标所使用的商品构成相同或类似商品；（4）诉争商标申请人明知或者应知他人在先使用商标。

本案中，海飞公司在韩国于2015年1月8日申请在“护肤品、化妆品”等商品上注册了“V7ToningLight”文字商标，该商标2015年7月20日获得注册。海飞公司于2015年2月中旬在韩国完成“V7ToningLight”产品第一批交易。根据海飞公司宣传和推广“V7ToningLight”品牌和产品的起案书、2015年至2018年期间有关“V7ToningLight”的执行媒体费用等证据，可以证明海飞公司在诉争商标申请日前在韩国网络媒体、机场广告等平台中对“V7ToningLight”品牌进行了宣传推广。海飞公司提交的其在韩国所获荣誉可证明经其推广，“V7ToningLight”品牌于诉争商标申请日前在韩国已具有一定知名度。

虽然诉争商标申请日与海飞公司推出和宣传推广“V7ToningLight”品牌的时间仅相差数月，且海飞公司提供的“V7ToningLight”商标的使用和宣传等上述证据多形成于域外，但在网络时代下，化妆品等消费群体通过境外网站即时了解境外新晋品牌，通过代购、海外购、出境游免税店购物等新型营销模式购买境外热销品牌商品的情形较为常见。海飞公司提交的与“V7ToningLight”面霜等商品相关的美容博主微博、代购文章和文章下评论亦可证明，我国境内相关消费者在诉争商标申请日前对海飞公司的“V7ToningLight”面霜已有一定程度的了解和认知。同时，综合考虑以下情形：1.韩惠娇人公司与海飞公司系同行业经营者；2.“V7ToningLight”商标为臆造词等情形，韩惠娇人公司申请注册与海飞公司在先使用的商标完全一致的诉争商标且未作出合理解释；3.韩惠娇人公司在实际使用诉争商标的过程中具有傍靠海飞公司商品的主观恶意，结合本案具体情况，可以认定在诉争商标申请日之前，海飞公司的“V7ToningLight”商标在“化妆品”商品上在中国境内已经使用且具有一定知名度。诉争商标核定使用的“洗面奶、化妆品、牙膏”等全部商品与海飞公司“V7ToningLight”未注册商标在先使用的“化妆品”商品在生产部门、销售渠道、消费群体等方面高度重叠，已构成同一种或类似商品；诉争商标与海飞公司在先使用的“V7ToningLight”商标标志相同。因此，诉争商标在核定使用的全部商品上已构成2013年商标法所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，应予无效宣告。原审判决对此认定正确，韩惠娇人公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。

二审裁判结果

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。韩惠娇人公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院均不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一、二审案件受理费人民币各一百元，均由广州市韩惠娇人化妆品有限公司负担（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审 判 长  俞 惠 斌

审 判 员  张     璇

审 判 员 闻 汉 东

二〇二三年五月三十一日

法 官 助 理  谢 伟 辉

书 记 员  刘    茜