被诉侵权产品在实际使用中实施专利方法的实然性界定

陈宇   浙江省高级人民法院法官

【案情】

原告（系上诉人）：华为技术有限公司（以下简称华为公司）

被告（系被上诉人）：中兴通讯股份有限公司（以下简称中兴公司）

被告（系原审被告）：杭州阿里巴巴广告有限公司（以下简称阿里巴巴公司）

杭州市中级人民法院审理查明：2002年6月21日，华为公司向国家知识产权局申请了“一种动态地址分配中防止IP地址欺骗的方法”的发明专利，授权公告日为2005年12月21日，专利号为ZL02125007.3。2012年3月31日，华为公司经公证，在阿里巴巴公司网站购买了由中兴公司制造、销售的“ZXR10 3952A”型交换机。

华为公司起诉称：中兴公司为生产经营目的制造、许诺销售、销售的型号为ZXR10 3952A的交换机采用的技术方案落入其专利权利要求1所限定的保护范围，阿里巴巴公司则销售了该交换机，两者的行为给其造成重大损失，遂于2012年4月10日诉至原审法院，请求判令：1.中兴公司、阿里巴巴公司立即停止侵害华为公司所拥有的ZL02125007.3号发明专利权的行为；2.中兴公司、阿里巴巴公司立即停止制造、许诺销售和销售型号为ZXR10 3952A的交换机产品；3.中兴公司向华为公司赔偿其因侵权行为遭受的经济损失及为制止侵权所支付的合理开支共计500万元。

中兴公司原审答辩称：华为公司指控其制造、许诺销售、销售的被诉侵权产品采用的技术方案与该公司的涉案专利方法完全一致缺乏依据，华为公司要求其停止侵权的诉请不能成立；华为公司要求其赔偿500万元亦缺乏事实和法律依据；请求原审法院查明事实，驳回华为公司的全部诉请。

阿里巴巴公司原审答辩称：本案涉诉信息系由案外英莱德公司发布至阿里巴巴网站，因其对涉诉信息是否侵权并不知情，且其在用户发布信息前已尽到合理的事前提醒义务，并在华为公司起诉后即已删除涉诉信息，尽到了事后合理的注意义务，即使涉诉信息构成侵权，阿里巴巴公司亦因没有过错而无需承担任何侵权责任，请求依法驳回华为公司针对其提出的诉请。

一审中，北京紫图鉴定中心接受委托对涉案被诉侵权产品进行鉴定，后转委托泰尔实验室进行具体测试。泰尔实验室根据华为公司、中兴公司提出的两种不同的测试方案对被诉产品进行了两次检测，以确定利用被诉侵权产品是否能实施涉案专利方法。华为组网方式系开启被诉侵权设备的DHCP Snooping以及ARP检查功能，未开启DHCP中继和DHCP服务器功能，并另行配置了服务器。在此组网方式下运行，中兴公司认可被诉侵权产品再现了涉案专利权利要求1字面的全部技术特征。中兴组网方式则系开启DHCP中继功能进行运营，在该组网方式下，华为公司确认被诉侵权产品实现IP地址防欺骗功能采用的方法步骤与涉案专利权利要求1的技术方案不一致。北京紫图鉴定中心则根据华为组网方式下的测试结果出具了鉴定意见书，认定被诉侵权产品在实现IP地址防欺骗功能的过程中具备了涉案专利权利要求1的全部技术特征。华为公司认为涉案专利并未限定具体的组网方式，只要在某一种组网方式下被诉侵权产品能实施涉案专利方法即可，据此主张侵权成立。而中兴公司则认为涉案专利的组网方式必须以开启DHCP中继为前提，华为组网方式并非涉案专利的应用环境，其公司提供的组网方式系产品的正常使用模式，在该组网方式下，被诉侵权产品并不落入涉案专利权的保护范围，故不能认定侵权成立。

【裁判】

杭州市中级人民法院经审理认为，本案的争议焦点即为：华为公司有关中兴公司实施了专利侵权行为的指控是否成立。被诉侵权产品在不同的组网方式下呈现了不同的技术方案，故不能仅凭鉴定意见书即作出侵权判定，关键在于判定被诉侵权产品是否会在华为组网方式下得以实际应用。涉案两种组网方式的根本区别在于“DHCP中继是否开启”。首先，从涉案专利说明书来看，华为组网方式并非涉案专利文件中所披露的组网方式。其次，考量被诉产品正常使用时的组网方式。一是被诉侵权产品为具有DHCP中继功能配置的三层智能以太网交换机，通常情况下会开启DHCP中继，并被使用在跨网段提供报文传输服务中。二是被诉侵权产品用户手册中并没有披露华为组网方式，既没有对该组网方式之内容进行任何介绍或启发，也没有对其是否可适用于DHCP服务器与客户端位于同一网段以及该产品在该组网方式下同样可以实现防IP地址欺骗的功能等方面进行揭示。三是被诉侵权产品的配置、安装和调试均系用户自行完成，由用户根据自身需要对产品进行配置和组网。即便用户将被诉产品配置为华为组网方式并使用，中兴公司在其用户手册中并未提示或启发该项配置及其组网方式，故由此产生的法律责任亦与中兴公司无涉。综上，华为组网方式并非被诉产品正常使用时所使用的组网方式。再者，华为公司也没能举证证明中兴公司在检测被诉产品时必然会使用华为组网方式来验证防止IP地址欺骗功能。故华为公司关于“中兴公司在开发被诉产品中进行的配置和测试，必定要使用涉案专利权利要求1所述的方法”之主张也不能成立。综上所述，一审法院认为，本案现有证据尚不能证明中兴公司实际使用了涉案专利方法，负有举证责任的华为公司应承担举证不能的法律后果，据此判决：驳回华为公司的诉讼请求。

一审宣判后，华为公司不服，向浙江省高级人民法院提起上诉称：一、原审法院将权利要求1并未涉及的“开启DHCP中继的组网方式”作为其隐含技术特征予以解读，对华为组网方式予以排除，不当缩小了权利要求1的保护范围，作出的不侵权判定属法律适用错误。二、原审判决错误认定了被诉侵权产品的使用状态。1.涉案专利实现的“防止IP地址欺骗”与交换机的三层功能紧密相关，而与是否开启“DHCP中继功能”并无关联。2.涉案被诉侵权产品现实合理的使用状态系默认配置不开启DHCP中继。3.被诉侵权产品的用户手册给出了在不开启DHCP中继的情况下将被诉侵权产品用于防止IP地址欺骗的启示，华为公司组网方式虽未被用户手册完整披露，但得到了用户手册的实质支持。4.能实现涉案专利方法的功能是被诉侵权产品从中兴公司出厂时即被固化，中兴公司必然要在开发过程中对被诉侵权产品进行相应的配置和测试，也就必然要直接使用到涉案专利权利要求1所描述的方法。且任何用户均可根据中兴公司的用户手册在需要防止IP地址欺骗，且DHCP服务器与用户终端处于同一网段的情形下，将被诉侵权产品作为网关使用，即可得到华为公司的测试方案，进而使用涉案专利方法。综上，请求二审法院撤销原审判决，判令中兴公司立即停止制造、许诺销售、销售侵害其涉案专利权的型号为ZXR10 3952A的交换机产品。庭审中，华为公司确认放弃其他原审诉讼请求。

中兴公司答辩称：一、原审判决对涉案专利权利要求1的保护范围作出了清楚、正确的认定，并未作不当限缩。二、原审判决并未错误认定被诉侵权产品的使用状态。1.对于DHCP服务器与用户终端处于不同子网的跨网段情形，必然需要开启DHCP中继以使得用户终端跨网段获取IP地址；2.被诉侵权产品的缺省状态是不启动内置的DHCP进程，即不启动所有与DHCP相关的进程，而非华为公司所认为的仅仅“不开启DHCP中继”，故被诉侵权产品的缺省状态显然并非其现实合理的使用状态。3.被诉侵权产品的用户手册中明确限定了三层交换机的组网方式仅包括“开启DHCP中继”的组网方式，而并未给出有关华为公司所主张的“不开启DHCP中继”组网方式的提示和启发。4.中兴公司在被诉侵权产品出厂前只会对合理、业内惯用的组网方式进行开发、检测、验证，华为组网方式并不在此列，更不会在此基础上使用到涉案专利方法。同时，中兴公司不提供组网和配置方面的相关服务，无论客户在使用被诉侵权产品时如何进行组网和功能配置，均与中兴公司无关。综上，被诉侵权产品在正常的组网方式下，实现防IP址欺骗功能时采用的技术方案与涉案专利所描述的方法不同，华为公司也未能举证证明中兴公司实际使用了涉案专利方法，中兴公司并未侵害华为公司的涉案专利权，请求二审法院驳回上诉，维持原判。

阿里巴巴公司书面答辩称：本案涉诉商品信息系由案外公司自行发布，其尽到了事前提醒的注意义务，并在华为公司起诉后即时删除了涉诉信息，尽到了事后的注意义务。其因没有过错，不构成侵权，华为公司亦未针对其提起上诉，原审法院对其作出的判决正确。

二审法院审理后认为：本案二审的争议焦点即为涉案被诉侵权产品采用的技术方案是否落入了华为公司涉案专利权利要求1所确定的保护范围。涉案专利虽未将专利方法的具体网络应用环境作为技术特征写入权利要求1，但专利方法的实施不能与之相分离。就涉案专利文件记载，依据本领域普通技术人员的通常理解，应确认开启DHCP中继使得DHCP服务器实现为不在其网段的用户终端提供服务应是实施专利方法最为合理、最为常见和普遍的运行环境和操作模式，也是华为公司作为专利权人所预设的专利方法理想的网络应用环境。而华为组网方式具有较大的特定性和局限性，只为验证被诉侵权产品在物理上能否实施涉案专利方法，仅凭北京紫图鉴定中心的鉴定意见确不足以作出侵权判定。故本案需重点考量中兴公司是否必然应用华为组网方式而实际使用专利方法。由于华为公司未能证明中兴公司在被诉侵权产品的研发或出厂检测过程中必然使用到专利方法，或者用户在购买被诉侵权产品后必然会使用涉案专利方法。而华为公司提供的现有证据仅能证明在其主张的特定组网方式下，被诉侵权产品才会重现涉案专利方法，并不足以证明中兴公司实施了侵害其涉案发明专利权的行为，故其上诉理由不能成立。二审法院判决驳回上诉，维持原判。

二审宣判后，华为公司向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审查后，裁定驳回了华为公司的再审申请。

【评析】

一、鉴定意见对于专利侵权的技术比对不具有预设的证明效力

在专利侵权诉讼中，经常会涉及较为复杂的技术比对，仅凭当事人的诉辩往往不足以查清争议的技术事实。而将技术争议点提交具备资格的鉴定人进行鉴定是最为常见，也是法院最为倚重的查清技术事实的重要手段和方式。而鉴定人给出的书面鉴定意见中对被诉侵权产品与专利权利要求所记载技术特征在事实上的异同判定，在帮助法官查明技术事实方面有着无可替代的作用。然而应明确的是，鉴定意见本质上仍属证据的一种，并非当然的侵权判定依据，必须查证属实，才能作为认定事实的根据。同时，由于鉴定意见具有较强的专业性,不同于其他证据可以由法官凭借法理与经验判断，而需要借助于专业知识的判断；且正是由于它的专业性带来的权威性导致其对于案件的审判具备超乎其他证据更强的证明力，所以法院应该更加注重对鉴定意见的审查。法院需根据知识产权案件的特点，审查鉴定方法有无缺陷，鉴定意见是否与委托的鉴定事项和目的相符，并结合鉴定意见作出的具体技术背景、鉴定意见是否具有现实合理性等因素对鉴定意见的证明效力综合作出判定。本案中，鉴定意见是否应得以采信即是双方的重点争议点之一。法院在裁判过程中，对涉案鉴定意见主要作了以下几方面的考量：

首先，就涉案专利而言，虽未将专利方法的具体网络应用环境作为技术特征写入权利要求1，但专利方法的实施不能与之相分离；亦即被诉侵权产品若需实现防止IP地址欺骗的功能，必然离不开具体网络应用环境。因为涉案专利方法正是为了防止在动态IP地址的申请和分配过程中所可能发生的IP地址欺骗行为，其间必然涉及DHCP服务器与用户终端之间的通信，具体运行时也就存在DHCP服务器与用户终端是否处于同一网段的两种情形。这就需要结合被诉侵权产品的具体实际应用环境进行具体考量。

其次，在北京紫图鉴定中心作出鉴定意见之前，该中心委托泰尔实验室进行测试，就涉及到两种迥异的网络应用环境和不同软件命令的设置，即前述的华为组网方式和中兴组网方式。由于被诉侵权产品系一款具有DHCP中继功能的三层智能以太网交换机，并非即插即用型的简易装置，其具有大量的功能模块，包含丰富的软件命令，理论上可以提供种类繁多的网络解决方案，为其搭建网络应用环境，同样需要调取不同的软件命令进行不同的设置，亦具有多样性。就华为组网方式而言，并非直接拆封被诉侵权产品，通电即行检测，而系开启被诉侵权设备的DHCP Snooping以及ARP检查功能，未开启DHCP中继和DHCP服务器功能，并另行配置了服务器。由于测试时未开启DHCP中继功能，模拟的是DHCP服务器和用户终端处于同一网段的小型网络环境，同时被诉侵权产品又自带服务器功能，在此情形下，对于本领域普通技术人员而言，组网设置时选择开启被诉侵权产品自带的服务器功能具有极大可能性。但华为组网方式系关闭了被诉侵权产品自带的服务器功能，而另行架设服务器，将被诉侵权产品仅作为一台纯粹的数据交换机使用，明显有杀鸡用牛刀之嫌。虽然在华为组网方式下，被诉侵权产品使用的防止IP地址欺骗的方法与涉案专利的方法相同，但此刻意搭建的网络应用环境却与经济、高效、便捷的组网原则相背离。故用户在实际使用过程中是否可能将被诉侵权产品在华为组网方式下加以应用，实值得商榷。同时，华为公司也未能证明在不开启被诉侵权产品的DHCP中继功能，而开启其自带的DHCP服务器功能的组网方式下，是否亦能重现专利方法。

再者，与此相对应的是，通过涉案专利权利要求的体系化解读及说明书给出的示例指引，均指向在开启DHCP中继且跨网段的网络应用环境下对专利方法的使用加以描述，亦与鉴定检测中的中兴组网方式相呼应。而在此网络环境下，被诉侵权产品实现防止IP地址欺骗功能的具体方法步骤与涉案专利具有明显区别。泰尔实验室根据两种组网方式给出了两份检测报告，但北京紫图鉴定中心却仅依据华为组网方式下得出的检测报告出具了鉴定意见书，得出被诉侵权产品实现防止IP地址欺骗功能的方法与涉案专利权利要求1所记载的方法步骤一一对应相同的鉴定意见，而未能在鉴定意见中完整呈现不同的检测结果来供法院作出全面判断，明显存有不妥。

故涉案鉴定意见存在较为明显的瑕疵，一、二审法院均未依据上述鉴定意见简单作出侵权判定。

二、方法专利的侵权判定既要运用应然性分析，更要注重实然性的判断                 

对于方法专利的侵权判定工作，其首要步骤自然应对被诉侵权方法加以固定，作为比对的基础。专利法仅在第六十一条第一款规定，专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。除此之外，均应由方法专利权人来举证证明被诉方所实际实施方法的具体行为步骤，来作为侵权比对的基础。也只有明确相对方实际实施了被诉行为，才有后续的侵权比对可言。因为依据专利法第十一条第一款之规定，方法发明专利权被授予后，除该法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。也就是说，专利方法未经许可被使用，方是专利权作为垄断权所具备的排他效力所禁止的行为。

在被诉侵权方法的固定过程中，有的方法专利，比如墙布的粘贴方法，与相关粘贴设备的关联性较弱，仅凭设备显然难以对被诉方法予以固定。而有的方法专利，则与相关机器设备等载体又会存在千丝万缕的关联，甚至相关机器设备的运行步骤具有唯一性，只要保全机器，其运行方法必然蕴含其中。但本案涉案的侵权比对具有明显的特殊性。按照鉴定意见所述，在华为组网方式这一前提下，被诉侵权产品实现防止IP地址欺骗功能所采用的技术方案与涉案专利权利要求1记载的技术方案相同。此时，我们可以确定的是，在物理层面被诉侵权产品在华为组网方式下能被用以实施涉案专利方法，但无论是按照专利说明书的指引或者本领域普通技术人员的理解，被诉侵权产品都会在开启DHCP中继功能的状态下被正常使用于跨网段服务，而恰恰在该种情形下，被诉侵权产品实现防止IP地址欺骗功能所采用的技术方案不同于涉案专利，故这就要求我们在作出最终的侵权判定之前需要考量中兴公司是否必然应用华为组网方式而实际使用专利方法。这就涉及到被诉侵权产品在实际使用中实施专利方法的必然性界定，包含有两种情形下的判定：一是中兴公司在被诉侵权产品的研发或出厂检测过程中是否必然会使用专利方法；二是用户通过阅读被诉侵权产品用户手册是否必然会使用专利方法。

关于情形一。首先，被诉侵权产品出厂的缺省状态是未启动所有的内置DHCP进程，显然并非华为组网方式下的被测试状态。其次，双方均认为实现同一功能并不意味着技术方案的必然相同，殊途同归的客观性在鉴定测试中已得以证实。再者，中兴公司应围绕用户手册揭示的产品配置方案和相应的软件命令进行有选择地检测，不可能也不应去穷尽试验所有理论上可能的软件命令排列组合方式。故在华为组网方式本身具有极高特殊性的情况下，并不能推定中兴公司在产品的研发或出厂检测过程中必然会搭建该网络应用环境，并实际使用到专利方法。关于情形二。一是被诉侵权产品具有丰富的功能设置，与普通的二层交换机具有明显的应用场景差异和价格差异，提供跨网段服务应系其最为合理和普遍的使用方式，用户购买此类交换机的首要目的一般在于多网段的网络建设应用，必然需要开启DHCP中继功能，若此时配置防IP地址欺骗功能，相关技术步骤即与涉案专利不同。二是被诉侵权产品的用户手册亦未给出应用华为组网方式的相关指引，现有证据也不能证明中兴公司提供其他方式向用户给出了类似华为组网方式的网络应用启示。故同样不能推定用户构成被诉侵权产品即存在使用涉案专利方法的必然性。

本案在方法专利的侵权判定过程中，对鉴定意见的效力审查进行了有益的尝试和探索，通过充分考量专利应用的具体技术背景和被诉侵权产品应用环境的现实合理性等因素，对鉴定意见未予采信，进而否定了被诉侵权产品具有应用方法专利的必然性，最终判决驳回华为公司的全部诉请。