商标侵权案件中不侵权抗辩的判断顺位和“描述性使用”抗辩的判断方法

一、案情

原告浙江绍兴伊曼食品有限公司（下称伊曼公司）于2015年12月申请注册“重赤豆”商标，2017年1月，在冰淇淋、冰棍等商品上获准注册。原告名下申请注册商标百余件，包括“重绿豆”“伊曼”“酒棒冰”“爱斯格瑞”等，其中部分商标如“重绿豆”处于无效状态。原告自2015年开始生产重赤豆冰棍，包装使用了“重赤豆”大字，并显示“伊曼”标志。涉案光明牌“精品重赤豆棒冰”包装上有艺术字体的“重赤豆”大字，旁边为较小的“精品”和“棒冰”字样，顶部有明显的光明牌标识。被告上海益民食品一厂有限公司（下称益民公司）是涉案产品的生产商，以生产“光明牌”冷饮为主，有“光明牌”商标使用权及中华老字号证书。被告上海光明食品销售有限公司（下称光明公司）是涉案商品的销售商。根据光明牌产品手册，涉案产品首次在2007年出现。被告益民公司官网显示，“精品重赤豆棒冰”“配比和含量均翻了赤豆棒冰一倍，配比达到26%-34%，含量达到24-32克”。根据配料表，赤豆棒冰的赤豆比例为10.9%，重赤豆棒冰的赤豆比例为21%。原告认为，两被告生产及销售“重赤豆棒冰”的行为构成了商标共同侵权，故向上海市浦东新区人民法院起诉，请求判令两被告停止侵权，共同赔偿经济损失50万元及合理费用支出11500元。两被告辩称：1.被告最晚在2008年就开始在棒冰上使用“重赤豆”，销售范围遍及江浙沪等地区，属在先使用。2.被告使用“重赤豆”系描述棒冰主要原料及含量，是描述性使用。“重赤豆”商标天然缺乏显著性，原告无权干涉他人正当使用重赤豆本身的含义。3.原告维权系恶意抢注，构成权利滥用，有违诚实信用原则。

二、审判

上海市浦东新区人民法院经审理认为：1.被告提出的三项抗辩意见，其中“在先使用”和“恶意抢注”认定的基础均为“商标性使用”。而“描述性使用”不属于“商标性使用”。因此，在本案中，应首先对使用“重赤豆”文字的行为是否构成“描述性使用”进行判断，若不是，则再作后续的判断。2.从涉案商品主要原料、口味、特征，上海当地语言习惯，被告使用“重赤豆”的主观意图，使用方式，市场使用习惯，消费者的感知六个方面分析得出，涉案“精品重赤豆棒冰”包装使用“重赤豆”属于“描述性使用”，被告不侵权。据此判决，驳回原告伊曼公司的全部诉讼请求。

一审判决后，原被告均未提起上诉，判决已生效。

三、重点评析

本案系一起典型的关于商标不侵权抗辩认定的案件。案件厘清了各抗辩的考量顺位，结合本地情况分析了“描述性使用”的认定标准，并确认了诚信原则的价值判断作用，可为类似案件提供参考。

（一）各项不侵权抗辩的适用基础和判断顺位

《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。可见，“用于识别商品来源”是作为商标来使用的图形、文字等标识的使用目的，也是认定商标使用行为的必要条件。实务界将这种符合《商标法》规定的商标使用称为“商标性使用”，与同样使用了相关标识但并无“识别商品来源”功能的使用行为相区别，后者属于“非商标性使用”，“描述性使用”即属于其中的典型情况。

本案中，被告提出了三项抗辩，分别是“在先使用”“描述性使用”“权利滥用，有违诚信，涉嫌恶意抢注”。前两项抗辩理由法律均有明确规定[1]；第三项抗辩中的“权力滥用”“诚实信用”属较为笼统的原则性事由；而对于“恶意抢注”，《商标法》虽未明确规定使用“恶意抢注”商标不构成侵权，但从《商标法》将“恶意抢注”作为不予注册的绝对理由的立法目的[2]来看，对于“恶意抢注”的商标，《商标法》应当是不予保护的。因此，被告提出的这三项抗辩均存在法律依据，审理的关键在于本案的事实是否符合这三项抗辩中至少一项抗辩的情形，而任一抗辩成立，则被告不构成侵权。如上分析，《商标法》中的不侵权抗辩存在两种情况，一种属于对权利的限制，即被诉行为虽然属于“商标性使用”，但出于法律的限制，不构成侵权；另一种是《商标法》特殊的不侵权抗辩，即“非商标性使用”。因此，针对同一侵权行为，上述两类不侵权抗辩不可能同时适用，“商标性使用”和“非商标性使用”类的不侵权抗辩是互斥的。“商标性使用”是通往商标侵权认定的基石，若被诉行为根本不构成“商标性使用”，则侵权不成立，无考察其他“商标性使用”类抗辩的必要。

具体到本案，由于“描述性使用”属于“非商标性使用”的一种，而“在先使用”和“恶意抢注”抗辩针对的被诉侵权行为首先都是一种“商标性使用”，因此，在本案中，应当首先对使用“重赤豆”文字的行为是否构成“描述性使用”进行判断。若是，则被告不侵权；若不是，则再作后续的判断，包括在认定被告行为属于“商标性使用”的基础上，对被告是否构成“在先使用”、原告是否存在“恶意抢注”等作出认定，这时才需要对双方商标使用时间的先后、原告商标是否“有一定影响”、原告注册商标是否不具有使用意图等事实进行判断。

（二）“描述性使用”认定的主客观考量因素

《商标法》对注册商标的保护并不是绝对的，“商标并非语言或图形的禁区”[3]。这是因为，为了清晰明了地标示商品来源，商标一般为短小文字或图形等相对简单的标识，这就导致商标类标识比较容易被商标权人以外的人出于各种目的使用。例如，利用商标的图形或文字等标识进行客观地新闻报道、新闻评论，对商家进行批评等行为。这类使用虽然标示了商品的来源，属于商标性使用，但并未混淆商品来源，而是正确标识商品来源，所以不应当被认定为侵权。又例如，当非臆造的、描述性的短语，出于各种原因被注册为商标时，他人使用相同的短语进行商品描述，其使用的目的并非标识商品来源，而仅仅是描述其自己商品的某些特性，是“非商标性使用”。若完全禁止他人的这类使用，则会形成商标权人对商标的绝对垄断，造成利益失衡，影响公共利益。《商标法》第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”该种情形的正当使用又被称作“描述性使用”，是“非商标性使用”中的典型情况。

本案中，被告提出了“描述性使用”的抗辩，对此，应结合主客观方面的事实进行具体分析判断。第一，从涉案商品主要原料、口味和特征看，根据被告官网上的产品描述、产品包装上的配料表，涉案棒冰的主要原料包括赤豆，且由于其他配料（饮用水、白砂糖等）均属棒冰类产品的常见配料，故赤豆的添加决定了该产品的核心口味，即赤豆味，这在被告天猫店铺产品信息和被告产品手册中也有所体现；同时，被告公司的“赤豆棒冰”是其经典棒冰产品，根据被告“赤豆棒冰”和涉案“精品重赤豆棒冰”的配料表，“精品重赤豆棒冰”的赤豆添加比例是“赤豆棒冰”的一倍多（21%和10.9%），与其官网上“配比和含量均翻了赤豆棒冰一倍”的介绍亦一致，可见赤豆量多，是该款产品相较普通“赤豆棒冰”的主要特征。第二，从中国人的语言习惯和上海方言语境上看，“重”一字有分量大、程度深的意思，在中国人的语言习惯中，有“重”加上某种食品元素来表明口味更明显的用法，例如“重油”“重辣”等；而在上海话语境中，几十年前就有“重赤豆棒冰”这类棒冰类型，指的是赤豆添加量比普通赤豆棒冰更多的一种棒冰。因此，用“重赤豆”描述或称呼添加了较多赤豆的棒冰符合当地语言习惯。第三，从被告使用“重赤豆”的主观意图上看，两被告作为生于上海、长于上海的企业，使用“重赤豆棒冰”作为描述性的产品名称更是符合本地语境的用法。结合被告提供的相关证据，可以证实，其于2008年起就生产、销售涉案“精品重赤豆棒冰”。多年来，包装、品名，甚至产品条形码都没有变化。而原告涉案商标申请注册时间为2015年，根据原告自述，其重赤豆产品亦是自2015年开始生产。因此，被告在棒冰产品上使用“重赤豆”属善意使用，不可能有利用被告商标商誉、使消费者混淆产品来源的意图。第四，从被告使用的具体方式看，涉案“精品重赤豆棒冰”包装上的“重赤豆”为艺术字体设计，与原告涉案注册商标相比，文字完全相同，但外形区别明显，且涉案“精品重赤豆棒冰”包装上均明显标有光明牌商标以及中华老字号标识。天猫“光明旗舰店”涉案产品销售页面，标题显示为“光明精品重赤豆重绿豆棒冰赤豆红豆冰淇淋冰激凌”，明确光明品牌，介绍页面也多次明确品牌为光明，品名为精品重赤豆棒冰，口味为重赤豆等。结合包装和介绍上赤豆的照片，可以让消费者知道该产品的特征是赤豆多，而品牌是光明牌。此外，根据双方证据，被告对其重赤豆和重绿豆棒冰均同时销售和宣传，且光明牌同时还有赤豆棒冰和绿豆棒冰。因此，“重赤豆棒冰”的称呼亦是为了表示其与上述这三种棒冰在主要成分（绿豆还是赤豆）以及用量（普通还是量多）上的区别。第五，从市场使用习惯来看，市场上存在大量其他品牌的赤豆、红豆、老红豆、大赤豆棒冰、冰棍、雪糕，亦存在其他品牌的重赤豆棒冰。这些冷饮产品对“赤豆”“红豆”“老红豆”“大赤豆”“重赤豆”的使用显然是描述性的，并非标识产品来源。第六，从消费者的感知来说，光明牌品牌知名度较高，消费者在消费涉案产品时，一般会将该产品理解为“光明牌”的一种棒冰类型，即重赤豆棒冰，而非“重赤豆”牌的棒冰，原告自己的产品亦是在包装上明显使用了“伊曼”品牌，同时有重绿豆和重赤豆两种分别以绿豆和赤豆为原料的产品，亦印证了“重赤豆”一词对于赤豆量大的棒冰具有高度描述性。因此，消费者会因涉案产品上的“重赤豆”对产品来源产生混淆的可能性很小。

综上，涉案“精品重赤豆棒冰”包装使用“重赤豆”，属于“描述性使用”，原告作为“重赤豆”注册商标专用权人无权禁止两被告生产、销售涉案商品。

（三）诚实信用原则的价值判断作用

诚实信用原则是民事领域的基本原则和帝王条款，在整个民商事法律体系中发挥基础性和全局性的作用。申请注册和使用商标，也应当遵循诚实信用原则。《商标法》第七条第一款规定：“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。”该规定是诚实信用原则在《商标法》领域的具体体现。商标权人应在法律规定的框架内善意、审慎地行使自己的权利，而不应滥用其商标权。禁止权利滥用原则是诚实信用原则对权利行使的约束，两个原则实际上是一体两面。商标权的善意行使要求权利人在商标权获准注册的范围内对商标进行商业化使用，以发挥商标区分商品来源的功能，而非将注册商标本身作为牟利的工具。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利的行为，均属于权利滥用。在满足一定条件时，在商标案件的审理中，可以直接适用诚实信用原则进行裁判。

在本案中，由于法院已经认定被告对“重赤豆”的使用属于“描述性使用”，被告不侵权，法院不仅无需对“在先使用”“恶意抢注”作判断，案件的定性亦与被告是否违反诚实信用原则、是否权利滥用无关。然而，法院对“描述性使用”的各项判断中，其实始终掺杂着对诚实信用原则的考量，例如从两被告为上海本地企业，使用符合上海话语境的“重赤豆”来描述赤豆更多的棒冰种类，可知两被告的使用出于善意，符合诚实信用原则。

此外，诚实信用原则的考量在案件中亦有价值判断作用，可在宏观上使法官形成内心确信，在通过分析事实细节作出对主要争议焦点判断的同时，对案件认定的基调和全貌有更好的把控。就本案来看，首先，两被告提供了充分的证据证明其“精品重赤豆棒冰”自2008年即开始生产、销售，销售地亦包括原告所在区域，而原告“重赤豆”商标申请注册的时间和其自述开始生产重赤豆产品的时间均为2015年，远晚于两被告。作为同业经营者，在2015年前，原告有可能知道被告涉案产品的存在。其次，原告提交过较多商标申请，其中不乏若在相关产品上使用，即具有较强描述性的商标，例如已处于无效状态的“重绿豆”、本案涉及的“重赤豆”商标等。再次，原告在使用了“伊曼”标识的同时，将“重赤豆”“重绿豆”分别用于赤豆和绿豆棒冰产品上，其对“重赤豆”的使用亦具较强描述性，甚至并非“商标性使用”，且市场中存在其他如此使用的企业。原告针对描述性使用“重赤豆”及相关销售行为提起本案诉讼，若支持其主张，则有使原告垄断公有领域内描述性文字的可能，两被告的被控侵权行为符合诚实信用原则，而原告提起本案诉讼确有权利滥用之嫌。因此，驳回原告所有诉请不仅符合法律具体规定，亦与价值判断方向一致。

值得一提的是，案件判决四个多月后，光明牌“精品重赤豆棒冰”重现上海超市，老牌经典棒冰重现生机。

注释

[1]《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原有范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”；“描述性使用”规定在《商标法》第五十九条第一款，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用.”

[2]《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标.”

[3]王迁.知识产权法教程[M].北京：中国人民大学出版社，2021：639.