“黑人”系列商标无效宣告案评析

原标题：加大保护力度规制恶意注册——“黑人”系列商标无效宣告案评析

商标恶意注册行为损害他人合法在先权利，扰乱正常市场秩序，对此种行为应予以严厉打击已成为社会各界的普遍共识。随着商标法的几次修改，规制商标恶意注册的配套制度日益完善，除第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条外，我国现行商标法第四十四条第一款规定的以“其他不正当手段取得注册”也成为权利人维权的有力武器。本文结合“黑人”系列商标无效宣告案，探讨该条款在制止恶意商标方面的具体适用性。

基本案情

“DARLIE黑人”品牌由好来化工（中山）有限公司（下称好来化工）于20世纪30年代在上海创立，如今已成为口腔护理用品行业具有一定知名度的品牌。好来化工股份有限公司（下称好来公司）是好维股份有限公司（下称好维公司）于1985年在我国台湾地区设立的全资子公司。好维公司享有黑人系列商标（包括“黑人”中文商标、“DARLIE”英文商标和“”图形商标）的专用权；好来公司享有“”图形作品的著作权。“黑人”系列商标曾多次被法院和商标评审机关认定为牙膏等商品上的驰名商标。

本案争议商标涉及自然人杜某于2002年分别在蚊香等第5类商品、纸巾等第16类商品和诱杀昆虫电力装置等第9类商品上申请注册的6件“”和“”商标，还有杜某设立的广州市黑人日用品有限公司（下称广州黑人公司）于2014年在电加热装置等第11类商品上申请注册的1件“”商标。前6件商标通过初步审定公告后，好来化工于2003年提出异议，主张上述商标的申请注册违反了根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称2001年商标法）第二十八条和第十三条第二款规定，但其主张未能获得支持。

随后，好来化工针对上述商标提起无效宣告请求，主要理由为上述商标的注册属于以“其他不正当手段取得注册”的情形，违反了2001年商标法第四十一条第一款规定，其中“”图形商标的注册还损害了其在先著作权。原国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称原商评委）支持了好来化工的上述主张，裁定对涉案的7件争议商标予以无效宣告。

杜某和广州黑人公司不服原商评委所作裁定，于2017年5月向北京知识产权法院提起行政诉讼。2018年1月29日，北京知识产权法院作出一审判决，维持原商评委所作裁定。杜某和广州黑人公司不服一审判决，提起上诉。2018年10月8日，北京市高级人民法院作出二审判决，维持一审判决和原商评委所作裁定。

案件评析

这是一起适用于2001年商标法第四十一条第一款（现行商标法第四十四条第一款）规定来规制恶意注册行为的典型案例。对于以“其他不正当手段”规定的适用，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称《若干规定》）及北京市高级人民法院于2019年4月24日发布的《商标授权确权行政案件审理指南》（下称《审理指南》）均有明确规定。

《审理指南》第十七条第三款对以“其他不正当手段”的具体情形进行列举。根据该规定和相关司法实践以“其他不正当手段”取得商标注册的行为典型表现为：申请注册多件与其他主体商业标识相同或近似的商标，前述商业标识既包括他人具有较强显著性的商标，也包括他人企业名称、字号、社会组织名称及其有一定影响力的名称、包装、装潢；申请注册多件与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或近似的商标；商标申请人具有兜售商标，或者高价转让未果即向在先商标使用人提起侵权诉讼等。

该案中，判断争议商标是否属于以“其他不正当手段取得注册”的情形需要考虑以下因素：

第一，申请注册商标的数量。杜某及其关联公司共申请注册了66件商标，其中55件是与他人商标、企业字号相同或高度近似的商标，所占比例很大。

第二，申请注册商标涉及类别的行业跨度。如果行为人申请注册的商标行业跨度大，明显超出其经营业务需求，则其囤积商标的可能性较大。该案中，杜某及其关联公司申请注册的商标涉及多个类别，且申请注册时间集中，尤其在2002年4月11日申请注册了38件互不关联的商标，明显超出正常的经营需要。

第三，申请注册商标的显著性和知名度。行为人申请的商标与他人显著性较强的商标、字号、包装装潢等相同或近似，往往涉及多个主体的多件知名商标。该案中，杜某及其关联公司不仅申请注册了多件黑人系列商标，还申请注册了“多芬”“拉芳”等他人具有较高知名度的商标。

第四，申请注册商标后的行为。行为人通常并不真实使用申请注册的商标，而是兜售或提起恶意诉讼，以谋取不正当利益。该案中，杜某及其关联公司在网上公开售卖的商标多达20件。杜某在获得商标注册后，于2014年依据其在纸巾上注册的第3135549号“”商标向市场监管部门投诉，主张好来化工在作为黑人牙膏赠品的纸巾上使用“DARLIE”字样，侵犯了其注册商标专用权，市场监管部门认定构成侵权并对销售主体作出行政处罚。该案经过复议后进入诉讼程序，北京市高级人民法院最终撤销了相关行政处罚决定。从实际使用情况看，虽然杜某将其注册“”和“”商标使用在蚊香商品上，但其产品整体的包装和风格却与好来化工黑人牙膏的包装装潢高度近似。

实践中，很多权利人曾遭遇商标被抢注、“搭便车”，甚至被恶意投诉或提起恶意侵权诉讼的情形。近年来，司法机关对恶意抢注、恶意侵权和恶意诉讼行为加大规制力度，如最高人民法院在“歌力思”指导案例中明确指出，对于恶意注册的商标，在民事侵权案件中不应给予保护，这有利于更好地规制恶意注册行为，维护权利人合法权益及公平竞争的市场秩序。