商标延续性注册的法律判断

作者：林鸿姣 北京市第一中级人民法院

【要旨】

当今，商标的功能从区分商品和服务的来源，拓展到表彰商品或服务品质、承载经营者信誉等。商标的延续性注册问题由此而生。一般说来，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间并不当然地具有延续关系。但在一定条件下，其先后注册的商标之间也可以形成一种延续关系。然而就实质而言，商标的延续注册是对在先基础商标上所承载的经营者商誉的延续，而非对商标本身的延续，因而应以基础商标具有一定知名度为要件，同时商标标识应相同或近似，商标类别构成类似，并综合考虑商标的使用情况及知名度等，其法律判断的最终标准应是混淆标准。

【案情】

第572522号“花图形”商标，即佛山市名仕实业有限公司（简称名仕公司）主张的基础注册商标，由其于1990年10月29日申请注册，1991年11月20日核准注册，指定使用商品为第26类：裤带扣；女装裙扣；鞋花扣。

争议商标为第3545930号图形商标，即名仕公司主张的延续注册商标，由其于2003年4月30日提出注册申请，2012年2月21日获准注册，指定使用商品为第25类：雨衣；皮带（服饰用）。

引证商标一为博内特里塞文奥勒有限公司（简称博内特里公司）的第795657号图形商标， 1994年2月21日提出注册申请，1995年11月28日获准注册，核定使用商品为第25类：服装；鞋；帽；皮带服饰用；腰带；服装带。该商标在有效期内。

此外，博内特里公司的第3257467、3257468、3246904、3246887号图形商标（统称引证商标二），均于争议商标申请日前提出注册申请并获准注册，核定使用商品为第25类：服装；男式内衣；运动衫。上述商标均在有效期内。

博内特里公司于2012年11月15日向商标评审委员会提出争议申请，请求撤销争议商标注册。商标评审委员会于2014年2月24日作出第012478号裁定，认为争议商标与引证商标一、引证商标二构成使用于同一种或类似商品上的近似商标，依据2001年《商标法》第二十八条、第二十九条等规定，裁定争议商标予以撤销。

名仕公司不服该裁定，向北京一中院提起行政诉讼称：争议商标系对第572522号在先基础注册商标的延续性注册申请，应予获准注册。

【判决】

一审法院认为：争议商标与引证商标均为花图形，均体现为花朵与枝叶的简单构图方式，在花瓣与枝叶数目上存在一片之差，争议商标的花瓣为六瓣，引证商标为五瓣，争议商标有两片叶，引证商标有三片叶，争议商标与引证商标的花朵偏向角度与叶形略有不同，存在细微差异，但两商标的整体视觉效果相近，普通消费者在隔离状态下难以区分。争议商标与第572522号商标虽然商标标识较为相近，争议商标指定使用的皮带（服饰用）商品与第572522号商标指定使用的裤带扣商品也具有较密切的联系，但毕竟争议商标系注册在第25类，而572522号商标系注册在第26类，分属不同的商品类别；而第572522号商标并不具备一定的知名度，故名仕公司并不能从其第572522号商标获得延续性的商誉。而争议商标与引证商标一、二均系在第25类上注册，争议商标指定使用的雨衣、皮带（服饰用）商品与引证商标一、二指定使用的服装、皮带服饰用等商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面具有共同性，属于同一种或类似商品，且博内特里公司的“花图形”商标经长期宣传使用具有较高知名度，相关公众已将“花图形”与博内特里公司之间建立起了特定的联系。争议商标若与引证商标共存于上述同一种或类似商品上，易使相关消费者发生混淆和误认，已构成商标法第二十八条所指使用在相同或类似商品上的近似商标之情形。综上，北京一中院对商标评审委员会作出的被诉裁定予以维持。[1]

北京市高院二审经审理，以基本相同的事实和理由维持了一审判决。[2]

【评析】

现代市场经济中，商标的功能不仅在于区分商品或服务的来源，同时亦起着表彰商品或服务的品质、承载经营者商业信誉等延展性功能。优秀的商标上往往凝聚了商标使用人长期建立和维系的良好商誉，从而能够使其在激烈的市场竞争中获得优势，其重要作用不言而喻。

通常来说，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间并不当然地具有延续关系。但在一定条件下，商标上所承载的商誉也是可以延续的，这就是商标的延续注册问题。

在商标授权确权类案件的审理实践中，商标延续注册的主张并不鲜见，其通常是由商标注册人提起，用以抵抗他人在先商标权利阻碍的理由。然而，许多人对商标延续注册的法律判断标准往往不甚了了，甚至简单地认为只要有在先注册的商标即可。

北京市高级人民法院《关于商标授权确权行政案件的审理指南》第8条指出，商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将其在同一种或类似商品上在后申请注册的相同或近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的，在先基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。

对于商标延续注册的法律判断标准，笔者尝试将其归纳为须满足三个要件并一个标准。所谓三个要件：一是在先基础注册商标须经使用而获得一定知名度，二是在后注册商标须与在先基础商标的商标标识构成相同或近似，三是在后注册商标须与在先基础商标在商品类别上构成相同或类似。所谓一个认定标准则是混淆标准，即对在后注册商标与在先基础商标，以及在后注册商标与他人在先商标混淆与否的判断。混淆标准在一定程度上甚至可以说是商标法律制度中的帝王标准，在商标授权确权案件以及商标民事侵权案件的法律判断中均起着重要作用。在对商标延续注册进行判断时，最终也往往会归结为对混淆与否的审查判断。用通俗的语言来讲，即在后注册商标是与在先基础商标更容易混淆，还是与他人在先商标权利更容易混淆？如果是前者，则商标延续注册的主张成立，其在后注册商标可以获得延续注册，后者则反之。需要指出的是，在这一审查判断过程中，不仅应当考虑诸商标标识的近似程度、指定使用商品的类似程度，还应当考虑诸商标的具体使用情况及其知名度等。

前述案件中的情形即是：较之基础商标，争议商标与他人引证商标在商标标识上更为近似，在商品类别上更为类似；此外，基础商标未使用或者虽经使用但并未产生知名度，而在基础商标注册后、争议商标注册前，他人在相同或类似商品上注册的相同或近似的引证商标经使用已产生了一定知名度，从而使相关公众更容易将该争议商标与他人在先引证商标发生混淆，因而对于商标注册人其系延续注册的主张，不予支持。