物联网领域专利许可谈判策略及注意事项

移动互联网时代，芯片制造企业的专利权利人与手机制造商之间的专利诉讼此起彼伏、愈演愈烈，直到今天，高通和苹果、华为、三星之间的专利诉讼仍在持续并在全球蔓延。然而，随着物联网IoT时代的到来，数以万计的新型企业开始使用标准化的无线通信连接来改进现有产品以实现智能化，智能灯光、智能电视、智能空调、智能音箱等产品层出不穷且与人们生活息息相关，已成为生活必需品。如此，我们不可避免地看到，这些家用智能化产品使用了无线通信技术，其中最广泛使用的应该是WiFi通信技术，和移动互联网时代如出一辙，物联网时代的新型企业必须要正面面对来自底层通信技术专利权人的专利挑战。

国外高科技企业诸如高通、爱立信和诺基亚等在无线通信技术专利方面拥有绝对的领先地位，这也让它们在2G、3G和4G甚至5G技术标准必要专利方面拥有绝对话语权，其它企业只要使用相关通信技术标准，则不得不向其缴纳巨额的专利许可费。面临无线通信技术专利权人维权逐步从苹果、华为和三星等手机制造商转移扩大战场至其他物联智能设备生产商的紧迫局势，本文浅析被许可方专利管理者和这些企业或者相关NPE机构进行许可谈判接触时，为避免后续谈判在专利许可费方面可能给被许可方带来的损失，被许可方需要重点考虑的问题及所要尽职的注意义务。

（一）专利侵权警告函是否回复？

企业专利管理者往往会在一个恰当的时间不经意收到销售部门或研发部门转送的电子邮件或纸质邮件，在邮件中，会列明发件人身份、疑侵权专利产品、怎么发现侵权行为、疑侵权专利清单、不停止侵权的后果等事项，有时也会收到侵权对比分析表以进一步证明侵权行为成立。

通信技术领域不同于其它领域，特别是涉及SEP标准必要专利时，许可双方必须基于FRAND原则进行谈判，侵权方在接收到专利侵权警告函时，不应采取不理睬的态度。因为一旦采取不理睬的态度，将被视为拒绝谈判，专利权人可以收集拒绝谈判的证据并在后续诉讼程序中提供给法院，更为严重的是，拒绝谈判一旦发生，专利权人可以直接起诉或者要求法院的临时禁令，一旦临时禁令执行，侵权方将面临巨大损失，这在2018年11月30日的福州市中级人民法院(2018)闽01民初1208号之一民事裁定书中应高通公司要求而发布禁售苹果手机的临时禁令中可见一斑。

因此，对于物联网时代的智能产品生产商来说，首先考虑的不是回避，而是要正面面对，特别是涉及SEP时，必须对专利侵权警告函做出回复，至于回复的时间和事由则应该结合企业经营和法律诉求来综合考虑。例如，如果对方没有列明侵权产品型号，则可以要求对方提供产品型号。尽量要求对方提供完整的侵权信息，不涉及SEP专利时，则可以要求对方提供专利侵权对比表。如果被许可方对涉及的SEP真实性有疑问，则不妨要求许可方提供技术标准和专利，并告知该专利和技术标准哪里对应，以证明确实是SEP。

（二）专利权人的核实及NPE是否被授权运营专利？

专利权人核实有利于理清对方身份和背景，这和后续专利许可费的确定有着重要关系，笔者曾在应对一起专利纠纷事务中，发现一件专利几经转让，数易其主，从跨国通信A企业巨头转让到一家小型B企业，又从小型B企业转到另一家通信C企业。在查看专利侵权警告函后，惊奇地发现警告函发出方却不是专利权人，后经过多方查询，发现其是一家专门的NPE机构。那么接下来要做的就是要核实专利清单，让对方证明和说明其和专利人的关系，专利权人是否和NPE机构存在合作协议，例如，专利权人授权NPE机构就这些专利进行运营及授权NPE机构代为进行专利许可事务。

对于物联网时代广泛应用的无线通信技术及天线技术，常见的专利权人及NPE机构有澳洲的CSIRO、意大利的Sisvel、瑞典的Ericsson、美国的高通和WIFI-ONE、英国VECTIS和西班牙Fractus。其中，VECTIS就和WIFI-ONE以及Fractus达成运营协议，而WIFI-ONE却又从多方受让专利，包括从爱立信、索尼和松下受让一些重要专利甚至SEP；而Fractus 作为天线硬件设备全球领先的制造商，其在2018年7月和10月分别在中国起诉了中国手机制造商OPPO和Vivo。智能产品生产商可以调查这些机构的背景，例如，有无起诉中国厂商的诉讼历史，有无就专利警告函中的专利向其它被许可方收取许可费以及具体的许可费率，如有，基于FRAND原则，智能产品生产商尽量获取公平、合理和无歧视的专利许可费。

（三）专利权的有效性、有效期、真实性及稳定性

NPE机构发来的侵权专利清单中的专利并非全部是有效的，这是因为NPE机构发出警告函并不是针对一家企业在同一时间发出的，由于存在时间差，前几年的警告函里面的专利有可能已经失效，而侵权方的智能产品却是在专利失效后才上市销售的，那么则不涉及侵犯专利权的问题。需要说明的是，NPE机构并不一定全部核实每个专利的有效性，有时，专利甚至不是相同技术领域的，更难以接受的是，有时，NPE机构甚至并没有得到授权去运营这些专利。被许可方发现此种情况后，可以要求其将这些专利剔除出专利许可谈判的范围。

常见的情况是，NPE机构会集中处理一批快要过期的专利，且这些专利都是从实体研究型企业获取的专利，这些专利前期经过一定的时间和证据检验，是非常有价值的专利。例如，VECTIS运营的专利大多是爱立信、索尼和松下等公司的即将到期的专利，当然也存在新申请的专利。对于即将过期、稳定而维持有效的专利，智能产品生产商可以在不影响经营的情况下，适当延后产品上市计划，避开专利的有效期。例如，将年末的海外上市销售计划延后到下一年初，从而避开海外专利的有效期或者减少专利许可清单中的专利数量。

NPE机构有时为谋取更大利益，会将非标准必要专利冒充SEP列在专利池中许可给对方，这些专利甚至都不涉及侵权，因此，在专利许可谈判中，需要仔细考察每个专利及其属性。2017年8月21日，海尔美国贸易公司（Haier America Trading, L.L.C.）在美国纽约北区联邦地区法院起诉了7家科技公司和教育机构，其中一条诉求就包括对方在ATSC专利组合中增加了非标准必要专利，欺骗了海尔，显然这侵犯了海尔的权益。

另外，对于专利清单中的一些专利，在判断不具备新颖性和创造性的情况下，可以告知专利权人或NPE专利不稳定的理由及证据，若执意起诉，则会立刻启动专利无效宣告请求程序，从而将一些不稳定的专利也剔除出专利许可谈判的范围，降低许可成本。

（四）专利的法律状态及涉及的技术标准

关注专利侵权警告函中的专利法律状态，例如其是否经历诉讼、诉讼的判决结果以及是否是标准必要专利。WiFi是基于IEEE 802.11标准的WLAN，目前包括IEEE 802.11ac、802.11n、802.11b、802.11g、802.11h以及802.11ax，其中，802.11ax被高通认定是下一代WiFi技术标准，该标准最强大的地方在于，无线网络的速率提升至802.11ac标准的4倍，其可以提供的理论速率最高为1.75GB/s，要比现在的千兆光纤更快。

如果专利清单中涉及了以上标准，则被许可方不得不进入标准必要专利的许可谈判模式，若专利清单中的SEP专利还涉及专利诉讼且有胜诉判决结果，那么则需要采取谨慎态度，做好充分准备应对未来许可谈判中面临的威胁。笔者经历的一起专利纠纷中，则存在有美国法院胜诉判决且是WiFi技术标准的SEP，而笔者所在企业销售的产品正是销往美国，且该专利的专利权人起诉的被告正是笔者所在企业的侵权产品中WiFi模块的供应商。

（五）是否借助强势供应商之力？

现有供应商提供的无线通信模块使用了WiFi技术标准，侵犯了专利权人的SEP，如果供应商自身也具有SEP，则可以考虑交叉许可，要求供应商和专利权人或被其授权的NPE机构去谈判，从而为降低许可费用增加谈判的砝码。如果供应商没有相关SEP，智能产品生产商则可以放弃采购供应商的无线通信模块，寻求拥有SEP且可以以此要求专利权人或NPE降低许可费用的新供应商，所谓借力打力也不失为一个良好的应对策略。苹果公司就是因为高通的垄断价格，在世界范围内展开了与高通的专利诉讼大战，同时，更重要的是引进了英特尔，企图用英特尔不断挑战高通的垄断地位以逐步替代高通。因此，对于物联网智能产品生产商来说，也可以借鉴此思路，借力打力，使得自身在未来专利许可谈判中不处于不利地位。

实际情况是，国内的WiFi模块供应商一般提供的是包括芯片的WiFi模块，大部分只是将外购的芯片和电路板及部件进行组装并提供给上游供应商。WiFi模块供应商对芯片核心技术知之甚少，更不要谈标准必要专利。因此，对于智能产品生产商来说，一定要考虑建立和像高通、华为这样的竞争力领先的芯片供应商的业务往来，未来可以让它们来制约专利权人和NPE机构。当然纯粹的NPE机构由于不是实体产业，无法通过专利交叉许可来进行制约，除非NPE机构是帮助SEP专利权人运营专利，其中复杂的关系将涉及到物联智能产品生产商、SEP专利权人、关联NPE机构、WiFi模块供应商以及WiFi模块中的芯片制造商五方力量的综合博弈。

（六）是否考虑其它无线通信技术？

WAPI在国内被广泛共知且于2003年5月被批准为中国国家标准，西电捷通是该技术标准的发起者，在国内市场不妨选择WAPI，虽然WAPI没有被海外大规模接受，甚至关于WAPI的专利审查也曾经被海外某些国家专利审查机构无理由延期审查而遭遇打压，但中国的WAPI国家标准有着其广泛的优点，其在双向身份鉴别、防范非法接入、防钓鱼、防假热点等方面具有明显优势，弥补了WLAN技术标准中的安全缺陷。

除了WAPI，目前比较热门的无线通信技术还有ZigBee、蓝牙等短距离通信技术以及低功耗广域网通信技术LoRa、SigFox、EC-GSM、LTE Cat-m、NB-IoT等。其中低功耗广域网无线技术中，LoRa与NB-IoT可说是遥遥领先占领市场。而ZigBee短距离通信技术以及NB-IoT已经被广泛应用于类似智能门锁、智能家电等物联网智能产品中，因此也不必过分依赖WiFi技术，如果有更好的选择甚至可以放弃使用WiFi技术。

（七）NDA（non-disclosure agreement）的签署及claim chart的提供

NDA一般会在正式谈判前，被许可方被专利权人或NPE机构要求签署，这是由于在许可谈判前期和整个过程中，涉及到保密信息，许可方和被许可方都需要遵循一定的保密义务，这是专利许可业务过程中非常常规和标准的一个事项。被许可方可能觉得这本身并没有什么保密信息，FRAND原则要求公平、合理和无歧视，一旦保密则可能涉及不公平待遇，因此拒绝签署或者拖延签署NDA经常发生。

实际上，西电捷通就曾经与索尼中国在涉及WAPI标准必要专利的NDA签署上做过非常精彩的博弈，根据2018年3月28日北京市高级人民法院(2017)京民终454号的判决书显示的内容可知，索尼中国因为NDA签署和要求提供claim chart和西电捷通周旋多年迟迟未决，最终彻底激怒西电捷通，于是其在认为尽到合理谈判义务而对方不配合谈判的基础上向北京知识产权法院提起诉讼并得到有利的一审判决，进一步地，北京高院也维持了一审判决，即索尼中国停止侵权及赔偿损失和合理支出900多万元。

可见，专利许可谈判进程中，NDA这样一个标准流程处理不好的话，专利权人停止谈判而提起诉讼是必然的。在处理NDA和claim chart稍有不慎，毫无疑问将会引起许可谈判的破裂而被诉诸法庭。实际上，一旦涉及SEP，专利权人无需提供claim chart，法院在判断是否侵权时，也仅会将专利和技术标准的内容进行对比，而不会将专利和侵权产品进行对比。另外，Claim chart可以有各种形式，但claim chart直接反应许可方对专利与产品的理解，显然涉及到众多值得保密的信息，许多信息甚至需要大量的反向工程才可以获得，如果claim chart因为没有保密协议而被公开了显然对许可方不利，故签署NDA是必然选择。因此，为避免谈判破裂而直接进入到诉讼阶段可能面临的高额赔偿，是否及时签署NDA是需要谨慎考虑并积极处理的。

（八）如何应对高额专利许可费？

实际上，不公平待遇例如收取过高的许可费，是经常发生的，因为每个行业甚至每个企业的情况都不一样，要做到完全公正似乎不太可能，许可费率本身也是需要双方协商，其存在不同差异是必然存在的。

正是由于有协商谈判的空间，被许可方在明显处于弱势且被要求高额许可费的情况下，拿起法律武器维护正当权益是正确的选择。例如，2011年12月被称为国内“标准必要专利第一案”的华为诉IDC（美国数字交互公司）滥用市场支配地位及标准必要专利使用费纠纷案在深圳市中级人民法院立案受理，在随后的审理和判决中，该案引入了专利许可国际通行的FRAND原则认定IDC收取了过高的专利许可费且具备垄断行为需赔偿华为损失，IDC不服一审宣判上诉至广东省高级人民法院，但在广东高院2013年10月21日的(2013)粤高法民三终字第306号民事判决书中仍然维持了一审判决，判定IDC公司因实施了垄断行为，赔偿华为公司人民币2千万元。

（九）如何利用专利数据库分析标准必要专利的NPE持有者及其持有的专利？

WiFi-ONE是一家美国公司，在Incopat专利数据库检索检索申请人或受让人为Wi Fi One LLC的所有授权美国专利，检索式：(((AP=(Wi Fi One LLC)) OR (AEE=(Wi Fi One LLC)))) AND (PNC=US AND PT=4 )，在法律事件统计栏下，有10件涉诉、270件转让以及65件标准必要专利。可以看到Wi Fi One LLC实际上自己并没有研发技术和作为实际申请人申请专利，拥有的专利都是从sony、panasonic以及ericsson公司受让而来，第3列数据也是在专利授权公告前而进行的转让因此被统计为专利申请人。对于这些专利，Incopat基于自己的专利评价体系，给出了7-10分的评分，且大多数是10分的最高分。其中，sony corporation有78个专利为10分，5个专利为9分；panasonic corporation则是51个专利为10分，2个位9分；相应，telefonaktiebolaget lm ericsson (publ)则是12个专利为10分，1个为9分，具体见附图1，而附图2列明了具体分值对应的专利权人和专利具体数量。

物联网领域专利许可谈判策略及注意事项附图1

物联网领域专利许可谈判策略及注意事项附图2

经过统计分析，涉诉的10件专利中，有9件来自Ericsson公司，这些专利中存在多个胜诉判决，且这些专利经过Ericsson在美国法院起诉后，都于专利有效期晚期转让给WiFi-One公司，由其帮助进行专利运营和许可。

例如，授权公告号为US6466568B1、US6772215B1和US6424625B1，发明名称为Multi-rate radiocommunication systems and terminals、Method for minimizing feedback responses in ARQ protocols、Method and apparatus for discarding packets in a data network having automatic repeat request的标准必要专利，就被Ericsson于2010年9月和2011年6月在美国Texas Eastern District Court起诉D-Link SYSTEMS,INC.、Netgear,Inc.、Acer America Corparation和Gateway,Inc.、Dell,Inc.、Toshiba America Information Systems,Inc.和Belkin International, Inc.，起诉范围之广比较罕见，根据一审判决，各侵权方为此需向Ericsson分别付出435,000美元、3,555,000美元、1,170,00O美元、1,920,000美元、2,445,000美元、600,000美元的赔偿金。当然，此案经历U.S. Court of Appeals, Federal Circuit的二审，在773 F.3d 1201, 1238 (Fed. Cir. 2014)二审判决书中，再次判定以上公司了侵犯Ericsson的US6466568B1、US6772215B1两项专利权，而判定不侵权US6424625B1专利，部分撤销并发回重审。

当然，Ericsson于2012年11月又以US6466568B1和其它12个专利在Texas Eastern District Court起诉了SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.、SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA LLP和SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.，但是SAMSUNG在2014年2月1日便和Ericsson达成了和解协议。

US6466568B1和US6772215B1都是经过实际诉讼检验的涉及802.11的WIFI标准必要专利并且被转让过给WiFi-One公司（当然，也转让给过其它公司或机构），U.S. Court of Appeals, Federal Circuit二审判决确定了一审被告侵犯这两项SEP的事实，再次印证了SEP的威力。此外，这2个专利都在多个其它国家或地区例如中国、欧洲、日本、澳大利亚和韩国等国家进行了全球布局，此举显然是为了全球诉讼维权而准备。在面对这些经过实际诉讼检验的SEP时，智能产品生产商需要谨慎对待和特殊处理，尤其对于有海外市场销售的企业来说更是需要慎之又慎。

虽说涉及诉讼且有胜诉判决的SEP威胁巨大，但是，是不是就一定无解呢？答案是否定的，就以上面的US6466568B1为例，博通就在2014年对该专利进行了复审程序，结果该专利被判部分无效。因此，在谨慎处理认可标准必要专利的同时，也必须对标准必要专利提出辩证反驳的观点，不是所有的标准必要专利，对方收取许可费，我们都照单全收，也可以做另一手准备对专利进行无效。

（十）典型通信企业的传统收费方式及新领域的收费方式概况

众所周知，高通与苹果的专利诉讼由来已久，其中，苹果对高通的收费方式也是嗤之以鼻。那么，高通是如何收取专利许可费用的呢？

我们知道，高通对于使用其3G或4G技术的手机厂商，例如苹果手机，一般是收取5%的手机售价作为专利许可费，这意味着，1000元的手机售价就要收取50元的专利许可费用，苹果手机每售出一台手机，平均要向高通缴纳近500元的专利许可费。这对于苹果来说，由于其巨大销量，付出的专利许可费用是非常巨大。类似的，对于国内手机制造商，高通也有自己的收费标准，一般是，单模（仅支持单个运营商网络）手机收取整机售价的2.275%，多模（支持两个以上运营商网络）手机收取整机售价的3%-5%。国内大部分手机制造商，大部分以多模为基础手机，单台手机每千元即缴纳32.5元。2017年，华为、OPPO、VIVO、小米为代表国内4G手机出货量4.62亿部，按均价2000元估算，国产厂商每年可能要缴纳给高通专利费高达300亿。

以上的收费方式引起了苹果公司的强烈不满，其针对高通采取了一系列的法律措施，在全球范围内发生一系列诉讼，在美国本土，则把美国联邦贸易委员会FTC也拉入自己阵线，为此，受到苹果公司指使，FTC于2017年1月17日在California Northern District Court起诉高通，并于2019年5月21日获得胜诉，这意味着未来高通将要改变商业模式，例如，判决中要求高通必须向竞争对手许可部分基本专利，这将会使得原有按照手机售价的百分比进行收费商业模式得到改变，高通未来会转向向芯片厂商收取专利许可费。虽然，一审判决有利于FTC，但是高通公司在判决后明确表示将寻求立即中止这一地区法院判决的执行，并将立即向美国第9巡回上诉法院提起上诉，甚至其高通高级副总裁、专利法律顾问马克·斯奈德Mark Snyde表示有信心赢得上诉。确实如此，2019年8月23日，高通公司在U.S. Court of Appeals, 9th Circuit开始了相关程序，看来，高通公司是言出必行，但是目前该案还未进行审理和判决，最终的判决结果需要耐心等待。

纵观以上动态，对于智能驾驶领域和物联网领域来说，高通如果还坚持移动互联领域的收费方案（即按照手机整机售价的百分比收费），比如，按汽车整车售价的百分比收取授权费用，无疑将会引起汽车制造商的恐慌和强烈不满，不得不采取措施抵抗高通公司。所幸的是，在2018年7月11日的美国高通总部举行的媒体沟通会上，高通相关负责人表示，自动驾驶将以汽车中的通讯装置（MTU）的价格为基数，收取不超过5%的许可费用；而物联网设备则以其中的M2M模块来做为参考，每个部件收费标准为50美分。以上收费是否会得到汽车厂商和所有物联网设备生产商的支持，我们拭目以待。

总结：近期通信巨头诉讼对象的变化以及物联时代智能产品生产商应对策略。特别是，近期，无线通信及相关技术SEP持有者或SEP机构已经将诉讼战场扩大到汽车行业，例如，2018年6月和11月，博通公司就在美国得克萨斯州东区法院对日本丰田及4家日本供应商提起专利侵权诉讼以及在德国慕尼黑和曼海姆对大众汽车提起索赔10亿美元的专利侵权诉讼，争议点是导航和娱乐系统，这些专利原来的专利权人是全球定位公司（Global locate），全球定位公司是一家专门致力于提供GPS芯片和软件服务的公司，2007年被博通收购，专利也就转移到博通名下。博通这两次起诉就是一个信号，进入到通信领域，汽车企业的专利风险会越来越多，随着技术的发展，汽车走向数字化和智能化，采用的通信技术逐渐增多，尤其进入到自动驾驶时代，与传统的通信巨头之间的专利冲突不可避免。

毫无疑问，对于其它行业的智能产品生产商来说，例如智能家电、智能安全设备等等，其实未来也将会面临类似汽车行业企业被通信行业企业起诉同样的问题，特别是对于标准必要专利，一方面，为避免让SEP成为卖方市场以及SEP持有者“一言堂式”的开价许可费，国内外智能产品生产企业要加强国际知识产权知识的学习、强化知识产权的运用和保护、聘请专业的知识产权律师以及充分利用FRAND原则进行专利许可谈判，在这方面下足功夫；另一方面，对于不合理的许可收费方式，坚决抵制，例如，不能按照智能家电单价的百分比来收取许可费，而应该要求专利权人找无线模块制造商按照模块单价百分比收取费用，当然也可以按照芯片本身的售价百分比来收取费用，这样就避免了专利权人对不同行业采取不同的收费方式，将收费基数统一回到模块或芯片的基础售价上来。同时，更重要的是，政府部门应该组织企业成立各行业的知识产权联盟或联合组织机构，大家联合起来一起应对可能的通信技术领域的专利许可谈判和诉讼，以不断促成一个相对公平、合理和无歧视的知识产权营商环境。

参考文献：

1、福州市中级人民法院(2018)闽01民初1208号之一民事裁定书

2、http://www.iprdaily.cn/news_19485.html

3、https://bbs.mysipo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=911361

4、http://ip.people.com.cn/GB/n1/2018/0628/c179663-30093214.html

5、http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?NewsId=113087

6、2018年3月28日北京市高级人民法院(2017)京民终454号民事判决书

7、广东省高级人民法院2013年10月21日的(2013)粤高法民三终字第306号民事判决书

8、Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.,773 F.3d 1201, 1238 (Fed. Cir. 2014)

9、https://baijiahao.baidu.com/s?id=1605791397474856283&wfr=spider&for=pc

10、http://www.sohu.com/a/344322725_162522