GUI外观设计专利侵权判定中开发并提供软件行为的认定

目次

【裁判要旨】

【案情】

【裁判理由】

【案例注解】

一、GUI外观设计专利的侵权比对规则

（一）授权外观设计专利保护范围的确定

（二）GUI外观设计侵权比对方法

二、开发并提供包含侵权GUI软件行为的侵权认定

（一）开发并提供包含侵权GUI软件行为侵权认定面临的困境

（二）GUI外观设计侵权认定的比较法考察

（三）认定开发并提供包含侵权GUI软件行为专利侵权的裁判思路

三、结语

【裁判要旨】

采用与制造实质相同的方式，将图形用户界面设计应用于产品上，即可认定为实施了图形用户界面外观设计专利。实施图形用户界面设计（Graphical user interface, GUI），虽然涉及多个行为主体的行为，但硬件生产商、操作系统开发商以及用户等的行为仅系为图形用户界面实施提供环境或条件。而开发并提供经运行即可呈现图形用户界面的软件供用户下载，使得用户仅需在设备上运行即可呈现受外观设计专利保护的图形用户界面设计的行为，是造成侵犯专利权损害后果发生法律上的原因，实施该行为的主体应当承担相应侵权责任。

【案情】

原告：北京金山安全软件有限公司（以下简称金山公司）

被告：上海萌家网络科技有限公司（以下简称萌家公司）

金山公司系名称为“用于移动通信终端的图形用户界面”、专利号为ZL201830455426.5的外观设计专利的专利权人。该专利申请日为2018年8月16日，授权公告日为2019年3月15日。该专利包括10个相似设计，其中设计10为一包含了动态界面视图的手机正面。该专利简要说明记载：本外观设计产品的设计要点在于屏幕中的图形用户界面；移动通信终端为现有设计。

2019年5月5日，国家知识产权局就涉案专利出具外观设计专利权评价报告，初步结论为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。2019年5月7日，金山公司的委托代理人对下载被诉侵权软件并进行操作演示等过程进行保全证据公证，通过iphone手机和安卓操作系统的手机，在相关应用市场均能下载名为“趣键盘”的输入法软件。在各大安卓系统应用市场中的软件用户协议中载明开发和运营为萌家公司。萌家公司述称，iphone版“趣键盘”软件的最终权利及运营亦属于萌家公司。

经对比，被诉侵权软件的手机中显示的图形用户界面与涉案专利设计10的界面呈现出以下相同之处：二者的初始界面均为被一条靠近中间位置从左至右设置的狭长进度条分为上下两块区域，进度条上部为空白区域，下部为显示键盘的输入区域。二者的进度条均可从左至右逐渐行进到最右侧末端，最右侧末端的金币图案均逐渐产生点亮效果。当最右侧末端三个金币图案均被点亮后，界面转变成在中部出现一个弹出框，该弹出框上有文字。二者的区别之处主要在于：1．进度条与金币之间的联动变化过程不完全相同。圆形金币内的具体符号标记不同。键盘区的具体符号标记不尽相同。2．弹出框的弹出动态过程以及弹出框的外观不同。弹出框在整个界面的占比相较于涉案专利设计10更大。

金山公司认为，萌家公司开发并提供用户下载名称为“趣键盘”软件产品的iPhone手机及安卓系统手机下载版本，上述输入法软件的用户图形界面与金山公司专利的外观设计涉及相同种类的产品，属于相同或相近似的外观设计。萌家公司的行为侵害了金山公司专利权，应承相应侵权责任。请求法院判令萌家公司立即停止销售及许诺销售被诉侵权软件的行为并赔偿金山公司经济损失及合理开支100万元。

【裁判理由】

上海知识产权法院一审认为，被诉侵权界面与涉案专利界面的整体界面设计和动态变化过程均较为相近，而二者的不同点不足以对整体视觉效果产生显著影响，包含了被诉侵权界面的手机落入涉案专利设计10的保护范围。被告萌家公司作为被诉侵权应用软件的开发者和提供者，虽然没有直接制造和销售被诉侵权手机本身，但被诉侵权图形用户界面的外观设计已通过程序语言固化于被诉侵权软件中，在用户使用该软件呈现被诉侵权手机外观的过程中，被诉侵权软件发挥着不可替代的实质性作用，仅提供应用软件已成为引发侵权的最主要原因，故萌家公司提供被诉侵权软件的行为构成对涉案专利权的侵害。一审法院据此判令萌家公司停止侵权并赔偿金山公司经济损失200,000元及维权合理开支50,000元。

一审判决后，被告萌家公司提起上诉。上海市高级人民法院二审认为：涉案专利的保护范围为专利视图显示的用于移动通信终端的图形用户界面。本案被诉侵权图形用户界面的外观设计通过程序语言固化于软件中，该软件安装于被上诉人提供的手机中。经比对，该手机与被上诉人外观设计专利名称与视图中“移动通信终端”为相同种类产品。本案涉案专利简要说明载明：“本外观设计产品的设计要点在于屏幕中的图形用户界面；移动通信终端为现有设计”。故对于涉案专利而言，专利视图显示的移动通信终端通常为现有设计。在进行比对时，应主要考察图形用户界面部分对整体视觉效果产生的影响。涉案专利表示在图片中的设计为图形用户界面的静态图和动态图，经对比，被诉侵权图形用户界面与涉案专利设计10属于近似的外观设计，被诉侵权图形用户界面落入涉案专利设计10的保护范围。

图形用户界面系随着计算机技术的发展应用而生，一般经软件运行而呈现。产生图形用户界面的软件安装在电子产品中，借助电子产品的操作系统运行后，即可呈现图形用户界面。包含图形用户界面的产品从硬件到底层的操作系统再到应用软件等一般由不同的主体提供，呈现出“软硬分离、软软分离”的特点。采用与制造实质相同的方式，将图形用户界面设计应用于产品上，即可认定为实施了图形用户界面外观设计专利。

本案中，当软件被用户下载并安装在手机中，经用户在操作系统中操作软件运行后即可在手机中呈现与涉案专利外观设计相近似的被诉侵权图形用户界面，因此被诉侵权图形用户界面系基于硬件生产商、操作系统开发商、用户、软件开发和提供者共同参与才得以在手机上呈现。但在这一过程中，硬件生产商、操作系统开发商仅是为运行软件提供环境，并未提供用户图形界面，其行为与专利权人权利受到损害之间并没有法律上的因果关系。而被告开发并提供软件供用户免费下载，必然会导致被诉侵权界面在手机上呈现，使得涉案专利被实施，该行为与侵犯专利权损害后果的发生具有法律上的因果关系，故其应当承担相应侵权责任。因此，萌家公司开发并提供经运行即能呈现图形用户界面的软件的行为属于侵害专利权的行为，金山公司请求萌家公司停止销售、许诺销售该软件的行为并承担相应民事责任于法有据，予以支持。综上，上海市高级人民法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。

【案例注解】

图形用户界面（Graphical user interface, GUI）一般指在电子产品显示装置上以图形方式显示的计算机系统命令界面，用户通过界面上的图像与电子产品进行指令与反馈结果的交互。GUI的出现使得专业且晦涩的计算机编程语言转化为一般用户能够理解且操作的图形界面，使用者能够更加直观地理解各类程序的操作逻辑并便捷地进行使用，为各类电子产品的普及发挥了重要作用。2014年3月12日，国家知识产权局颁布《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》（第68号令），其中修改的内容围绕“GUI”的外观设计申请审查展开，自此GUI可以通过申请外观设计专利获得保护。然而，司法实践中，对于GUI外观设计专利的侵权比对规则及侵权责任承担主体认定却并没有达成共识，专利权人的维权面临困境。

一、GUI外观设计专利的侵权比对规则

（一）授权外观设计专利保护范围的确定

《专利法》第2条第4款规定，外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。因此，外观设计专利的保护对象保护的是富有美感并适用于工业产品的新设计。《专利法》第64条第2款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。据此，外观设计专利的保护范围应当依据该外观设计的图片或照片确定，并参考该外观设计的简要说明内容。本案中，涉案专利视图为带有图形用户界面动态变化过程的手机，涉案专利授权文本的简要说明中明确记载“本外观设计产品的设计要点在于屏幕中的图形用户界面；移动通信终端为现有设计”。因此涉案专利的保护范围为专利视图显示的用于移动通信终端的图形用户界面。

需注意的是，根据《专利审查指南》第1部分第3章第4.5节的相关规定，涉及图形用户界面的产品外观设计名称，应写明图形用户界面的具体用途和其所应用的产品，因而实践中外观设计专利名称中大多载明了其主要应用的产品。然而，专利名称并不是外观设计专利保护范围的依据，不会对于外观设计专利保护范围构成实质性影响，因而并不能根据专利名称来不当限制或扩张外观设计专利的保护范围。

（二）GUI外观设计侵权比对方法

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第8条的规定，认定被诉侵权设计是否落入授权外观设计的专利权保护范围，主要在于被诉侵权设计应用的产品与专利产品是否属于相同或者相近种类产品，以及被诉侵权设计本身是否与授权外观设计构成相同或者近似。根据上述司法解释第11条的规定，认定外观设计是否相同或者近似时，遵循的是“整体观察、综合判断”的原则。其中需要特别注意的是，对于GUI外观设计专利而言，专利视图显示的载体，例如本案中的移动通信终端，通常来说为现有设计，对整体视觉效果一般不产生实质性影响，故在进行侵权比对时主要对图形用户界面进行比对。

针对GUI外观设计专利中包含动态变化图案时的侵权比对，依据“整体观察、综合判断”的原则，应考虑基础界面的整体样式及其整体或细节的全部动态变化过程，并且结合具体图形用户界面的特点，考虑各个界面、各界面的动态变化过程对整体视觉效果的不同影响程度。其中，对于动态的图形部分的对比，一般而言需在被诉侵权产品与动态外观设计的各视图均构成相同或近似的情况下才宜认定为动态过程的相同或近似。[1]在相似性判定的具体标准上，应当根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第10条的规定，基于一般消费者的知识水平和认知能力进行比对。所谓的“一般消费者”，是指对授权外观设计的相关设计状况具有常识性了解，并且对不同外观设计之间在形状、图案、色彩上的差别具有分辨力的人，但其通常不会注意到形状、图案、色彩的微小变化。[2]本案中，授权外观设计与被诉侵权设计在基础界面及动态变化、界面间动态变化中的区别，从一般消费者的角度观察，很难对整体效果产生显著影响，因而不足以成为推翻侵权认定的理由。

二、开发并提供包含侵权GUI软件行为的侵权认定

囿于现行法律的规定及理论界和实务界的分歧，开发并提供包含侵权GUI软件行为的侵权认定面临现实困境。从比较法看，进一步强化对GUI外观设计的法律保护并规制开发提供包含侵权GUI软件等行为已经成为各国立法和司法实践的趋势。基于保障权利人依法行使专利权、激励保障市场主体创新发展的现实需求，对法律采合目的性解释，可从专利实施行为的本质入手，分析该类行为与损害后果的因果关系，进而对侵权行为作出认定。

（一）开发并提供包含侵权GUI软件行为侵权认定面临的困境

根据我国专利法的规定，外观设计是对产品外观做出的新设计，其载体必须是产品。[3]此外，根据《专利法》第11条第2款的规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。然而，随着产业的发展，现阶段包含图形用户界面的产品从硬件到底层的操作系统再到应用软件等一般由不同的主体提供，呈现出“软硬分离、软软分离”的特点，仅当用户通过在硬件设备中打开软件并进行相应操作时，GUI界面才真正完成与产品的结合。也正因为如此，在现行法律框架之下，应该如何评价单纯的开发提供包含侵权GUI的软件的行为，成为了困扰理论界及实务界的问题。

有观点认为该行为已经构成了外观设计专利权所控制的“制造”行为，有观点认则为该行为属于侵犯专利权的教唆或帮助行为。[4]然而，若要认定该行为属于“制造”行为，则面临着提供软件时尚处“软硬分离”状态，GUI未与产品结合的现实问题；若要认定该行为属于“教唆或帮助”行为，则面临着实施了“软硬结合”行为的用户不符合《专利法》第11条第2款规定的“为生产经营目的”而不能被认定为专利侵权，教唆或帮助行为亦难以认定为侵权行为的困境。在“奇虎公司等诉江民公司侵害外观设计专利权纠纷案”判决中，被告开发并免费发布了包含侵犯原告外观设计专利权的GUI的电脑软件，法院认为“本案中，被诉侵权行为是被告向用户提供被诉侵权软件的行为，因被诉侵权软件并不属于外观设计产品的范畴，相应地，其与涉案专利的电脑产品不可能构成相同或相近种类的产品。据此，即便被诉侵权软件的用户界面与涉案专利的用户界面相同或相近似，被诉侵权软件亦未落入涉案专利的保护范围”。[5]由此可见，针对目前产业中普遍存在的开发提供包含侵权GUI软件的行为，外观设计专利权人事实上面临着虽有合法授权却难以维权的困境。

（二）GUI外观设计侵权认定的比较法考察

从全球范围看，各国对GUI外观设计保护的态度和规则不尽相同，然而对GUI给与较为充分的法律保护已经成为主流趋势。世界知识产权组织面向其全体成员国、政府间组织和非政府组织的调查问卷显示，作答的司法辖区中有95%对GUI和图标提供保护。[6]

一些创新能力较强的发达国家和地区立法及司法也对GUI外观设计予以较为充分的保护。例如，在欧盟的《外观设计保护条例》（Council Regulation (EC) No 6/2002）中，外观设计与产品没有明显的界限，欧盟GUI的外观设计保护，产品并非外观设计依附载体，也不是其获得授权的前提条件。[7]从近期欧盟法院(CJEU)的判决及欧盟知识产权局(EUIPO)的实践来看，其选择了“抽象”保护，认为产品是否仅作为数字图像而不作为物理形状存在是无关紧要的，从而扩大了欧盟层面外观设计的保护范围。这意味着无论是2D或3D形式，数字设计本身都可以被视为产品和受保护的主题。[8]德国GUI的外观设计权保护是独立于电子设备的，外观设计保护的对象不是GUI和设备的组合，而是GUI本身。亦即，任何满足外观设计保护要求的产品的二维外观都是可保护的，德国法律没有要求外观设计必须应用于特定产品。[9]美国判例法和专利审查实践都要求符合美国专利法35 U.S.C. 171规定的外观设计必须是应用于(applied to)或呈现于(embodied in)产品上的外观设计。[10]然而，1996年3月20日，美国专利商标局在《专利审查指南》中专设了“计算机生成图表外观设计申请审查指南”，弱化了计算机生成图表对于电脑或产品固定性要求。[11]日本2019年5月17日颁布的《外观设计法》（意匠法）修正案中对于GUI外观设计的规定进行了具有重大意义的修改，修改后的法案为未预装的 GUI 图像（例如，通过互联网提供的图像）以及投影到非显示设备（例如，道路或墙壁）上的图像提供保护。[12]根据日本现行《外观设计法》第2条第2款的规定，通过电信线路制作、使用、提供或承诺提供（包括以提供为目的进行展示，下同）外观设计图像的行为属于外观设计的实施行为，同时该法第38条规定，制作用于制造外观设计的计算机程序等，提供或通过电子通信线路提供的行为视为侵犯外观设计权或专有许可。

（三）认定开发并提供包含侵权GUI软件行为专利侵权的裁判思路

如上所述，在我国现行的专利法框架下，外观设计专利的实施行为仅包括“为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。但GUI系随着计算机技术的发展应用而生，一般经软件运行而呈现。包含GUI的产品从硬件到底层的操作系统再到应用软件等一般由不同的主体提供。故对于已经被授权的GUI外观设计专利的实施，要结合GUI的自身特点进行判断。一般而言，采用与制造实质相同的方式，将GUI设计应用于产品上，即可认定为实施了GUI外观设计专利。

本案中，当软件被用户下载并安装在手机中，经用户在操作系统中操作软件运行后才会在手机中呈现被诉侵权GUI，因此被诉侵权GUI系基于硬件生产商、操作系统开发商、用户、软件开发和提供者共同参与才得以在手机上呈现。被诉侵权GUI在移动终端上呈现确实导致了损害后果的发生，然而该结果的发生是由不同主体的不同行为共同导致的，因而需要就每个主体的行为分别进行因果关系判定。

司法实践中，因果关系判定多遵循的理论为直接因果关系及相当因果关系理论。前者多适用于“一因一果”的能够直接判定损害与行为之间必然联系的简单情形，而在更多的情况下，需要运用相当因果关系理论加以判定。根据相当因果关系说，一个行为若要成为损害发生的充分原因，其必须符合两个条件，其一是该行为的存在对于诉争损害的发生概率产生了影响，其二是该行为并非在某些极端特殊的情形下才成为引发损害的条件。[13]相当因果关系理论认为，某一事实仅于现实情形发生某种结果，尚不能认为有因果关系，必须在一般情形，依社会的一般观察，亦认为能发生同一结果的时候，才能认为有因果关系。[14]

就本案中所涉各行为主体分而述之。硬件生产商生产出带有电子显示屏幕的设备，该行为确实在客观上为侵权GUI的呈现提供了硬件条件，然而依据社会的一般观察，正常情况下该设备是为用户提供合法的正常通讯、娱乐等服务的，并非专用于侵权行为的实施，仅在极端的情况下可能被用于实施侵权行为，然而对于硬件生产商商而言该种情况事实上在其预见范围之外，因而硬件生产商生产销售硬件的行为与本案损害后果的发生并没有法律上的因果关系。同样，手机操作系统的开发商开发出的操作系统，在正常情况下是为用户使用硬件设备及各类软件提供操作运行平台，相应的软件开发者仅需根据操作系统的相应技术要求开发出适配软件即可在操作系统中运行，该等操作系统并非专用于侵权行为，仅在特殊情况下会为侵权软件的运行提供平台，然而在开放架构下操作系统开发商难以预见和控制哪些软件在其系统中运行，因而其与本案损害后果的发生亦无法律上的因果关系。因此，硬件生产商、操作系统开发商仅是为运行软件提供环境，并未实施用户图形界面的提供行为，其提供运行环境本身亦与侵权后果的发生无因果关系。就用户而言，虽然其在设备上下载、安装、运行涉案软件的行为客观上导致了侵权GUI与产品的结合，然而，一方面用户的行为并不符合《专利法》第11条第2款中“为生产经营目的”的主观要求，不能被认定为对专利权的侵害，另一方面更为重要的是用户若要使用软件开发和提供者提供的软件，就必然会进行下载、安装、运行的操作，该行为本质上是上诉人提供软件行为的必然结果。

本案被告所实施的开发并提供带有侵权GUI软件供用户下载的行为，不仅导致原告授权专利被侵害的概率明显增加，而且在正常情况下，当软件处于应用市场供下载时，只要有用户实施了下载安装运行的行为，就必然会导致侵权结果的发生。该行为事实上与专利法所规定的“制造”行为实质相同，属于通过程序语言将侵权GUI固化在其开发并提供的软件中，只要该软件在任意终端设备运行，就必然将图形用户界面设计应用于产品上，从而导致侵权后果，故该行为与损害结果的发生具有法律上的因果关系，实施该行为的人应当承担专利侵权的相应民事责任。

三、结语

对于权利人来讲，GUI外观设计开放授权的意义并不在于获得一张专利权证书，而在于真正能够行使和维护其专利权。本案判决明确了开发并提供包含侵权GUI软件的行为构成外观设计专利侵权，对GUI外观设计专利给与实质性保护，为我国目前GUI外观设计保护困境提供了解决思路。在未来，仍需进一步研究并推动相关法律及司法裁判规则的完善，为GUI外观设计专利提供更加充分的保护，为我国工业设计产业的发展提供更加明确的指引。

注释

[1]参见北京市高级人民法院民三庭《专利侵权判定指南（2017）》第87条。

[2]孔祥俊，王永昌，李剑：《<关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释>的理解与适用》，载《人民司法.应用》2010年第3期，第27-33页。

[3]参见王瑞贺主编：《中华人民共和国专利法释义》，法律出版社2021年版，第8页。

[4]参见苏志甫：《GUI 外观设计专利侵权判定问题初探》，载《电子知识产权》2018年第7期，第76-84页。

[5]参见北京知识产权法院（2016）京73民初276号民事判决书。

[6]See World Intellectual Property Organization: Analysis of the returns to the questionnaire on graphical user interface (GUI), icon and typeface/type font designs (SCT/37/2 REV.), https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=379438, 2023-8-21.

[7]参见黄细江：《图形用户界面局部外观设计的法律保护》，知识产权出版社2019年版，第129-130页。

[8]Antikainen: Differences in Immaterial Details: Dimensional Conversion and Its Implications for Protecting Digital Designs Under EU Design Law, IIC, 2021, 137-168.

[9]Karl, Dumlich, Freialdenhoven, Kossak, Sakowski: Study Question 2017 – Protection of graphical user interfaces, GRUR Int. 2017, 724, 727, 730.

[10]See Manual of patent examining procedure(9.th edition) §1504.01, https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html ,2023-8-21.

[11]See Manual of patent examining procedure(9.th edition) §1504.01(a), https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html ,2023-8-21.

[12]See Koji Akanegakubo, Miwa Hayashi: Recent design revisions in Japan, https://www.worldtrademarkreview.com/global-guide/designs/2020/article/recent-design-revisions-in-japan , 2023-8-21.; Japan Patent Office: Revision of the Design Act in Japan, https://www.jpo.go.jp/e/resources/report/sonota-info/document/pamphlet/isho_kaisei_en.pdf , 2023-8-21.

[13]参见程啸：《侵权责任法（第三版）》，法律出版社2021年版，第246-248页。

[14]参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组：《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》，人民法院出版社2020年版，第29-30页。