内地与香港专利法律保护比较研究

摘要：最高人民法院与香港签署《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》，将《TRIPS协定》第一条第二款规定的商标、集成电路布图设计、未披露信息的保护等知识产权案件的判决纳入了相互认可和执行的范围，同时明确内地与香港存在较大差异的专利案件裁判等不适用《互认判决安排》。研究内地与香港两地专利法律保护的异同，明晰内地与香港两地专利法律保护规则的异同，可以为内地与香港两地专利法律保护规则的衔接提供参照，增进港澳与内地法院对专利裁判的互认，公正高效解决两地跨境知识产权纠纷。

最高人民法院于2019年1月18日与香港签署《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》（以下简称《互认判决安排》），将《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定）第一条第二款规定的商标、集成电路布图设计、未披露信息的保护等知识产权案件的判决纳入了相互认可和执行的范围，同时明确内地与香港存在较大差异的专利案件裁判等不适用《互认判决安排》。[1]

研究内地与香港两地专利法律保护的异同，明晰内地与香港两地专利法律保护规则的异同，可以为内地与香港两地专利法律保护规则的衔接提供参照，增进港澳与内地法院对专利裁判的互认，公正高效解决两地跨境知识产权纠纷，共同营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

专利权利要求的解释即专利权保护范围的界定

香港《专利条例》明确规定，专利保护范围是该项专利申请说明书的权利要求中所指明的文意范围，是在权利要求中所使用的字句的严格的和字面上的涵义所界定的保护范围，明确了采取文意解释方法确定专利权利保护范围。权利要求作为一项指引，指明该专利持有人（从一名擅长有关技术的人对上述说明和绘图的考虑角度来看）曾预期的范围。专利说明书所载的说明和任何绘图，都可用以对专利权利保护范围进行解释，但说明和绘图只在专利权利要求出现含糊不明时才能被引用。《专利条例》同时指出解释权利要求的原则，即在专利权人获得公平保护和对第三者而言的合理程度的明确性之间进行平衡。另外，香港法院也按照判例法采取严格的文意解释，当权利要求书里的文意出现多重解释时，采用目的解释的方法。

内地《专利法》规定发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容，这与香港对专利权利要求的解释规则是一致的。但是，最高院相关司法解释进一步明确，专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。[2]内地法院采取等同原则扩大专利权利要求的保护范围，以相同和等同的技术特征确定专利权的保护范围，这与香港形成了显著区别。

最高院相关司法解释还明确，在权利要求的字面含义与本领域普通技术人员理解的权利要求的内容不同的情形下，应当以本领域普通技术人员阅读说明书及附图等所理解的权利要求的内容，确定专利权的保护范围 ；同时，明确专利权的保护范围应当符合专利的发明目的，即采用目的解释方法。这与香港在专利权利要求解释中遵循的文意解释方法，以及不能超出专利持有人预期的“文义射程”范围和价值平衡解释方法，存在明显差异。

但是，内地司法解释另外提出以专门用语特别界定权利要求用语的含义的方法，并明确在运用上述方法仍不能确定权利要求用语含义的情形下，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员理解的通常含义进行解释，同时设置了权利人对权利要求进行限缩性修改或者陈述时的“禁止反悔”原则，这又与香港的文意解释方法具有相同之处。

侵权行为类型

香港《专利条例》将专利侵权行为分为直接使用发明和间接使用发明。直接使用发明的侵权行为包括制造、使用、进口、将产品推出市场或囤积产品；间接使用发明包括在香港向或要约向任何人供应与该项发明的某重要元素有关的媒介，以令该项发明发挥效用。另一方面，香港《专利条例》明确侵权行为不包括为非商业目的而私下作出的作为、为实验目的而作出与有关专利发明的标的事项有关的作为、临时或意外地进入香港，以及处方为个别病案在药房即时制备药物等。内地《专利法》明确规定，专利侵权行为包括为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口，这与香港《专利条例》规定的直接侵权行为类型基本一致。显而易见，内地专利侵权行为类型相对香港来说更加偏狭。但是，最高院相关司法解释明确，将侵权产品作为零部件制造另一产品的属于使用行为，销售该另一产品的属于销售行为，从而通过扩大解释的方式将部分与香港《专利条例》规定的间接侵权行为类似的内容纳入。同时，上述司法解释还规定，帮助侵权人须承担连带责任，包括行为人在知道有关产品系只能用于实施特定专利的原材料、中间产品、零部件、设备等情形下，仍然将其提供给侵权人以实施侵犯专利权的行为。即便该第三人实施上述行为不是为生产经营目的，亦应承担民事责任。

专利权利效力的确定

在香港，授权后的专利权的效力问题由审理诉讼的法院作最后决定。内地的做法则与香港有明显差异。内地的专利经过国家知识产权局授予后，在发生侵权诉讼时，法院的职责是判断被告的行为有没有侵犯原告的专利权，一般不会对专利权效力进行评判。内地《专利法》实施现有技术抗辩和专利抵触申请制度，侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术而主张不侵权，或者以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩，均涉及对专利权利效力本身的一种评判。

香港对专利权利设置了非常严格的披露义务，要求专利申请及专利说明书须充分完整地披露该项申请及该说明书所关乎的发明，以使擅长有关技术的人能够施行。在法院诉讼中，侵权人会提出专利权人未履行披露义务，从而对专利权效力提出抗辩，香港法官会对此进行审查。在内地法院诉讼中，亦存在被告提出专利内容披露不充分、不完整，导致专利权利要求不清晰、不明确的抗辩，但内地法院一般对此不予审理。

专利侵权救济

香港《专利条例》规定，专利侵权救济措施包括颁发强制令制止被告作出侵权行为、作出命令将侵权产品或将该产品属其不可分拆的组成部分的任何物品交出或销毁 ；支付损害赔偿、交出侵权所得利润、宣布该专利属有效且为被告人所侵犯，但同时明确损害赔偿和命令交出侵权所得利润不得同时适用。另外，由于香港适用判例法，在评判被告的行为是否侵权时，若无相应成文法律规定作为依据，法官有权依据普通法判例决定被告的行为是否构成专利侵犯。香港所有知识产权案件（包括专利案件）的一般做法是：在就损害赔偿或利润帐目进行调查之前，应先决定法律责任问题。

与香港不同，内地《专利法》未明确规定专利侵权救济的方式，司法实践中一般直接援引《侵权责任法》的规定要求侵权人承担停止侵权、赔偿损失等民事责任，并未有香港《专利条例》规定的责令交出侵权产品或销毁和确认专利有效且构成侵权的宣告判决选项。

在专利纠纷赔偿额的确定方面，内地《专利法》有明确规定，香港《专利条例》则并未作规定。由于香港属判例法系，法官在审案过程中，在现行《专利条例》无明确规定的情形下，仍会按判例法进行裁判。内地《专利法》及相关司法解释规定了多种确定赔偿数额的方式，包括权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费，还有根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素由法院酌定三万元以上、五百万元以下金额的法定赔偿方式，也有一倍以上、五倍以下的惩罚性赔偿方式，并明确赔偿数额还应当包括维权合理开支；另外，还将责令侵权人提供账簿作为确定赔偿数额的一种考察因素。

香港《专利条例》还规定了就局部有效的专利遭侵犯而判给损害赔偿等救济，即专利被裁断为只属局部有效的，法院可就该专利被裁断为有效且遭侵犯的部分给予救济。内地法院则根据权利人主张的权利要求确定专利权的保护范围，在专利具有多项权利要求的情形下，部分权利要求被宣告无效，专利权在其他权利要求的基础上被维持有效的，有效部分的权利要求亦能得到保护。内地侵权技术比对遵循全面覆盖原则，要求将被诉侵权技术方案的技术特征与本专利权利要求记载的全部技术特征进行比对，缺少权利要求记载的一项或者一项以上技术特征，或者有一项或者一项以上技术特征不相同也不等同的，即认定不构成侵权。

侵权抗辩

香港《专利条例》规定，被告证明其侵权当时不知悉亦无合理理由假设该专利已存在的，则不得判给损害赔偿和交出所得利润。这与内地的合法来源抗辩具有相似之处。内地《专利法》及相关司法解释规定，被告能证明其实际不知道且不应当知道其售出的是侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

禁令救济

香港建立了包括永久禁令、临时限制令和初步禁令等在内的比较成熟完善的禁令适用制度体系，并遵循规范的禁令审查标准，尤其是临时禁令在知识产权诉讼纠纷中获得了广泛的应用，是与损害赔偿并行的一种基础性救济方式。香港法院一旦发现侵权行为，几乎总是会颁布禁令。然而，作为一种衡平法救济，法院保留不发布禁令的自由裁量权。鉴于专利诉讼的复杂性，法院可能不批准临时禁令。对专利的临时禁令申请，法官一般需要在收到实质性审查证明或法院认定相关权利要求有效后作出。香港法院适用普通法上的临时禁令制度，使得大部分专利案件在诉中即得到有效解决。

内地也在《专利法》上建立了对应临时禁令制度的行为保全制度。最高院曾专门出台关于知识产权行为保全的司法解释，但缺乏禁令的类型化体系，也尚未建立规范成熟的禁令审查程序规则和实体审查制度，亟需法官通过案例实践推动其走向成熟，规范指引法官依权利平衡等知识产权原则颁发禁令。目前的司法实践中，大部分专利案件还需要经过完整、复杂的诉讼流程进行结案，禁令尚未在专利纠纷解决中发挥突出作用。

结语: 推进内地与香港两地专利法律保护规则衔接

首先，在遵循国际公约规则的基础之上，实现两地知识产权法律保护标准的协同、对接。内地和香港都是《保护工业产权的巴黎公约》《专利合作公约》以及《与贸易有关的知识产权协定》成员，两地专利权保护范围的确定均以权利要求书为准，排他权均包括禁止他人未经许可而为商业经营目的制造、使用、销售、进口行为。《TRIPS协定》明确知识产权属私权，内地与香港均应当秉持私权保护的立场，实现两地保护理念的对接。《TRIPS协定》第46条“其他补救”中规定，为有效制止侵权，司法机关有权在不给予任何补偿的情况下，责令将已被发现侵权的货物清除出商业渠道，以避免对权利持有人造成任何损害，或者下令将其销毁；第59条“救济”中明确，主管机关有权责令销毁或处理侵权货物。内地《专利法》及司法实践中，应当明确司法机关有权采取销毁或处理侵权货物这一救济措施。《TRIPS协定》第3节“临时措施”第50条规定，司法机关有权责令采取迅速和有效的临时措施以便防止侵犯任何知识产权。内地法院应该充分发挥临时措施这一救济手段，通过临时禁令使大部分专利案件在诉中得到快速有效解决。

其次，内地和香港两地知识产权保护规则标准应“就高不就低”，对知识产权进行严格、全面、规范的法律保护，共建国际化、法治化、便利化的知识产权保护环境。规则本身没有绝对的优劣之分，但规则保护的严格程度存在“高低差异”“标准差异”。比如，内地专利司法保护中，绝大多数案件适用法定赔偿作为赔偿标准，赔偿金额偏低。比较而言，港澳地区对专利侵权案件适用较重的经济赔偿，还可能进行刑事指控，惩罚性色彩较重。深圳等地于2020年出台惩罚性赔偿意见，就是与港澳专利司法保护规则的有效衔接。

再次，在保持原有规则差异情形下，可通过具体的“小切口”操作进行衔接对接。比如，《巴黎公约》规定，专利侵权不应当限于直接侵权行为类型。内地可以逐步与香港的关于专利间接侵权的开放式保护方式衔接，不再局限于对直接侵权行为类型进行法律保护。又比如，内地法院可以借鉴香港等地的国际通行做法，在确定赔偿金额之前，先决定专利侵权问题。深圳中院在大疆“云台相机”一案中，引入“先行判决+临时禁令”的裁判方式，对已经查明的专利侵权事实部分作出先行判决，判令侵权人承担停止侵害的法律责任，对侵权损害赔偿部分继续审理以进一步查清案件事实，后续另行制作裁判文书，就是实现与香港专利法保护规则协同对接的有益探索。

最后，内地与香港两地也应当逐步对标《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等国际标准，促进知识产权保护规则与国际高标准、高水平跨域知识产权保护规则接轨，以此推进内地与香港两地知识产权保护规则衔接。

注释：

[1]2022年11月，香港立法会三读通过《内地民商事判决（相互强制执行）条例草案》。

[2]根据最高院相关司法解释的规定，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。