美国商标裸许可失权制度的发展与适用

摘要：在现代商业社会中，质量控制原则和商标裸许可失权制度仍然是商标品质保证功能的保障，有利于商标资源的最大限度利用和有效率、有秩序的竞争环境的建立，在现代商业社会仍然有其适用的意义和必要性。商标裸许可失权制度在适用上应当一方面继续发挥其商标品质保证功能，另一方面也应为新消费需求下推销型商标许可使用留出制度空间，更好地适应和促进商业社会的发展。

商标裸许可失权制度首创于美国，体现了随着商业社会的发展，商标功能发生的衍变、司法界对商标许可态度的转变，以及质量控制标准与竞争政策的改变。虽然在推销型商标许可使用背景下，对商标裸许可失权制度的适用呈现出越来越谨慎的趋势，但商标裸许可失权制度还是具有其存在的意义和适用的必要性。

商标裸许可失权制度原理

商标裸许可失权制度的法条依据

商标裸许可（naked licensing）失权制度首次建立于美国商标法，指在商标许可中，商标所有人应当对商标被许可人进行质量控制，缺失质量控制而导致消费者遭受欺诈的情形即为“裸许可”，表明了商标所有人对商标的放弃，继而引起商标所有人对商标失权。

美国商标裸许可失权制度可以从兰哈姆法案中找到依据。《兰哈姆法》第45条（b）明确规定，如果商标权人造成了商标丧失表征来源意义的，则视为商标权人放弃了商标：“商标所有人的任何行为，包括不作为和委托行为，一旦导致该商标……失去显著性，那么无论商标所有人有无抛弃商标的意愿，该商标都被放弃了。”商标不得被随意许可，而应置于商标所有人的控制之下；失去了商标所有人的质量控制，就有可能导致产品质量不一致，使消费者受到欺骗；而当产品质量变得不一致且消费者产生误认或混淆的时候，商标上所承载的商品的显著性就不复存在了，这意味着导致该商标失去显著性的商标所有人放弃了该商标。

从商标的指示功能到质量保证功能

商标之所以应当受到保护，首先是由于其具有指示功能。在商标法律制度的早期，商品经济不发达，商业活动比较简单，商标的主要功能就是为购买者指明商品来源的指示功能。在这样的认识下，将商标许可给另一企业使用的做法就是对消费者的欺骗与混淆，商标许可因而被严格禁止。然而，随着商品经济的发展，商标作为商誉的载体越来越受到重视，商标权也被视为一种无形的财产权。基于这种认识，更多的人认为商标应当是可以许可甚至是转让的。此时，商标的指示功能就发展出了质量保证功能：商标向公众保证了商品质量和特征的“一致性”，只有当商标正确地向公众提供信息时，商标才不会失去其作为一个区别标志或者说指示标志的显著性。基于这一“商标确保产品质量一致性”的原则，大多数法院都认为商标不得被随意许可，而应置于商标所有人的控制之下 ；失去商标所有人的质量控制，可能导致产品质量不一致而使消费者受到欺骗，从而构成“裸许可”。

随着经济社会的发展，商标许可已经成为经济活动的重要组成部分，得到了法律的保护和鼓励。商标品质保证功能理论为商标许可实践提供了理论支持。质量保证理论认为，消费者所关心的并非商品的来源，而是相信在相同商标下所表征的商品应具有相同的品质。在此理论下，商标的主要功能是向消费者指明，当其购买标有某一商标的商品时，可以得到如同其过往曾经购买的标有同一商标的商品的质量保证。[1]因此，商标许可使用应当以消费者利益保护为中心，并遵循严格的产品质量控制。商标许可使用被法院认定为是消费者可容忍的有限度的欺骗行为[2]，将商标所有人对产品“品质和质量”的控制作为商标许可有效性的条件，似乎是避免造成欺骗公众的唯一有效方法。

但是，即使在兰哈姆法案修订之后，法院也没能详细阐明如何解释“控制”和“质量”，尤其是如何解释“足够的控制”和“一致的质量”，而只能交由法官在个案中逐一分析，这毫无疑问地导致了司法实践上的不一致性。

司法实践中“质量控制”标准的变革

如前所述，对于“质量控制”的判定并不存在一个既定的标准，而“足够的控制”和“一致的质量”这样的文字表述十分模糊、难以精确界定，导致在司法实践中其定义只能由法官进行个案认定。随着时代的发展，“质量控制”判断标准在实践中主要呈现以下三种类型。

“足够的监管和检查”标准

兰哈姆法案颁布之后，美国20世纪40-50年代的司法判例中总会习惯性地提到无控制的许可是无效的。然而，也有一些法官表现出了对“质量控制”采用更加宽泛的解释的意识。例如，在判断许可的有效性时，有的法院认为“严格地”控制并不必要，而以“原告是否对被许可人的生产制造行为进行足够的监管和检查”（sufficiently policed and inspected）[3]为判断基准。由于此类问题所采取的个案判断原则，关于如何界定“足够的”控制也存在标准不一的现象，导致实践中当事人难以预知一个许可合同是否会被宣告有效。

“事实上的控制”标准

除了上述的不一致性以外，兰哈姆法案纳入该质量控制原则以来的几十年里，针对如何在许可协议中对质量控制进行规定，相关规范标准也呈现出分歧。就传统的判断标准来说，质量控制条款必须要以文字形式进入许可协议之中。然而，在一些判例中，法院采取了更为灵活的标准。尤其是自20世纪60年代开始，法院在许多判例中认为，“事实上的控制”（actual control）而非“合同形式的控制”（contractual control）足以证明许可的有效性[4]。

这种脱离合同中的文字规定去找寻许可人进行控制的证据的趋势，首先确立于1959年的Dawn Donut Co. v. Hart'sFood Stores, Inc.案[5]。该案中，法院认为，许可的有效性与合同中的文字之间并非直接相关，只要许可人事实上进行了控制，即使合同中不存在质量控制条款，也可视为许可人进行了质量控制 ；而若许可人缺少事实上的控制，那么即使许可合同中包含质量控制条款，也应视为许可人放弃了商标。“事实上的控制”原则自确立之后就被美国司法领域普遍接受。有些法院在判例中进一步指出，如果事实上的控制存在，双方口头上的许可协议也可以构成有效的许可[6]。

质量控制标准趋于宽松

“事实上的控制”标准诞生之后的几十年中，随着商标许可在经济发展中占据越来越重要的地位，大多数法院对商标许可持友好的、宽松的态度，仅有极少数司法判例对质量控制进行保守性解释，这一趋势一直持续至今。大多数法院表现出愿意“在寻找足够的质量控制时把所有石头都翻过来”[7]的态度，只要商标所有人对被许可人进行了一定的控制，就宣布其许可有效。但与此同时，也有一些法院对Dawn Donut案判决表示反对，并指出即使不存在事实上的控制，仅有合同中的质量控制条款也是足够的。在2003年的Glow Industries, Inc. v. Lopez[8]一案中，法院认为“若合同中有对被告对产品质量进行控制的文字……那么举证责任即转移至原告，原告须证明被告并未实施控制”。这个判决表现出了对“合同中控制而事实上无控制”的许可行为的支持，因而引发了一些批评，并不是所有的法院都同意这样的倾向。因此，缺位的或不充分的质量控制，对于商标持有人来说仍然是“非常冒险的商业行为”[9]。

总体来讲，商标许可中的质量控制标准经历了从严格控制到足够的控制，再到事实上的控制，再到最小控制的由严格到宽松的变化阶段。相应地，商标的裸许可失权制度也表现出了从适用到谨慎适用再到逐步落寞的过程。

商标裸许可失权制度的适用意义

制度的建立和发展必将迎合社会的发展 

由前文可知，商标裸许可失权制度的适用情况与司法界对商标所有人对被许可人的质量控制的态度息息相关。随着判例法中的质量控制标准从严格到宽松的变化，对商标裸许可失权制度的适用也逐步严格起来，大多数法院都不会轻易宣判一个商标失效。如表1所示，质量控制标准的衍变正是与商业社会的发展、消费者需求的变化、商标功能的衍变相适应的：

可见，随着社会的变革，商标裸许可失权制度的适用情况也必将发生改变；同样，制度所体现出来的竞争政策也必将迎合社会的发展趋势。那么，随着质量控制标准的逐渐放宽和商标裸许可失权制度适用的愈加谨慎，在这个提倡商标资源物尽其用、提倡商标的推广型许可的现代商业社会环境下，商标裸许可失权制度是否会随着愈加谨慎的适用而逐渐退出舞台呢？

商标裸许可失权制度仍有适用的意义和必要

笔者认为，在现代社会，商标裸许可失权制度依然有其存在的意义和必要性。

首先，虽然在推销型商标许可使用的背景下，对消费者来说，经济水平的提高使得消费需求从物质消费走向精神消费，质量已经不再是引起消费者兴趣的唯一理由，同一商标的产品来自于不同生产商对消费者来说也不再被认为是欺骗行为；但商标许可使用下，严重不符合消费者合理信赖与预期的产品出现在消费者市场中，仍然是对消费者的欺诈和对消费者利益的损害。商标裸许可失权制度的存在，仍然是商标的品质保证功能的有力保障。

其次，在商业社会中，我们难以保证商标权人和商标被许可人的行为总是理性而负责的。商标权利人盲目赚取许可费而泛滥地许可自己的商标且无心加以质量控制的情况时而有之，这将导致对消费者利益的损害，也将使得自己的商标和辛勤积累的商誉毁于一旦。这与商标法既保障商标权又要维护公平竞争、保护消费者利益的复合目标也是相背离的。对于商标被许可人来说，脱离商标所有人的质量控制，被许可人极有可能为了实现短期利益而降低生产质量。毕竟被许可人对商标并不享有直接的所有权，而只享有一定期限内的使用权，一个商标的长期利益和长远发展可能并不在被许可人的考虑范围之内。因此，质量控制原则和商标裸许可失权制度的存在，既允许了商标许可使用的存在，又要求商标权人实施足够的质量控制以符合竞争政策所倡导的有效率的秩序与公平，这符合最大限度地利用商标且不产生外部不经济性的资源本位观。[10]

综上，在现代商业社会中，质量控制原则和商标裸许可失权制度仍然是商标品质保证功能的保障，有利于商标资源的最大限度利用和有效率、有秩序的竞争环境的建立，在现代商业社会仍然有其适用的意义和必要性。商标裸许可失权制度在适用上应当一方面继续发挥其商标品质保证功能，另一方面也应为新消费需求下推销型商标许可使用留出制度空间，更好地适应和促进商业社会的发展。

注释：

[1]乔启东.商标许可中商品质量控制制度研究[D]. 湘潭：湘潭大学，2012.

[2]王思喻.商标许可使用的观念和制度——以实现竞争政策的目标为中心[D].重庆 ：西南政法大学，2014.

[3]Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 367 (2d Cir. 1959).

[4]Nat'l Lampoon, Inc. v. Am. Broad. Cos., 376 F. Supp. 733, 737(S.D.N.Y. 1974).

[5]267 F.2d 358, 368 (2d Cir. 1959).

[6]Transgo, Inc. v. Ajac Transmission Parts Corp., 768 F.2d 1001, 1017-18 (9th Cir. 1985).

[7]Bannon, The Growing Risk of Self-Dilution, supranote 111, at 579.

[8]273 F. Supp. 2d 1095.

[9]J. Thomas McCarthy, McCarthy On Trademarks And Unfair Competition§ 18:1 (4th ed. 2007).

[10]王思喻.商标许可使用的观念和制度——以实现竞争政策的目标为中心[D].重庆 ：西南政法大学，2014.