第三方销售二手商品是否构成商标权人的真实使用
2023年8月29日,欧盟知识产权局第五上诉委员会在“TESTAROSSA”商标撤销案中,指出第三方销售二手商品不构成商标权人的真实使用,商标声誉本身的持续也不能等同于商标的使用。
法拉利公司是国际注册指定欧盟的文字商标“TESTAROSSA”的所有人,该商标注册使用于第12类和第28类的多种商品。2015年,法拉利公司引证该商标对他人商标提起异议时,被对方以不使用为由提起撤销。
法拉利公司举证并抗辩指出,Testarossa是其在1984年至1996年生产的一款运动汽车,是史上最辉煌的法拉利车型之一。尽管不再生产,Testarossa汽车在收藏市场仍然极受欢迎,被重新销售为最受追捧的、价值最高的运动汽车之一。
撤销申请人认为法拉利公司30来年一直未使用该商标。收藏家之间二手法拉利Testarossa跑车交易不构成商标的真实使用,第三方独立汽车经销商的极少销量,不是法拉利公司为之,也没有经过法拉利公司的同意,也不构成商标的真实使用。
2016年12月16日,在处理第12类的商品时,撤销处撤销了“TESTAROSSA”在“汽车”之外的注册。之所以保留“汽车”,是因为在涉案期间,带有“TESTAROSSA”商标的汽车在各个成员国市场上仍在交易,并被相关公众认可为来源于法拉利公司。双方上诉。上诉委员会中止程序,等待欧盟法院就德国杜塞尔多夫法院请示的平行案件(C-720/18和C-721/18)作出初裁。2020年10月22日,欧盟法院初裁明确,二手商品如果是商标权利人本身出售,那商标就仍是在标明权利人的身份及其对商品的保障,就是真实使用。
根据前述初裁,上诉委员会对本案涉及的问题合并审查并作出裁定(R334/2017-5以及R343/2017-5)。针对有关12类汽车上的注册问题,上诉委员会认为,本案涉案期间(2010年至2015年)法拉利公司的“TESTAROSSA”商标未在“汽车”上真实使用,因为法拉利公司自己没有销售二手汽车,第三方出售二手Testarossa汽车或其零部件不能认为是法拉利公司的真实使用。权利用尽后第三方对标记的使用不是商标权利人的真实使用。在首次销售给分销商后,除非商标所有人积极参与这些二手商品的第三方销售,或收取佣金,甚至被告知这些销售,都不再涉及商标权利人的真实使用。本案中,法拉利公司并没有证据证明前述情形的存在。上诉委员会还明确,单纯的知名度本身并不能证明真实使用:一个商标曾被广泛使用,停止使用多年以后可能仍享有知名度,但这不能证明作为商标被持续地使用。另外,对于替换零件的问题,上诉委员会认为,销售替换零部件可构成主要产品——“汽车”的使用,前提是相关公众认为它们来自同一家公司并且是商品的组成部分。然而,本案中,某些零部件是从旧车辆中取下并由独立的交易商出售,虽然提到“Testarossa”,但仅仅是以描述性方式表明零部件与汽车适配,也不能看作法拉利公司的商标使用。
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