从“好医生”案看驰名商标“按需认定”原则

2020年6月，随着北京市高级人民法院对“平安好医生”商标无效案作出终审行政判决，以及国家知识产权局依据上述判决宣告该商标无效，围绕好医生药业集团有限公司（简称好医生公司）“好医生”商标与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称平安保险公司）“平安好医生”商标之间的商标无效纠纷案落下帷幕。与此同时，好医生公司亦以侵犯注册商标专用权为由向法院提起民事诉讼，成都中级人民法院和四川省高级人民法院一审、终审均判决，平安健康互联网股份有限公司（平安保险公司旗下分公司，简称平安健康公司）使用“平安好医生”商标的行为，构成对好医生公司的商标侵权。上述系列民事诉讼与行政诉讼案件均涉及驰名商标的认定问题，法院对不同案件采取了不同的认定态度，体现了驰名商标“按需认定”原则的基本逻辑。

2016年9月，平安保险公司就第17556160号、17556302号、17554836号、17554844号4个服务商标（见图1、图2）获得授权，后平安保险公司将前述4个商标授权给平安健康公司使用。以上4个商标的文字部分均为横向排列的“平安好医生”字样，图片部分均为红色的“笑脸”图形，其通过不同的图文组合方式予以区别。

平安健康公司获得涉案商标的使用许可后，在网页、手机App的下载界面标注“平安好医生”图文标识，在App的操作界面上使用“平安好医生”“好医生”标识。[1]注意到平安健康公司对于上述商标的使用行为后，好医生公司以侵犯注册商标专用权及不正当竞争为由，向成都市中级人民法院提起诉讼，基于其所注册使用的第1908463号、1951785号、6834054号图文商标（见图3），请求法院制止平安健康公司对其商标专用权的侵害行为及擅自使用“好医生”企业名称的不正当竞争行为。同时，好医生公司对国家商评委作出的“对争议商标予以维持”的决定不服，以国家知识产权局为被告、以平安保险公司为第三人向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求宣告涉案商标无效。诉讼程序中，好医生公司均请求依照《商标法》第十三条第三款启动驰名商标的认定程序。法院的相关裁判实践，较为系统地体现了驰名商标认定的“按需认定”原则。

2001年，最高人民法院公布《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，司法认定驰名商标的效力首次得到司法解释层面上的承认。[2]2002年10月，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》发布，第二十二条[3]中能够看到驰名商标司法认定“按需认定”原则的雏形。2009年4月，最高人民法院发布《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》，该司法解释进一步明确了驰名商标司法认定的相关原则。同时，《商标法》第十三条第一款中“持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护”，与第十四条第一款中“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”的表述，也能够较为清晰地表明驰名商标的“按需认定”原则。

“按需认定”原则作为驰名商标司法诉讼中的一个重要原则，对其正确认识和适用，有助于克服实践中长期存在的驰名商标异化问题。“按需认定”原则具体包括以下四个方面的含义：一是驰名商标认定应当是因“处理案件”所需而非当事人所需。在实践中，有的当事人出于宣传目的，希望法院对其商标做出驰名商标认定，对于这种认定目的，司法机关应加以特别注意。二是缺乏驰名商标法定要件的情况不作驰名认定。三是在原告与被告的商品相同或类似情形下不作驰名认定，因为在此种情况下，无论是对于商标确权还是对于商标侵权纠纷，均无必要对是否驰名问题做出认定。四是可通过其它途径获得充分救济的情形下不作驰名认定

同时，“按需认定”原则指导着《商标法》第十三条各要件的判断顺序。以民事侵权程序为例，《商标法》第十三条第一款和第三款共包含以下四个要件：第一，原告方的商标须为驰名商标；第二，被告的行为构成对该商标的复制、摹仿或者翻译；第三，该复制、摹仿或者翻译的行为会误导公众；最后，驰名商标注册人的利益可能会因此受到损害。即使原告方的商标在客观上具有一定的知名度，已经达到了《商标法》所要求的驰名程度，若后几个要件中有任一项不满足，法院亦没有认定该商标为驰名商标的必要；举重以明轻，此时，法院甚至不需审查相关商标的驰名程度。[4]

事实上，在“好医生”系列案件的民事与行政程序中，原告方好医生公司均要求相关法院对第1908463号进行驰名商标的认定，并要求依据《商标法》第十三条对其注册商标予以跨类保护。法院在行政案件和民事案件的审理中均贯彻了按需认定原则，在两类案件的审理中，一、二审法院虽对于驰名商标认定程序的启动与否存在争议，但在不同的诉讼程序中，好医生公司的商标注册专用权均得到维护，这与其商标背后的商誉积累不无关系。

“好医生”行政确权系列案件共包含一审案件7件、二审案件7件。7件一审和7件二审案件均为关联诉讼，共形成行政判决书14份，共涉及平安保险公司注册的商标7个，好医生提供的引证商标近10个。7个案件的审理过程中，原告好医生公司基于第1908463号商标提出驰名商标认定的请求。7个案件中的7个争议商标核定使用范围不尽相同，其案情也不尽相同，由于驰名商标认定程序的启动应基于“案件的实际需要”，法院在审理时基于不同的案情作出了不同的评判。据统计，北京知识产权法院对7个案件进行一审时，均启动了驰名商标的认定程序；北京市高级人民法院对上述7个案件进行二审时，根据“按需认定”原则，认为应进行驰名商标认定的为4件，不应进行驰名商标认定的为3件。将7个案件进行分类整合，可以从不同角度探析驰名商标的司法认定问题，本文选取7个案件中的2个代表性案件为例，分析一、二审法院对于按需认定原则的态度与做法。

 第17554331号“平安好医生及图”商标无效案中的“按需认定”原则

本案中，争议商标系第17554331号“平安好医生及图”商标，其被核定使用在第10类商品上，主要包含医疗器械、理疗设备、奶瓶等商品。原告方好医生公司提供9个引证商标，其中包含文字商标与图文商标，分别被核定使用在第5类和第10类商品上。其中，第5类主要包含“人用药”等商品，第10类主要包含“医用诊断设备”等商品。

案件审理过程中，好医生公司请求援引2014年《商标法》第七条第一款[5]关于诚实信用的原则性规定，认定平安保险公司的注册商标无效。同时，为实现跨类保护的目的，好医生公司请求北京知识产权法院对第1908463号“好医生及图”商标进行驰名商标的认定

在案件审理时，北京知识产权法院有条件地启动了驰名商标的认定程序：首先，该法院依据《商标法》第三十条[6]和第三十一条[7]认定争议商标与引证商标核定使用的商品范围有部分重合，构成同种或类似商品，容易造成相关公众的混淆误认；其后，法院根据《商标法》第十三条第三款得出结论，争议商标在“奶瓶”这一商品上的申请注册需单独论之，因此，一审法院就其单独启动了驰名商标的认定程序。认定过程中，引证商标的知名度虽被认可已经构成驰名商标，但由于该商标达到驰名状态的商品为人用药商品，与“奶瓶”存在较大差异，不满足《商标法》第十三条第三款中的“误导公众”与“利益受损”两个要件，因此，北京知识产权法院未给予原告驰名商标跨类保护。[8]

二审中，北京市高级人民法院对于北京知识产权法院启动驰名商标认定程序的做法予以批判，认为其违反了按需认定的原则。二审法院认为，如果涉案商标的申请注册并不会因引证商标构成驰名商标而受到影响，那么即使引证商标构成驰名商标，法院也不应单独进行认定。在该案中，由于引证商标达到驰名状态的商品与被告商标注册的商品类别存在较大差异，二者不构成《商标法》第十三条第三款意义上的模仿、复制，因此，一审法院不必就此商品领域单独启动驰名商标的认定程序。[9]换言之，无论引证商标是否构成驰名，如果涉案商标的申请注册都不会受到影响，驰名商标的认定就应按照“案件的实际情况所需”而非“当事人所需”进行认定。

第17554836号“平安好医生及图”商标无效案中的“按需认定”原则

本案中，争议商标系第17554836号“平安好医生及图”商标，其被核定使用在第44类服务上，主要包含医药咨询、远程医学服务、医疗设备出租等服务。原告方好医生公司提供10个引证商标，其中包含文字商标与图文商标，分别被核定使用在第3类、第5类、第11类等商品上，其中，请求认定为驰名商标的第1908463号商标主要使用在人用药等商品领域。

本案中，北京知识产权法院首先依据《商标法》第三十条与第三十一条认定争议商标与引证商标核定使用的商品或服务关联性较小，不易造成相关公众的混淆，因此，二者不构成类似商品或服务。其后，该法院依照好医生公司请求依照《商标法》第十三条第三款启动跨类保护程序的诉请，针对第1908463号“好医生及图”商标启动了驰名商标的认定程序。

一审法院首先认定，第1908463号引证商标在人用药商品领域上的驰名程度；其后，法院认为人用药商品领域与争议商标核定使用服务的相关公众存在交叉，同时从呼叫、外观等方面来看，争议商标的注册使用满足“误导公众”与“利益受损”两个要件。基于此，争议商标的注册使用违反了《商标法》第十三条第三款的规定，第1908463号引证商标被认定为驰名商标，其可以通过驰名商标制度获得跨类保护。[10]

北京市高级人民法院二审从驰名商标“按需认定”原则的角度出发，首先肯定了一审法院将引证商标认定为驰名商标的做法。同时，二审法院为该驰名商标的认定提供了更为充分的理由。在其判断“误导公众”这一要件是否成立时，二审法院从相关公众的交叉与重合的角度，进一步论证了引证商标与争议商标核定使用的商品或服务的紧密度。[11]

自原告好医生公司发现平安健康公司在相关网页、手机App中使用使用“平安好医生”“好医生”标识后，其便开始了民事诉讼程序的维权之路，并在诉讼中请求认定第1908463号商标为驰名商标。在民事侵权诉讼程序中，一、二审法院较严格地贯彻了按需认定的原则，均未启动驰名商标的认定程序。

本案中，原告的涉案商标核定使用在第5类“人用药”等商品领域上，而被告在其官网上标注“平安好医生”等字样、在其手机App中使用“平安好医生”等字样的行为，属于医疗、健康服务领域。一审及二审法院通过认定原、被告商品与服务构成类似，避免了启动驰名商标认定程序。

法院认为，医疗健康行业中本就存在着“先医后药”的行业惯例，且“平安好医生”App不仅提供医疗咨询服务，还提供药品销售服务，因此，相关商品与服务在用途与消费目的上存在一定的重合性，应当认定为商品与服务的类似。同时，被告使用相关标识的行为容易造成相关公众的混淆。[12]

按照按需认定原则，既然一、二审法院认定了原、被告商品与服务的类似，那么，涉案商标通过同类保护的原则即可得到保护。换言之，在商标法的一般侵权理论即可维护涉案商标的专用权免受侵犯的情况下，从“案件的实际情况所需”角度，就不必再浪费司法资源进行驰名商标的认定，更不必分析对涉案商标进行跨类保护要件成立的可行性。

应当注意，对于驰名商标的认定系事实认定，该制度的存在能够促进商标注册与商标使用之间的良好互动关系。该制度系《商标法》中的例外规定，是立法者根据利益平衡理论对于驰名商标所有人商誉的特殊保护。因此，对于该制度认定程序的启动，应严格按照相关原则；根据案件的实际情况判断无需认定时，切不可启动该程序。随意地进行驰名商标的认定，不仅会使该制度走向异化的道路，更会浪费司法资源。同时，《商标法》第十三条中各要件的适用存在先后顺序，进行驰名商标判断时，应对其进行科学化地排列。

应当明确，驰名商标制度并非等同于完全的跨类保护，当商标的知名度越高时，其保护范围才会越大。同时，驰名商标制度并非万能，具体到“好医生”案中，“好医生”系列案件中的16份判决书完整体现了该制度的认定与保护。当经营者通过持续不断的努力积累商誉并使消费者形成品牌认同感时，自然能够享受知识产权保护赋予相关权益，并享受相关市场对其付出给予的回报。另外，市场竞争者应关注商标背后的价值，在密切关联行业对在先的合法权益予以避让，以避免在投入巨大商业资源后因侵权而导致经济损失。

参考文献：