将影视作品名称注册为商标的可行性路径

引言：

2020年，注定是不平凡的一年！在这一年，我们每个人都见证或亲历了诸多奇迹。在这魔幻一年最后一天上映的电影《送你一朵小红花》，讲述了一个温情飙泪的故事，更让大家思考了特别契合这一年主题的一个终极问题——想象死亡随时可能到来，我们唯一要做的就是爱和珍惜！

而作为知识产权人，在感动擦泪的同时，掏出手机默默登录了商标局网站，看了看“送你一朵小红花”的商标注册情况；结果也是很感动，居然是在2020年11月19日新申请的！还在审查中！笔者遥想2020年8月同样口碑和票房双丰收的电影《八佰》，虽然电影在2020年上映，但其出品公司却早在2017年就申请了若干“八佰”商标，商标保护意识非常值得肯定。

基于中国将近3000万的有效商标注册存量，笔者不鼓励“万物皆标”，但是将显著性的电影名称在“电影”核心服务和常用周边产品上申请注册，比如“影片制作、影片导演、电影发行”、“计算机游戏软件”、“玩具、玩偶”、“图书、海报、文具”等，对于后续进一步开发相应电影IP的商业价值，无疑会扫除很多障碍，也能增强投资人后续投资的信心。

问题的提出：

影视作品是文化和商业价值的结合，好的影视作品不仅仅具有票房号召力，在放映期也有周边开发的商业价值，更是在后续可以做一个完整的产品规划和开发，使其成长为一个长期有生命力的品牌，比如我们熟知的《复仇者联盟》系列、《星球大战》系列、《冰雪奇缘》系列等。

影视作品名称最先为消费者所感知和记忆，但受字数、表达的限制，有些影视作品名称很难产生独创性进而获得《著作权法》的保护。而根据《商标法》，文字可以作为商标进行注册保护，且对于文字构成没有独创性的要求，因此，将影视作品名称申请为商标，不失为一种保护策略。

现实中，我们也遇到很多因未能将影视作品名称注册为商标而踩雷的例子，很多影视公司被提出侵权诉讼，有些被迫更名，更多的是无法进行续集或者游戏产品的开发和周边衍生品的营销、错失大IP的红利。因此影视公司未雨绸缪、将影视作品名称申请为商标进行主动保护，越来越成为主流的选择之一。

但将影视作品名称申请为商标进行主动保护，需要注意什么呢？仅仅起步早就够了吗？笔者经调查发现，“起个大早赶个晚集”在影视作品名称注册为商标方面比比皆是！犹记得“功夫熊猫”案，虽然早在2006年梦工厂公司就申请注册了“KUNG FU PANDA”文字商标，却仍在2013年被陕西茂志娱乐有限公司发起商标侵权诉讼，为何？因为陕西茂志公司在“影片制作”上有获准注册的第6353409号“功夫熊猫”商标。而“唐人街探案”、“捉妖记”商标虽然早早在2015年提出申请，却花费了3年时间才最终注册，为何？因为两个商标均在商标局审查阶段被驳回，后续经历了复审、诉讼等若干程序。

将影视作品名称作为商标注册，要如何避开雷坑，要注意哪些方面呢？

解决方案：

第一步：起步早

中国的商标注册制度采用“在先申请”原则。根据《商标法》第三十条、第三十一条：

《商标法》第三十条：申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。

《商标法》第三十一条：两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

上述法条什么意思呢？

将影视作品名称申请为商标，一定要趁早！

等到电影上映了、大火了再去申请，哪怕只晚了一天，你的商标也会被别人商标阻挡；后续要花费大量的时间和金钱成本。

笔者注意到，同样是票房过了20亿的电影《捉妖记》，商标“捉妖记”的注册过程也是极其波折，因为申请日期比其他申请人晚了1个月，安乐（北京）电影发行有限公司的第17896653号“捉妖记”商标被若干带有“捉妖记”文字的商标阻挡而驳回，安乐公司不得不对这些仅仅早了1个多月的商标提出异议、无效宣告等申请，最终经过了漫长的3年时间，才获得了属于自己的“抓妖记”商标【1】。

第二步：商品/服务选的准

商标的申请和注册需要区分不同的类别；但应当明确的是，商标保护的路径虽好，但笔者不建议在全部45个类别申请，第一是浪费有限的商标资源，第二是全类申请本身对于申请人而言也占用了较多的前期投入和后期维护成本。

一般来讲，影视行业产业链包括影视作品编剧、拍摄、制作、发行、放映、版权经营、衍生产品开发等环节。根据四分法或者五分法，影视公司可以将45个类别分为4个或者5个不同级别，比如“核心产业的类别”、“密切相关周边产品的类别”、“常见/可能涉及的周边产品类别”、“关联度弱的防御产品类别”等。

以《复仇者联盟》系列、《星球大战》系列、《冰雪奇缘》等商标为例，一般会选择的核心产业类别包括：

◎ 第41类“影片制作、影片导演、娱乐服务”等；

◎ 第9类“可下载的影像文件、电子出版物（可下载）、动画片、计算机游戏软件”等。

密切相关的周边衍生品和服务包括：

◎ 第28类的“玩偶、玩具、游戏器具”等；

◎ 第14类“钥匙链（小饰物或短链饰物）”；

◎ 第16类“书籍、海报、文具”；

◎ 第25类“服装、鞋、帽”；

◎ 第18类“手提包、书包”；

◎ 第43类“餐厅、咖啡馆”；

◎ 第21类“杯子、饮用器皿”；

◎ 第30类“饼干、蛋糕”；

◎ 第32类“软饮料”。

当然，根据影视作品的消费群体，企业或者其代理人也要进行差异化选择，比如“小黄人”商标，因为主打儿童产品，还会选择第5类的“婴儿食品”、第12类的“婴儿车”等。

企业可以根据对影视作品的投入、前景和后期规划进行预判，合理、分级地选择商品和服务类别。

而如果未能妥善选择核心的商品和服务，将为后续的市场开发带有很大的障碍。本文开始提到的“功夫熊猫”案，虽然梦工厂公司早在2006年就申请注册了第5400891号“KUNG FU PANDA”文字商标，却仍在2013年被陕西茂志娱乐有限公司发起商标侵权诉讼，就是因为陕西茂志公司在第41类“影片制作”上成功注册了第6353409号“功夫熊猫”商标。而梦工厂公司的第5400891号“KUNG FU PANDA”文字商标申请注册在第9类的计算机外围设备、鼠标垫、光盘盒、计算机游戏卡、计算机游戏盒带、计算机游戏带、电视游戏卡、电视游戏盒带、已录制的录音盒带、已录制的录像盒带、已录制的录音带等商品上。当梦工厂公司基于第9类的第5400891号注册商标对上述第6353409号商标提出争议申请时，一审法院【2】认为：争议商标核定使用的"电影制作"服务一般是指提供影视作品本身的创作和拍摄等类型的服务,引证商标一核定使用的"已录制的录像盒带，已录制的录音带，录制有音乐和电影音带的光盘，录制有音乐和电影音带的数字视频光盘程序"等商品是指将已摄制、制作好的影视作品制作成录像带、录音带、光盘等载体形式的商品，上述"电影制作"服务与引证商标一核定使用的上述商品在方式、功能、内容等方面尚存在一定区别，相关公众不会混淆。因此争议商标的注册予以维持。当然，后续梦工厂公司又通过撤销途径，终于在波折中获得了将第6353409号商标撤销的结果。

由此可见，预先选择合适的商品和服务项目，是对影视作品名称作为商标保护的重要考虑点。

第三步：商标选的好

首先，在商标的选择范围上，不仅要选择作品名称的中文名称，还要包括英文名称，甚至包括主要人物的中英文名称、爆款的台词等。比如“权力的游戏”商标的注册人“家庭票房公司 HOME BOX OFFICE,INC.”，除了注册“权力的游戏GAME OF THRONES”商标外，还申请注册了一系列文字商标，包括“WINTER IS COMING”、“凛冬将至”、“THE LONG NIGHT”、“JON SNOW（人物名）”、“Targaryen（坦格利安家族House Targaryen的名字）”等，为未来打造“权游”的衍生品全链条做好了商标储备。

其次，要避免违反《商标法》的禁用、禁注条款，包括：

《商标法》第十条：下列标志不得作为商标使用：

（一）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的，以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；

（二）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的，但经该国政府同意的除外；

（三）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

（四）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；

（五）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；

（六）带有民族歧视性的；

（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的；

（八）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

《商标法》 第十一条：下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

《商标法》第十六条：商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。

前款所称地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

文章开头提到的口碑和票房双丰收的电影大IP《唐人街探案》系列，虽然在2015年就早早提交了申请，却直到2018年才最终获准注册，就是因为商标包含中文“唐人街”及其对应英文“CHINATOWN”，商标局经审理认为该商标构成了《商标法》第十条第一款第八项规定的不得作为商标注册的情形，进而予以驳回。后商评委（现商标局）审理认为：诉争商标包含了中文“唐人街”及其对应英文“CHINATOWN”，“唐人街”指的是海外华人聚居的街道或区域的名称且为广大消费者所熟知，一般情况下唐人街区域都会开设较多具有中国特色的店铺，以“唐人街”作商标或者商标组成部分易使消费者将其指定使用的商品(服务)误认为来自海外华人聚居的区域，从而对商品(服务)的来源造成误认，产生不良影响。同时，“唐人街”所特指的含义从17世纪起便逐渐形成，现今“唐人街”一词在很多地方已成为中华文化区的代名词。将具有深厚历史、文化背景的“唐人街”作为商标注册并被某一市场主体所占，不仅会影响到海外唐人街华人商户在中国大陆正常使用其所属区域的名称，也是对全世界华人公共资源的侵占，一旦该公共资源被某一市场主体所占，也易造成不良影响。诉争商标属于《商标法》第十条第一款第八项规定的不得作为商标注册的标志。

幸运的是，该商标后经历了一审、二审程序，历经3年最终获准注册【3】。

因为商标法的绝对条款在初审程序中未能获准注册的，还有很多，包括第15243824号“等一个人咖啡 CAFE.WAITING.LOVE”商标【4】（构成商标法第十一条第一款第(三)项规定的缺乏显著性的情形）、第G1213064号“THEWALKINGDEAD”号“THE WALKING DEAD"商标”商标【5】（第十条一款八项“不良社会影响”）等。前一枚商标经过行政或者司法程序，最终获准注册，但“THEWALKINGDEAD”在二审程序最终未能获准注册。

有意思的案件是，第25179206号“知否知否应是绿肥红瘦”商标（构成《商标法》第十一条一款（三）项所指缺乏显著性的情形），其在复审中再次被驳回。后商标申请人积极改变策略，申请了“知否知否”商标，则顺利获准注册。

由此可见，如果在商标申请之前就做好预先规划、检索，对于违反《商标法》“禁用”、“禁注”规定的情形进行高标准的回避，那么无疑将减少授权环节的波折和不确定性。

指导意义：

在国外，很多电影衍生品可以创造出巨大的商业价值，甚至反哺电影行业。影视公司通过作品游戏授权、音乐版权数字化以及实物衍生品等，共同实现了影视作品价值的最大化。但相对比于欧美市场，我国的影视作品衍生市场目前仍在发展的初期，围绕影视IP而产生出来的衍生项目并不多。在中央大力发展文化创意产业和扩大内需的政策下，越来越多的国内影视公司开始注重影视作品衍生品的规划和开发。对于影视公司而言，提前做好影视作品名称的商标、商品/服务的规划，尽早安排、尽早申请、尽早获准注册，主动保护自身影视作品名称的知识产权，才能有机会充分发挥影视大IP的商业效应，并进而共同推动中国影视创意产业的协同发展。

注：

【1】商评字[2018]第0000048223号

【2】(2014)一中知行初字第1608号

【3】(2019)京行终349号

【4】 (2016)京行终5103号

【5】 (2017)京行终874号