浅析非规范使用注册商标构成侵权的考量因素

一、基本案情

“虾皇”商标始于2009年的“潜江虾皇美食城”，“虾皇”商标持有人潘红羽先生。潘红羽先生先后将第43类餐饮住宿“虾皇”系列注册商标授权给原告武汉市楚瀚虾皇餐饮管理有限公司在其提供的餐饮服务上（包括但不限于门店招牌、店内装潢、服务（或产品）包装、广告发布、授权冠名等，以注册商标证核准使用的范围为准）使用其全部类别上的虾皇商标（包括但不限于第8485380号、第17326521号、第20074508号注册商标、与上述注册商标相关的近似商标、延伸注册商标等），被授权人有权在中华人民共和国区域内排他许可使用，并有权在授权有效期限内以自己的名义，再许可第三方在上述使用权限内使用上述商标。原告不仅在全省开设15家直营店，在全国20多个省市拥有加盟店百余家，年营业额突破亿元。“虾皇”多年来先后被获得“十佳龙虾餐饮店”、“油焖大虾最受欢迎金牌菜”、“最受欢迎品牌示范酒店”、“最佳特色菜品奖”、“湖北名菜”，“中国名菜”等荣誉。潘红羽先生代表湖北小龙虾受湖南卫视《天天向上》节目邀约，参加全国虾王争霸赛，四大门派巅峰对决，“虾皇”勇夺第一，获得全国“虾王”称号。被告武汉市武昌区鑫鑫餐饮店未经原告许可，在与原告提供的相同服务类别上擅自使用“虾皇”商标，经营近400平方米的餐厅，已经造成混淆，使相关公众误认为被告的餐厅就是原告的加盟店，被告这种“搭便车”的行为已经严重侵犯了原告的注册商标权。原告为保全证据，对被告侵权事实进行证据保全公证。被告在庭审中辩称被告是经过案外人广州市启典餐饮管理有限公司（以下简称启典公司）授权许可使用注册商标，被告所使用商标标识及图形与原告主张商标无论在外观还是字样有明显区别，不会造成混淆误认。

二、案件争议焦点及裁判

本案的争议焦点之一为被告的行为是否侵犯原告注册商标权。虽然被告辩称其拥有“皇仕虾皇”的注册商标使用权，但在其店招及其菜单、立牌、海报等上面并没有规范使用其自身商标，而是突出使用“虾皇”字样，即“皇仕”加“HUANGSHI”缩小与图形合并加上字体较大的虾皇的文字和英文字母组合图片，或直接使用字体较大的“虾皇”字样，其突出使用“虾皇”字样，与原告涉案两注册商标构成近似。其次，被告在餐具包装、门头门牌等上直接使用“图片”，文字及字体均与原告第17326521号“图片”注册商标相同，与第8485380号“图片”注册商标近似。后被告主张其对皇仕虾皇图片、图片美术作品享有著作权，但将该美术作品用在其餐厅门头、店招及餐厅相关物品上，属商标性使用，与原告注册在先的涉案商标构成近似，对原告涉案注册商标构成侵权。故被告以其享有对该标识的著作权为由，认为不侵犯原告商标权的观点不能成立。

三、案件评析

在现实生活中存在一种现象，侵权人自身享有自己注册商标，但在经营活动中并没有规范使用自身享有商标，而是在使用自己的商标同时攀附有一定知名度商标，以一种“原创”加“借鉴”组合方式出现，企图规避侵犯他人商标权风险。上述案例的被告就是利用这种模式，在使用自身商标基础上，突出使用享有一定知名度商标，引起消费者混淆。

商标权人未严格按照商标注册证上登载的商标信息规范使用其注册商标，而是对注册商标进行拆分，随意组合或者单独使用与知名商标近似显著性标识，容易使消费者产生混淆，构成对他人商标侵权的，应承担相应的法律责任。

在具体司法实践中，如何判断商标权人改变注册商标行为构成商标权侵权，可以从以下几个因素进行考量：

1、涉案经营行为是否与权利人享有注册商标所核定服务项目范围相同或者近似

我国《中华人民共和国商标法》第五十七条规定：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……”，能够造成消费者混淆前提是二者商标使用类别是相同或者近似的。就本案而言，涉案侵权行为从事餐饮服务行业，而原告注册商标核定使用服务项目范围就包含餐馆服务这一类。这就为涉案行为可能侵权埋下伏笔。

2、侵权人是否规范使用自身享有的注册商标

一般而言，商标权人在使用自身注册商标时候都是完全使用，即与商标注册证上商标保持一致，或者实际使用的商标标识与核准注册的商标仅存在细微差别，且未改变其显著特征的，也可以视为规范使用注册商标。但如果在使用自身商标同时，突出个别文字和图形，改变其显著特征，与其商标注册证上核准商标不一致，就存在不规范使用。就本案而言，被告享有商标是“皇仕虾皇”文字商标，对“皇仕”加“HUANGSHI”缩小与图形合并加上字体较大的虾皇的文字和英文字母享有著作权，但被告在其店面门头上使用“皇仕”加“HUANGSHI”缩小与图形合并加上字体较大的虾皇的文字和英文字母组合美术作品，突出使用“虾皇”二字，虽然与其享有著作权相同，但美术作品作为门头或店招使用就具有商标属性，具有与原告享有商标近似。被告在其餐厅内装潢，餐具包装，服务员服装上都突出“虾皇”字样，这就可以认为被告没有规范使用自身商标，具有攀附知名商标之嫌。

  3、侵权人突出使用知名标识，容易使消费者产生混淆

商标权人通过改变商标标识目的在于攀附知名商标，让消费者产生混淆可能。因此需要考量商标知名度，可以结合权利人提交知名度证据综合考量。还需要判断改变后注册商标与知名商标是否构成近似，是否容易产生混淆，要以公众一般注意来作为判断标准。

司法实践中，侵犯商标权的行为越来越隐蔽和复杂，侵权人通过改变其注册商标，以一种“原创”加“借鉴”组合方式来标识商品或者服务，看似合法合理，其实是披着羊皮狼，需要知识产权守护者火眼金睛揭开羊皮，让侵权者露出狼真面目，保护商标权人合法权益，营造一个良性竞争，充满健康、活力市场。