超出许可协议约定范围使用注册商标构成商标侵权

——2016年浙江知识产权司法保护典型案例候选案件

【案例索引】

（2015）甬慈知初字第169号；裁判时间：2016年1月18日。

（2016）浙02民终2010号；裁判时间：2016年8月24日。

【裁判要旨】

商标注册人可以通过签订商标使用许可合同许可他人使用其注册商标。如果被许可人超出使用许可合同约定的范围使用注册商标，即使商标权人自己尚未在该类商品上使用该注册商标，但因被诉侵权行为挤占了商标权人开拓未来市场的空间，可能会导致消费者的混淆、误认，损害了注册商标的标识来源、质量保障及广告宣传功能，故仍应认定被许可人超出许可协议约定范围使用注册商标行为构成商标侵权。

【基本案情】

合肥美菱股份有限公司（以下简称美菱股份公司）是“美菱”系列商标（、、）的专用权人，“美菱”商标于1997年被国家工商行政管理总局评定为驰名商标。美菱股份公司在冷风扇产品上获得了第9489514、1085319、1085325、674556号商标专用权。在审理过程中，该公司补充陈述，其在取暖器、电暖器上也获得了第674556号、第1173323号商标专用权。2014年5月，慈溪市市场监督管理局接到投诉，对慈溪市双富电器有限公司（以下简称双富公司）位于慈溪市附海工业区的仓库进行了执法检查，发现现场有待售的标有“美菱”商标的冷风扇、电暖器产品约6 000余台，价值达200万元，产品包装上标有“合肥美菱环保设备技术有限公司”。经市监局调查，该批冷风扇、电暖器产品系由合肥美菱环保设备技术有限公司（以下简称环保公司）委托双富公司加工生产。

此外，合肥美菱集团控股有限公司（以下简称集团公司）原系环保公司的股东之一，后于2010年4月19日将其股份转让给合肥兴泰控股集团有限公司。2007年12月21日，集团公司与环保公司签订商标使用权许可协议书一份，约定：集团公司许可环保公司在环保公司自身生产和销售的商品上使用集团公司的商标及标识，协议所指商品为：加湿器，除湿器，制氧机，空气净化器，ROC反渗透产品、果蔬解毒清洗机、护眼灯；集团公司授权环保公司许可使用的商标及标识，环保公司不得以任何形式许可第三方使用；集团公司许可环保公司使用的商标及标识仅限于协议约定的商品，前述商品系环保公司有权生产、销售的产品；许可期限自协议生效之日起5年止，期满后根据需要双方另行协商确定；环保公司保证仅按该协议的规定使用被集体公司许可使用的商标。2011年8月12日，集团公司向合肥仲裁委员会提交仲裁申请，请求依法确认集团公司与环保公司签订的《商标使用权许可协议书》解除等，后合肥仲裁委员会认定双方订立的合同履行期限届满，难以继续达成新的合作意向，合同依约终止。

美菱股份公司认为，环保公司未经授权许可，在其生产、销售的侵权产品上标注美菱商标，严重侵害了美菱股份公司的商标专用权，遂向一审法院起诉请求：判令环保公司停止侵害美菱股份公司注册商标专用权的行为，支付商标侵权行为赔偿金100万元。

环保公司答辩称：环保公司从集团公司处取得了对涉案注册商标的永久使用权，环保公司不存在侵害美菱股份公司注册商标权的事实。此外，环保公司研发、生产、销售相关的美菱产品，不仅没有给美菱股份公司造成任何损害，反而提升了美菱的知名度，美菱股份公司主张的损害赔偿数额没有依据。同时，市监局的产品标明系2012年生产，美菱股份公司到2015年才提起诉讼，已超过了诉讼时效。

【裁判内容】

浙江省慈溪市人民法院一审认为，美菱股份公司系涉案美菱注册商标的权利人。尽管案外人集团公司曾与环保公司签署《商标使用权许可协议书》，但该协议书中约定的环保公司被许可使用的产品范围并不包括空调扇（冷风扇）及电暖器，且集团公司许可环保公司使用的商标及标识仅限于协议约定的商品，即加湿器，除湿器等。根据《类似商品与服务区分表》及相关法律规定，商品分类是按照其功能、用途进行分类，冷风扇的主要功能是调整温度、通风、换气，是空气调节装置的一种，环保公司生产的产品就是“空调扇”。由此，环保公司未经美菱股份公司许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，及在类似商品上使用与其注册商标相同、近似的商标，容易导致混淆，并进行销售，均属侵害注册商标专用权的行为，应承担停止侵权、赔偿损失等法律责任。遂判决环保公司立即停止侵权，并赔偿损失人民币40万元。

一审宣判后，环保公司不服，提起上诉。

宁波市中级人民法院二审认为：关于环保公司是否有权在冷风扇、电暖器使用涉案美菱商标。集团公司与环保公司是不同的法人主体，不能认为其曾经是关联公司，就有权使用集团公司的其他商标。双方应按照商标授权合同的约定来使用商标。依据双方协议书的约定，环保公司被许可使用的产品范围并不包括空调扇（冷风扇）及电暖器，而是仅限于协议约定的商品，即加湿器等。而加湿器和冷风扇的主要功能、用途、吸引的消费者群体等都不相同，故环保公司以冷风扇本质属加湿器，属被许可商标有权使用的商品范围的理由不能成立，一审法院关于环保公司侵害了美菱股份公司商标权的认定并无不妥。关于损害赔偿问题，商标的许可使用本身就是一种商标的使用行为，美菱股份公司提供证据证明其已将涉案商标许可给案外人合肥美菱小家电使用，包括风扇、电暖器等，说明其已在使用所涉商标。环保公司认为美菱股份公司未使用涉案商标，不应赔偿的请求于法无据。故原判综合考虑环保公司侵权行为性质、持续侵权的期间、后果、美菱股份公司商标的知名度、使用时间及其曾通过仲裁等方式向环保公司明确提出过停止侵权的要求等情况，确定40万元的法定赔偿额，基本合理。二审法院遂判决驳回上诉，维持原判。